JURE139013371 BPatG München 29. Senat 20130314 29 W (pat) 29/12 Beschluss § 3 Abs 1 MarkenG, § 3 Abs 2 MarkenG, § 8 Abs 1 MarkenG, § 50 Abs 1 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – dreidimensionale Marke (Kappe eines Schreibgeräts) – abstrakte Unterscheidungseignung – grafische Darstellbarkeit - In der Beschwerdesache … … betreffend die Marke 396 12 584 (Löschungsverfahren S 51/11, S 125/11) hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann beschlossen: Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Dezember 2011 wird aufgehoben. I. 1 Die dreidimensionale Marke 2 wurde am 22. April 1997 unter der Nummer 396 12 584 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Klasse 16 eingetragen. Nach Beschränkung des Warenverzeichnisses durch Teilverzicht mit Wirkung vom 3. November 2011 bezieht sich diese Eintragung nur noch auf folgende Waren der 3 Klasse 16: 4 „Schreibgeräte, insbesondere Füller, Rollerballschreiber, Kugelschreiber, Druckbleistifte; Tinten, Papierbeschwerer, Halter und Ablagen für Füller und Schreibgeräte und Teile dieser Waren, Zubehör, nämlich Kappen“. 5 Am 21. Februar 2011 und 19. April 2011 sind die Löschungsanträge der beiden Beschwerdegegnerinnen eingegangen mit der Begründung, dass die als dreidimensionale Gestaltung eingetragene Marke wegen einer Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen nicht hinreichend bestimmt sei. Mangels weiterer Ansichten bzw. einer perspektivischen Darstellung und einer erläuternden Beschreibung fehle jegliche Information über die dritte Dimension. Damit sei die angegriffene Marke kein Zeichen im Sinne von § 3 MarkenG und genüge nicht den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. 6 Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin hat den beiden ihr am 10. Mai 2011 zugestellten Löschungsanträgen mit am 10. Mai 2011 und 29. Juni 2011 beim DPMA eingegangenen Schriftsätzen vom 9. Mai 2011 und 29. Juni 2011 widersprochen und vorgetragen, § 9 MarkenV verlange weder mehrere Perspektiven des Schutzgegenstandes noch eine Markenbeschreibung. Stelle man, wie gefordert, eine dreidimensionale Form in einer zweidimensionalen Zeichnung dar, so blieben zwangsläufig Teile der dreidimensionalen Gestaltung unabgebildet. Die Dreidimensionalität könne nur durch zeichnerische Hilfsmittel oder durch gedankliche Ergänzung unter Anwendung logischer Denkgesetze sichtbar gemacht werden. Eines dieser Denkgesetze bestehe darin, dass sich die zweidimensionale Darstellung in der dritten Dimension „natürlich“ fortsetze.Das eigentliche Zeichen bestehe aus drei Ringen, welche in bestimmter Position auf der Ware angebracht seien. Das Fehlen weiterer perspektivisch dargestellter Kanten zeige eindeutig, dass es sich um einen runden Körper handeln müsse. Das deutsche Markenregister enthalte in Klasse 16 zahlreiche dreidimensionale Zeichen, die ein Schreibgerät zeigten und nur in einer zweidimensionalen Draufsicht wiedergegeben würden. Schließlich seien die Grundsätze des Vertrauensschutzes zu berücksichtigen. 7 Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 9. Dezember 2011 die Löschungsverfahren verbunden und die Löschung der Marke wegen fehlender Markenfähigkeit und nicht ausreichender graphischer Darstellbarkeit angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei der aus einer einzigen Ansicht bestehenden Darstellung des als dreidimensionale Marke angemeldeten Zeichens werde nicht deutlich, inwieweit Schutz in Bezug auf die „dritte Dimension“ begehrt werde. Soweit die vorliegende Darstellung ein ganzes Bündel von dreidimensionalen Gestaltungen zeige, handele es sich nicht mehr um ein, sondern um eine Vielzahl von Zeichen i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG. Zudem sei das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG nicht erfüllt. Die aus einer einzigen Ansicht bestehende handgezeichnete Strichzeichnung sei nicht geeignet, den Schutzgegenstand in seiner räumlichen Gestaltung und Ausdehnung eindeutig und rechtssicher festzulegen. In den Entscheidungen des BGH zu „Käse in Blütenform“ (GRUR 2004, 329 ff.), „Rado-Uhr II“ (GRUR 2004, 505) und „Transformatorengehäuse“ (GRUR 2004, 507) sei die Dreidimensionalität des Schutzgegenstandes zumindest aus einer Sicht hinreichend eindeutig definiert gewesen, während beim streitgegenständlichen Zeichen jegliches perspektivische Moment fehle, so dass das Zeichen eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen in sich vereine. Die Gestaltung könne flach, oval, rechteckig oder quadratisch sein. Es bestünden auch keine ausreichenden Anhaltspunkte, die dargestellte Form gedanklich in eine runde Form zu ergänzen. Auch wenn eine dreidimensionale Marke durch zweidimensionale graphische Wiedergaben darzustellen sei, könne die Dreidimensionalität durch einfache zeichnerische Mittel sichtbar gemacht werden. So habe die Markenverordnung bereits im Eintragungszeitraum die Möglichkeit vorgesehen, bis zu sechs verschiedene Ansichten einzureichen. Ferner eigneten sich perspektivische Ansichten und ergänzende Beschreibungen, dreidimensionale Gegenstände wiederzugeben bzw. zu erläutern. Von diesen Hilfsmitteln habe die Antragsgegnerin keinen Gebrauch gemacht. Die Anforderungen an die Bestimmtheit des Schutzgegenstandes seien auch im Zeitpunkt der Eintragung maßgeblich gewesen. Soweit die Antragsgegnerin geltend mache, das eigentliche Zeichen bestehe aus drei Ringen, welche in bestimmter Position auf der Ware angebracht seien, berufe sie sich auf eine abweichende Markenkategorie, die nie beantragt worden sei. Die im Anmeldeformular angegebene und im Schriftsatz vom 21. Januar 1997 bestätigte Markenform „dreidimensionale Marke“ könne nicht mehr nachträglich geändert werden. Die bereits abgelaufene zehnjährige Ausschlussfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gelte bei den Löschungsgründen nach §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG nicht. Auf Grundsätze des Vertrauensschutzes könne sich die Antragsgegnerin nicht berufen. Die benannten Drittzeichen, „Ausrufezeichen auf Jeanshosentasche“ und „farbiger Streifen auf Absatz eines Schuhs“ seien als „sonstige Markenform“ gemäß § 12 MarkenV angemeldet worden und daher nicht vergleichbar. Es gebe auch keine Anhaltspunkte, die für die Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung sprächen. Unabhängig von der fehlenden Bindungswirkung einer Voreintragung habe die Antragsgegnerin keine vergleichbaren Eintragungen benannt. Das Kennzeichen 39950559 (adidas Sportschuh) sei als sonstige Markenform mit einer erläuternden Markenbeschreibung angemeldet worden. Die dreidimensionalen Marken 39932216 (Schwan-Stabilo), 39511241 (Société Bic), 39521367 (Faber-Castell) und 39732660 (STAEDTLER) seien leicht perspektivisch dargestellt. Darüber hinaus erleichterten die zum Teil farbigen Eintragungen, qualitativ besseren Darstellungen, Erläuterungen in der Markenbeschreibung oder erkennbar plastischen Oberflächenstrukturen die Erkennbarkeit der Dreidimensionalität. Schließlich zeige die Marke 39706861 (Parker Pen) in zumindest einer Ansicht eine hinreichend bestimmbare Kontur. 8 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, mit der sie beantragt, 9 den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Dezember 2011 aufzuheben. 10 Sie behauptet, die angegriffene Marke werde seit mehr als 15 Jahren benutzt. Lange nach Ablauf der gesetzlichen Ausschlussfrist für die Überprüfung absoluter Schutzhindernisse griffen nun zwei Unternehmen, die sie, die Markeninhaberin, als Plagiateure gerichtlich verfolgt habe, die Marke als nicht hinreichend bestimmt an. Kein bisher mit der Streitmarke befasstes Gericht sei außer Stande gewesen zu erkennen, was durch die Marke geschützt werde, so dass diese sowohl abstrakt markenfähig als auch eindeutig und hinreichend bestimmt sei. Bei ihr handele es sich um eine Positionsmarke, deren Träger (die Ware) der Form nach gar nicht abschließend definiert sein müsse, sondern durch Strichelung angedeutet werden könne. Zum Eintragungszeitpunkt seien sowohl dreidimensionale Gestaltungen als auch Positionsmarken relativ neue markenrechtliche Phänomene gewesen, so dass sich konkrete Anforderungen an ihre Zulässigkeit erst im Laufe der Jahre herausgebildet hätten. Eine erläuternde Beschreibung für Positionsmarken sei damals noch nicht zwingend gewesen. Zudem stünden Positionsmarken den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken nahe, weil sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum Gegenstand hätten. Die Angabe der Markenform als „dreidimensional“ schließe somit nicht aus, dass es sich sowohl um eine dreidimensionale Marke als auch um eine Positionsmarke handeln könne. Da die Marke die Gestaltung dreier Ringe, angebracht auf einem zylindrischen Körper, schützen solle, habe es zum Anmeldezeitpunkt nicht fern gelegen, diese konkrete Positionsmarke als „dreidimensional“ zu kategorisieren. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes verbiete es, eine Marke, die zum Zeitpunkt ihrer Eintragung den damals geltenden Vorschriften entsprochen habe, den heutigen geänderten Maßstäben zu unterwerfen. Dies käme einer unzulässigen Rückwirkung gleich. Aber selbst wenn man von einer dreidimensionalen Marke ausginge, erfüllte sie die Anforderungen an die graphische Darstellung. Nach § 9 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 MarkenV seien weder die Einreichung mehrerer Perspektiven noch eine Markenbeschreibung obligatorisch. Grundsätzlich sei eine zweidimensionale Wiedergabe ausreichend, so dass zwangsläufig Teile der dreidimensionalen Gestaltung unabgebildet blieben. Nicht sichtbare Teile seien im Wege natürlicher Betrachtung gedanklich zu ergänzen. Im Gegensatz zur Entscheidung des BPatG zur komplexeren dreidimensionalen Gestaltung der Penta-Kartusche handele es sich vorliegend nur um eine einfache, regelmäßige zylindrische Figur, bei der es zulässig sei, Rückschlüsse auf die unsichtbaren Partien zu ziehen. Die Darstellung des ovalen, sich verjüngenden Abschlusses auf der rechten Seite der Abbildung ergebe zwingend, dass es sich um einen runden, zylindrischen Körper handele. In den Entscheidungen des BGH zu „Rado-Uhr II“ und „Transformatorengehäuse“ sowie des BPatG zum BIC-Kugelschreiber (GRUR 2002, 163) sei die Unvollständigkeit dreidimensionaler Abbildungen ausdrücklich gebilligt worden. Die Schokoladenstäbchen-Entscheidung des BPatG (GRUR 2012, 283) sei weder rechtskräftig noch auf den vorliegenden Fall anwendbar. Dort sei die Marke durch eine unscharfe fotografische Abbildung wiedergegeben worden, während hier eine klare und saubere Zeichnung vorliege, die bei natürlicher Betrachtung nur eine ganz bestimmte dreidimensionale Form zulasse. Für jeden Betrachter sei offensichtlich, dass die Marke Schutz für drei Ringe beanspruche, welche in bestimmter Position auf einem zylindrischen Körper, in diesem Fall auf der Gewindekante eines Schreibgerätes, angebracht seien. 11 Die Antragstellerinnen und Beschwerdegegnerinnen beantragen, 12 die Beschwerde zurückzuweisen. 13 Die Antragstellerin zu 1.) und Beschwerdegegnerin zu 1.) verteidigt den angefochtenen Beschluss und vertritt die Ansicht, die Antragsgegnerin versuche, drei Ringe als Jahrzehnte altes Designelement markenrechtlich in missbräuchlicher Weise zu monopolisieren. Da die Abbildung der Streitmarke eine dritte Dimension nicht erkennen lasse, komme eine Vielzahl von Gestaltungen in Betracht. Zahlreiche Schreibgeräte und Kappen mit mehreckigen und zum Teil aus eckigem in runden Querschnitt übergehenden Formen (Anlagen Ast 3, Ast 4, Ast 5, Ast 7, Ast 8) sähen in seitlicher, nicht perspektivischer Sicht gleich aus. Es fehle auch an einer unvermeidbaren Unvollständigkeit, weil mit den nach MarkenV zulässigen sechs verschiedenen Ansichten auch komplexere Gestaltungen vollständig darstellbar seien. Es gelte zudem ein Verbot, Schutzrechtsanmeldungen über das Offenbarte hinaus gedanklich zu ergänzen. In den von der Antragsgegnerin zitierten BGH-Entscheidungen sei der Anmeldegegenstand jeweils perspektivisch wiedergegeben worden. Im Beschluss zu „BIC-Kugelschreiber“ sei es nur um die Lesbarkeit eines Schriftzuges gegangen. In der Schokoladenstäbchen-Entscheidung habe wenigstens andeutungsweise eine perspektivische Darstellung vorgelegen. Im Hinblick auf diese Entscheidung über die Anforderungen an die vollständige Offenbarung einer dreidimensionalen Gestaltung und die Frage, ob das Hinzudenken einer nicht offenbarten dritten Dimension auch anhand des Aussehens der beanspruchten Waren zulässig sei, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. 14 Die Antragstellerin zu 2.) und Beschwerdegegnerin zu 2.) rügt zunächst die Verletzung rechtlichen Gehörs wegen zu kurzer Zeit für die Beschwerdeerwiderung infolge kurzfristiger Terminsladung. Nach Eingang des gerichtlichen Hinweises habe sie nur 12 Werktage zur Stellungnahme und zur Beschwerdeerwiderung gehabt. Sie behauptet, die Antragsgegnerin habe die Streitmarke gar nicht benutzt, sondern jahrelang intensiv und aggressiv zur Einschüchterung von Wettbewerbern eingesetzt. Im Übrigen verteidigt sie die angefochtene Entscheidung und ist der Auffassung, die Streitmarke verstoße gegen § 3 Abs. 1 MarkenG, weil sie es ihrer Inhaberin ermögliche, ein abstraktes Konzept zu monopolisieren, nämlich „3-Ring-Gestaltungen“ in unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Ferner hätte die Antragsgegnerin durch Vorlage von bis zu sechs verschiedenen Ansichten sowie Schraffuren und Schattierungen zur Wiedergabe plastischer Einzelheiten ihre Marke eindeutig definieren können. Dass auch schon bei In-Kraft-Treten des Markengesetzes die eindeutige graphische Darstellung von dreidimensionalen Marken für Schreibgeräte möglich gewesen sei, zeigten die Marken 39408563 (Lamy, Anlage 3) vom 1. Januar 1995 und 396171613 (Klio-Eterna, Anlage 4) vom 10. April 1996. Dies gelte auch für die Positionsmarken 30077125 (Lampenkopf einer Stablampe, Anlage 5), angemeldet am 18. Oktober 2000 mit perspektivischer Zeichnung und Beschreibung gemäß § 12 MarkenV, und 39950559 (adidas-Schuh, Anlage 6), angemeldet am 20. August 1999 als sonstige Marke mit Beschreibung. Auch der Antragsgegnerin sei dies am 26. März 2012 bei der Anmeldung der Positionsmarke 3020120221424 „drei parallele Ringe“ auf Füllfederhalter (Anlage 7) gelungen. Soweit der Senat in seinem Hinweis auf seine Lebenserfahrung und Warenkunde verweise und gedankliche Ergänzungen vornehme, führe er ein unzulässiges gedankliches „Reverse Engineering“ durch, indem er von der Bildgestaltung rückschließe auf den ihm bekannten Füller. Die Anmeldung einer Positionsmarke als „sonstige Aufmachung“ sei damals genauso möglich gewesen wie heute. Zwecks hinreichend konkreter Definition hätte die Antragsgegnerin also die „sonstige Markenform“ ankreuzen und neben den vier übereinstimmenden zweidimensionalen grafischen Markenwiedergaben noch eine Beschreibung beifügen können. Ihre Anmeldung der Positionsmarke 3020120221424 „drei parallele Ringe“ auf Füllfederhalter (Anlage 7) am 26. März 2012 illustriere eindrucksvoll, wie man eine dreidimensionale Form in einer einzigen zweidimensionalen Zeichnung im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG hinreichend konkret und eindeutig abbilden könne. Die technischen Möglichkeiten dazu seien auch schon Mitte der 90iger Jahre vorhanden gewesen, wie die beiden 1944 und 1955 angemeldeten Marken 684 613 (Anlage 3) und 716 517 (Anlage 4) mit der Darstellung roter Ringe u. a. für Füllhalter zeigten. Die angegriffene Marke sei flach, bestehe aus drei Streifen und besitze überhaupt keine Form. Ihr fehle die dritte Dimension und sie umfasse deshalb eine Vielzahl von geometrischen Gestaltungen, die nicht zwingend oder „denklogisch“ ergänzt, einen Ring beträfen. Es sei nirgends angegeben, dass die vier für das amtliche Prüfungsverfahren eingereichten Wiedergaben vier verschiedene Seitenansichten der Marke darstellten. Da die nach dem Anmeldetag ergänzten „Kappen“ kein Zubehör, sondern Bestandteil oder Teil der Ware Schreibgerät seien, liege eine unzulässige Erweiterung des Warenverzeichnisses vor. Eine denklogische Ergänzung eines flachen Gebildes um die dritte Dimension anhand der angemeldeten Waren sei nicht möglich, weil „Tinten, Papierbeschwerer, Halter und Ablagen für Füller und Schreibgeräte“ entweder nie oder meistens nicht rund seien. Die Antragsgegnerin habe zudem bei der Teillöschung gerade auf solche Waren, wie u. a. „Schreibpapier, Tagebücher, Klipps und Federspitzen“ verzichtet, die nichts mit runden Formen zu tun hätten. Sie versuche daher, ihre Marke nachträglich rund zu definieren. Die Lebenserfahrung und Warenkunde sprächen zudem gegen die ex post vorzunehmende denklogische Ergänzung der flachen streitgegenständlichen Drei-Streifen-Marke zu einer Drei-Ring-Marke. Hilfsweise werde im Hinblick auf die beim BGH anhängige Schokoladenstäbchen-Entscheidung die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Höchstrichterlicher Klärung bedürften die beiden Fragen, inwieweit Warenkunde und Lebenserfahrung zulässige Beurteilungskriterien für eingetragene Marken seien, und, ob ein Mangel der Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes bei dreidimensionalen Gestaltungen die Löschung rechtfertige. 15 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 16 Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. 1. 17 Die beiden Löschungsanträge waren zulässig, zumal sie nicht nur auf formelle Mängel des Anmeldeverfahrens gestützt waren.
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.