JURE139013839 BPatG München 28. Senat 20130730 28 W (pat) 60/12 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, § 71 Abs 1 S 1 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "Modus Undercover/Mo

§§ 42Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, Marken

G besteht. 24 Die Frage der

§ 9Abs. 1 Nr. 2 Marken

G ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 – Kappa; GRUR 2010, 833 Rdnr. 12 – Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO). 25 Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie von identischen Waren ("Möbel") hält die angegriffene Marke den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand ein. 26 Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. 27 1. Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen. 28

1. a)Aufgrund ihres zusätzlichen Elements "Undercover", welches in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, weist die angegriffene Marke "Modus Undercover" in ihrer Gesamtheit schon aufgrund ihrer deutlich längeren Wortfolge sofort ins Auge fallende Unterschiede zu der eingliedrigen Widerspruchswortmarke "Modus" auf, so dass beide Marken schriftbildlich auf Anhieb sicher auseinandergehalten werden können. 29
2. b)Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil "Modus" keine kollisionsbegründende Stellung einnimmt. Er weist entgegen der Auffassung der Widersprechenden keine die angegriffene Marke prägende Funktion auf, weil das Wortelement "Undercover" für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 –Augsburger Puppenkiste; a. a. O. Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; a. a. O. Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Der in der deutschen Umgangssprache geläufige, ursprünglich lateinische Begriff "Modus" hat die Bedeutungen "Verfahrensweise, Form [des Vorgehens], Weg; Art und Weise [des Seins, Geschehens]; [Da]seinsweise" (http://www.duden.de/rechtschreibung/Modus). Gebräuchlich sind u. a. die Wortkombinationen "Modus Operandi" (Art u. Weise des Handelns, Tätigwerdens) oder "Modus Vivendi" (Form eines erträglichen Zusammenlebens zweier od. mehrerer Parteien), bei denen dem Begriff "Modus" jeweils ein weiteres lateinisches Element nachgestellt ist (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Das aus dem Englischen stammende und ebenfalls in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene Adjektiv "undercover" bedeutet "geheim, verdeckt, im Verborgenen; seine wahre Identität nicht zu erkennen gebend" (http://www.duden.de/rechtschreibung/undercover; Duden-Oxford – Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). In ihrer Gesamtbedeutung wird die Wortfolge der angegriffenen Marke von dem Durchschnittsverbraucher ohne analysierende Betrachtungsweise als "verdeckte Verfahrensweise" bzw. "geheime Art und Weise" verstanden. Die beiden Wortelemente sind also erkennbar aufeinander bezogen und verbinden sich zu einer einheitlichen Gesamtbezeichnung, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ausscheidet. 30 Das angesprochene Publikum hat daher keinen Anlass, das angegriffene Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises klanglich allein an dem Bestandteil "Modus” zu orientieren. Dies gilt selbst für den Fall der Verneinung einer gesamtbegrifflichen Einheit, da dann die beiden Begriffe "Modus" und "Undercover", für die in Bezug auf die hier in Rede stehende Ware "Möbel" jeweils ein beschreibender Charakter nicht erkennbar ist, gleichwertig nebeneinander stehen, sie also gleichermaßen zum Gesamteindruck der jüngeren Marke beitragen. 31 Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der sechssilbigen Wortkombination "Modus Undercover" (Lautschrift: [ˈmɔdʊs ˈandɐkavɐ]) mit der Vokalfolge "O-U-A-A-A-A" steht die zweisilbige Bezeichnung "Modus" mit der Vokalfolge "O-U" gegenüber. Aufgrund der deutlichen klanglichen Unterschiede liegen damit trotz des identischen Wortanfangs divergierende Gesamtklangbilder der Vergleichszeichen vor. 32
3. c)Eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist nur anzunehmen, wenn sich Wörter gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen. Entferntere Begriffsähnlichkeiten reichen dagegen nicht aus (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 255 m. w. N.). 33 Vorliegend ist eine begriffliche Verwechslungsgefahr wegen des unterschiedlichen Sinngehalts der Vergleichsmarken, nämlich "verdeckte bzw. geheime Verfahrensweise" auf der einen und "Verfahrensweise" auf der anderen Seite, ausgeschlossen. 34 2. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation ist ebenfalls zu verneinen. Eine solche wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von

§ 9Abs. 1 Nr. 2 Marken

G zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; GRUR 2010, 833 Rdnr. 20 – Malteserkreuz II; GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). 35 Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, das gemeinsame Element "Modus" bildet in der jüngeren Marke aber zusammen mit dem weiteren Bestandteil "Undercover" eine gesamtbegriffliche Einheit (s. o.), weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE). Abgesehen davon ist "Undercover" weder ein Unternehmenskennzeichen noch ein Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke. 36 Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ebenfalls zu verneinen. Diese greift unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 – Kinder II). 37 Selbst wenn "Modus" als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden geeignet wäre, müsste die Widersprechende über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit diesem Stammbestandteil verfügen (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Anhaltspunkte hierfür wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich. 38

1. Der Widersprechenden und Beschwerdeführerin sind aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. 39 Grundsätzlich hat jeder Verfahrensbeteiligte des Beschwerdeverfahrens seine Kosten selbst zu tragen (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Eine Kostenauferlegung zu Lasten eines Beteiligten kommt jedoch in Betracht, wenn dies aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an der Erlangung oder der Verhinderung des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdnr. 12 m. w. N.). Ein solcher Fall liegt hier vor, da die Vergleichszeichen sich nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen nicht verwechselbar nahe kommen und die anwaltlich vertretene Widersprechende trotz der ersichtlich fehlenden Ähnlichkeit der Marken, auf die das DPMA in den beiden angefochtenen Beschlüssen deutlich hingewiesen hat, Beschwerde eingelegt und auch im Beschwerdeverfahren, in welchem der Senat mit Schreiben vom
2. März 2013 ebenfalls auf die mangelnde Verwechslungsgefahr hingewiesen hat, keinerlei neuen Gesichtspunkte vorgebracht hat, die eine abweichende Beurteilung auch nur annähernd nahelegen könnten (Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rdnr. 14 m. w. N.). Es entspricht daher der Billigkeit, der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE139013839&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public