JURE149014279 BPatG München 11. Senat 20131212 11 W (pat) 5/13 Beschluss § 21 Abs 1 Nr 3 PatG, § 59 Abs 1 S 1 PatG nachgehend BGH, 22. September 2015, Az: X ZB 11/14, Beschluss DEU Bundesrepublik Deut

§ 21Abs. 1 Nr. 3 Pat

G nicht vorgelegen. Der Beitrag des Patentinhabers beschränke sich nach dessen eigener Aussage auf Merkmale, die nur in den Unteransprüchen 4, 6 und 8 angeführt seien. Der wesentliche Anteil an den Entwicklungsarbeiten stamme eindeutig vom Einsprechenden. 25 Der Patentinhaber hat gegen diese ihm am

1. Mai 2012 zugestellte Entscheidung am
2. Juni 2012 Beschwerde eingelegt. 26 Er trägt vor, der Einsprechende habe bisher keinen Beweis dafür vorgelegt, dass er der eigentliche Erfinder des Patentgegenstandes sei. Vor Beginn der Zusammenarbeit mit ihm hätten die Ideen des Einsprechenden nur in einem Konzept für ein Fondue-Restaurant und einem Fondue-Tisch bestanden, der lediglich einen Topf und eine Heizplatte aufnehmen sollte. Der Einsprechende habe zum Auffinden des Erfindungsgedankens, die Steuerung vorzusehen, keinen schöpferischen Beitrag geliefert. Auch die Tatsache, dass er im Rahmen des Arbeitsverhältnisses mit ihm Arbeiten für die Fondue-Einrichtung durchgeführt habe, lasse ihn nicht zum Erfinder werden. Er sei als Patentinhaber auch der Erfinder. Der Erfindungsgedanke, die Fondue-Töpfe mit Barcodes zur Steuerung und den Fondue-Tisch mit einer passenden Steuerung zu versehen, sei die konkrete Ausgestaltung der Erfindung, die in einer Verallgemeinerung die Formulierung des Patentanspruchs 1 bilde. 27 Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, im angefochtenen Beschluss werde unzutreffend eine widerrechtliche Entnahme angenommen. Berechtigte Miterfinder könnten untereinander keine widerrechtliche Entnahme begehen. Der Einsprechende sei auch nicht Verletzter, so dass der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme unzulässig sei. Dies gelte auch dann, wenn er als Erfinder lediglich einzelner der im Patent genannten Ausgestaltungen anzusehen wäre. 28 Auch die Einwilligung des Einsprechenden zur Anmeldung sei in dem angefochtenen Beschluss nicht zutreffend beurteilt worden. Die Vereinbarung mit dem Einsprechenden sei gewesen, dass er die Kosten für das Patent trägt und Patentinhaber werde, und der Einsprechende bei der Umsetzung des Fondue-Konzeptes finanziell beteiligt werde. Vorbehalte oder Bedingungen zu der Vereinbarung seien vom Einsprechenden nicht erklärt worden. 29 Im Übrigen verweist er auf seine im Einspruchsverfahren eingereichten Schriftsätze. 30 Das angegriffene Patent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Wirkung vom
3. März 2013 erloschen. 31 Der Beschwerdeführer hat im Schriftsatz vom
4. August 2013 „rechtsverbindlich erklärt“, dass er „für die Vergangenheit aus dem vorliegend streitgegenständlichen Patent gegen den Beschwerdegegner keine Rechte herleiten wird.“ 32 Der Beschwerdeführer beantragt nunmehr sinngemäß, 33 den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent für den Zeitraum vor dem Erlöschen in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. 34 Der Einsprechende und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß, 35
5. die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, 36
6. anderenfalls die Beschwerde zurückzuweisen; 37
7. dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und den Streitwert festzusetzen; 38
8. die Rechtsbeschwerde zuzulassen. 39 Er ist der Ansicht, nach dem Erlöschen des angegriffenen Patents in Folge absichtlich unterlassener Zahlung der Jahresgebühr sei die Beschwerde unzulässig geworden, weil dessen Beschwer und Rechtsschutzbedürfnis weggefallen sei. 40 Er verweist auf sein Vorbringen im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt und führt ergänzend aus, als er sich mit dem Beschwerdeführer in Verbindung gesetzt habe, habe die Erfindung bereits vollständig bestanden, auch im Hinblick auf die für die Erhitzung erforderlichen Steuerungselemente und Programmierung. Nur zur konkreten technischen Umsetzung habe er sich mit dem Beschwerdeführer in Verbindung gesetzt. Der Beschwerdeführer sei alleinig Investor der Erfindung mit dem Ausblick darauf gewesen, später an der Erfindung durch Lizenzierung als Gegenleistung der Investition partizipieren zu können. Es bestünden auf Seiten des Einsprechenden wie auf Seiten des Beschwerdeführers diverse Vertragsentwürfe zur Regelung der Beteiligung an dem Patent. Er selbst sei der alleinige Erfinder und deshalb als Verletzter einspruchsberechtigt. Aus diesem Grund habe es von ihm auch keine Bedingungen oder Vorbehalte gegeben, sondern keine Zustimmung. 41 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten, insbesondere hinsichtlich des Vorbringens der Beteiligten auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. II. 42
9. Die Beschwerde des (vormaligen) Patentinhabers ist zulässig. 43 Durch die Widerrufsentscheidung des Patentamts ist der vormalige Patentinhaber nicht nur formell beschwert, sondern auch materiell, weil der Widerruf die Wirkungen des Patents von Anfang an „ex tunc“ aufhebt (§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG), das Erlöschen mangels Zahlung der Jahresgebühr (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG) aber nur „ex nunc“ wirksam wird. 44 Der Beschwerdeführer besitzt auch noch ein anerkennenswertes Rechtsschutzbedürfnis. Er hat zwar auf die Geltendmachung von Rechten gegen den Einsprechenden aus dem Patent bezüglich des Zeitraums vor dem Erlöschen ausdrücklich und rechtsverbindlich verzichtet. Er hat jedoch ein erhebliches Interesse, den Ausspruch des Widerrufs wegen widerrechtlicher Entnahme aufheben und nicht rechtskräftig werden zu lassen, um das Nachanmelderecht des Einsprechenden gemäß § 7 Abs. 2 PatG zu verhindern, zumal der Einsprechende die Nachanmeldung bereits vorgenommen hat, wie die Offenlegungsschrift DE 10 2012 011 857 A1 zeigt, und um sein europäisches Patent EP 1 902 652 B1 nicht gefährden zu lassen. 45
10. Die Beschwerde ist auch begründet. 46 Der Widerrufsentscheidung des Patentamts wegen widerrechtlicher Entnahme kann nicht aufrechterhalten bleiben, weil die Patentabteilung bei ihrer Entscheidung die Einspruchsberechtigung offenbar nicht hinreichend geprüft und unzutreffend die Zulässigkeit angenommen hat 47 a) Der fristgerecht erhobene Einspruch wird insgesamt als ursprünglich zulässig angesehen. 48 Mit dem Einspruch sind die statthaften Widerrufsgründe gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 PatG geltend gemacht worden. Es wird unterstellt, dass in der Einspruchsbegründung zu den Widerrufsgründen nach § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG hinreichend substantiiert vorgetragen worden ist (§ 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG). 49 b) Der Einspruch ist jedoch hinsichtlich des geltend gemachten Widerrufsgrundes der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) unzulässig, weil der Einsprechende nicht der Verletzte und somit gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht einspruchsberechtigt ist. 50

§ 21Abs. 1 Nr. 3 Pat

G. 51 Eine widerrechtliche Entnahme nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG setzt voraus, dass der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem angewendetem Verfahren entnommen worden ist. Zumindest die Voraussetzung, dass der wesentliche Inhalt des Patents einem „Anderen“ entnommen worden ist, liegt im vorliegenden Fall aber nicht vor. Denn der Einsprechende, der sich als Verletzten ansieht, ist tatsächlich nicht „der Verletzte“

§ 59Abs. 1 Satz 1 Pat

G und kein „Anderer“

§ 21Abs. 1 Nr. 3 Pat

G. 52 Bei dem „Anderen“

§ 21Abs. 1 Nr. 3 Pat

G handelt es sich um den Erfindungsbesitzer, der die Verfügungsgewalt über die Erfindung hat, also die fertige Erfindung kennt oder über die zur Kenntnis erforderlichen Unterlagen verfügt (vgl. Schulte, Patentgesetz,

1. Auflage 2008, § 21 Rdn. 43; Busse, Patentgesetz,
2. Auflage 2013, § 21 Rdn. 45, 49; Kraßer, Patentrecht,
3. Auflage 2009, S. 361). 53 Über den Erfindungsbesitz verfügt in der Regel ein Berechtigter, nämlich der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger, dem gemäß § 6 Satz 1 PatG das Recht auf das Patent zusteht (vgl. Benkard, Patentgesetz,
4. Auflage 2006, § 21 Rdn. 20). Da das Recht auf das Patent mehreren gemeinschaftlich zustehen kann (§ 6 Satz 2 PatG), gibt es auch insoweit den Mitbesitz an einer Erfindung, insbesondere von Mitberechtigten oder Mitinhabern. 54 Aus dem unstreitigen Sachverhalt ergibt sich bereits klar und eindeutig, dass die Beteiligten auf Grund ihrer vereinbarten Zusammenarbeit Mitbesitzer der Erfindung und insbesondere Mitbesitzer der fertigen Erfindung zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents geworden sind. 55 Es bedarf hier keiner Entscheidung, welche erfinderischen Beiträge die Beteiligten im Rahmen ihrer Zusammenarbeit bis zur Anmeldungsreife des Streitpatents geleistet haben. Insbesondere kann dahingestellt bleiben, ob – wie die Beteiligte behaupten - jeweils der Einsprechende oder der Beschwerdeführer als alleiniger Erfinder des Patentgegenstandes oder des wesentlichen Inhalts des Patents zu gelten haben oder die Beteiligten Miterfinder sind. Somit kommt es hier auch nicht darauf an, ob die Erfinderbenennung des vormaligen Patentinhabers zutrifft. 56 Jedenfalls sind beide Beteiligten bei der Anmeldung des Streitpatents mitberechtigte Erfindungsbesitzer gewesen, wobei es auf die Beteiligungsverhältnisse hier nicht ankommt. 57 Mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit haben die Beteiligten im Jahr 2004 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gemäß § 705 BGB gegründet, auch wenn sie dies konkludent und nicht bewusst vollzogen und eine genaue vertragliche Bestimmung der Beteiligungsverhältnisse fehlte. Der Vertragsschluss bedurfte keiner Schriftform, er konnte mündlich erfolgen. 58 Die Beteiligten vereinbarten jedenfalls ihre Zusammenarbeit, welche auf die Erreichung des gemeinsamen Zwecks angelegt war, ein Fondue-Restaurant zu eröffnen, die dafür notwendigen Gerätschaften zu entwickeln und herzustellen und ein angestrebtes Patent zu verwerten, wobei der spätere Patentinhaber als Investor die Tragung der Kosten übernahm und der Einsprechende seine Ideen für die Entwicklung eines Restaurantkonzeptes mit einem besonderen Fondue-Tisch einbrachte. Ab dem
5. Januar 2005 erhielt der Einsprechende vom Beschwerdeführer monatliche Zahlungen für seine Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfindung in Höhe von 1.250,00 € (vgl. auch die eidesstattliche Versicherung des Patentinhabers vom 4.1.2010 = Anlage 1 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom
6. Juli 2011). Es gab zwar Streit über die Beteiligungsverhältnisse an dem Gastronomiekonzept, in das der Fondue-Tisch integriert werden sollte, aber die Zusammenarbeit wurde erst mit dem Kündigungsschreiben des Patentinhabers vom
7. August 2007 beendet (vgl. eidesstattliche Versicherung vom 4.1.2010). 59 Die Beteiligten haben gemeinsam teils mit Ideen, Ermittlungen, Testversuchen Erkenntnissen und Entwürfen für die Erfindungsgedanken sowie teils mit Finanzierungen und Sachaufwendungen zum Entstehen der Patentanmeldung beigetragen. Die Abfassung und Formulierung der Patentanmeldung sind gemeinsam mit dem beauftragten Patentanwalt besprochen worden. So teilte der Patentanwalt in seinem Schreiben vom
8. August 2006 mit dem Betreff „Ihre beabsichtigte Patentanmeldung „Fondue-Einrichtung“ Anm.: Detlef M.“ dem Beschwerdeführer mit: „ Auf Grund der Besprechung mit Herrn H. am 20.7.2006 haben wir den Entwurf an einigen Stellen überarbeitet. Als Anlage finden Sie die neue Fassung. …“ (vgl. Anlage E 10 b des Einspruchsschriftsatzes = Anlage 6 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom
9. Juli 2011). Zuletzt hat der Einsprechende noch am Tag der dann eingereichten Fassung der Patentanmeldung vom
10. August 2006 dem Patentanwalt einen „Nachtrag zur Patentschrift vom 1.08.2006“ mit Nachbesserungsvorschlägen übergeben, die dieser auch berücksichtigt hat (vgl. Anlage E 11 des Einspruchsschriftsatzes = Anlage 7 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom
11. Juli 2011). Die Beteiligten firmierten auch schon mit „Fondue-Restaurants“ und der entsprechenden E-Mail-Adresse (vgl. Anlage E 5 des Einspruchsschriftsatzes: E-Mail vom
12. Oktober 2006 = Anlage 8 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom
13. Juli 2011; Anlage E 8: E-Mail vom
14. November 2006) sowie einem markenmäßigen Logo (vgl. Anlage E 9 des Einspruchsschriftsatzes: Abbildung vom 3.7.2006; Anlage 8 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom
15. Juli 2011: Schreiben des Einsprechenden vom 11.9.2006). 60 Die Beiträge der Beteiligten als Gesellschafter und die während der Zusammenarbeit erworbenen Gegenstände sind gemäß § 718 Abs. 1 BGB ihr gemeinschaftliches Vermögen geworden. Insoweit die Beteiligten nicht Erfinder sind - gegebenenfalls anteilig hinsichtlich bestimmter Merkmale – haben sie somit das gemeinschaftliche Recht auf das Patent rechtsgeschäftlich - als Rechtsnachfolger

§ 6Abs. 1 Pat

G – erworben. Zu diesem Gesellschaftsvermögen gehörten auch die eingebrachten und in ihrem Zusammenwirken erreichten Gegenstände der Erfindung sowie die Patentanmeldung, bei der es sich um ein materiell-rechtliches Anwartschaftsrecht mit dem öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Patenterteilung handelt. Die Tatsache, dass der vormalige Patentinhaber die Anmeldung allein auf seinen Namen getätigt hat, schließt dies nicht aus, weil der Anmelder gemäß § 7 Abs. 1 PatG ohne Prüfung seines Rechts auf das Patent (§ 6 PatG) im Verfahren vor dem Patentamt als Berechtigter gilt. 61 Da die Gegenstände der Erfindung und die Patentanmeldung zum gemeinschaftlichen Gesellschaftsvermögen gehörten, sind der Beschwerdeführer und der Einsprechende Erfindungsmitbesitzer und Mitberechtigte der Erfindung gewesen. Ein Mitbesitzer der Erfindung ist jedoch nicht (allein) einspruchsberechtigt, jedenfalls dann nicht, wenn er - wie im vorliegenden Fall – gegenüber dem Patentinhaber Mitberechtigter ist (vgl. Schulte, a. a. O., Rdn. 44; Benkard, a. a. O., Rdn. 21; Busse, a. a. O., Rdn. 51; Kraßer, a. a. O., S. 373; Urteil des 2. Senats des BPatG vom 26. Juli 2001 Az.: 2 Ni 15/00 - Lamellenfenster; BPatGE 47, 28, 33 – Mehrheit von Erfindungsbesitzern). 62