BPatG 20 W (pat) 52/13

JURE169016344 BPatG München 20160118 20 W (pat) 52/13 Beschluss § 25 Abs 1 PatG, § 97 Abs 6 S 2 PatG DEU Bundesrepublik Deutschland (Patenteinspruchsbeschwerdeverfahren – "Meßsystem" – auswärtiger Beteiligter - notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters – § 25 Abs. 1 PatG ist lex specialis zu § 97 Abs. 6 S. 2 PatG - Verfahrensvoraussetzung) In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren betreffend das Patent 10 2007 025 552 … … hat der

1. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom
2. Januar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn und den Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny beschlossen:
3. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. I. 1 Die Patentabteilung 1.52 des Deutschen Patent- und Markenamtes, zuständig für die Klasse G 01 J, hat mit am Ende der Anhörung vom
5. November 2012 verkündetem Beschluss das Patent mit der Nummer 10 2007 025 552 und der Bezeichnung 2 „Meßsystem“ 3 gemäß dem seinerzeitigen Hauptantrag aufrechterhalten. 4 Die Patentabteilung führte in ihrem Beschluss insbesondere aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem seinerzeitigen Hauptantrag im Hinblick auf die Ausführbarkeit durch einen Fachmann deutlich genug und vollständig offenbart, sowie als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen sei. 5 Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Patentabteilung verwiesen. 6 Gegen den o. g. Beschluss richtet sich die am
6. Januar 2013 eingelegte Beschwerde der Einsprechenden, der X… GmbH mit Sitz in der S…, die durch Patentanwalt M…, S1… Patentanwälte, in M1… unterzeichnet wurde. 7 Mit gerichtlichem Schreiben vom
7. Januar 2016, dem Beschwerdeführervertreter per Fax übersandt am selben Tag, wurde eine erforderliche Inlandsvertreter-Vollmacht der Beschwerdeführerin und Einsprechenden unter Hinweis auf § 25 PatG im Original angefordert, die spätestens im Termin zur mündlichen Verhandlung vorgelegt werden müsse. Ergänzend hierzu wurde der Vertreter der Beschwerdeführerin am
8. Januar 2016 vom Senat fernmündlich darauf hingewiesen, dass auch für das patentamtliche Einspruchsverfahren eine Inlandsvertreter-Vollmacht nach § 25 PatG im Original bis zum genannten Termin vorgelegt werden müsse, ferner, dass bei nicht rechtzeitiger Vorlage der Vollmachten die Beschwerde als unzulässig verworfen bzw. der Einspruch als unzulässig angesehen werden könnte. 8 Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der für die Einsprechende und Beschwerdeführerin auftretende Bevollmächtigte jeweils im Original eine Inlandsvertreter-Vollmacht nach § 25 PatG für das Einspruchsverfahren vom
9. Oktober 2010 sowie eine für das Beschwerdeverfahren vom
10. Januar 2016 vorgelegt. Letztere wurde bereits am
11. Januar 2016 als Kopie beim BPatG eingereicht und dem Bevollmächtigten der Beschwerdegegnerin übermittelt. Beide Vollmachten sind für die Einsprechende unterzeichnet von einem Herrn „… B…, Patent Agent“. 9 Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin hat sich im Termin zur mündlichen Verhandlung am
12. Januar 2016 darauf berufen, dass die von der Einsprechenden vorgelegten Vollmachten vom
13. Oktober 2010 und
14. Januar 2016 jeweils nicht von einer zeichnungsberechtigten Person unterschrieben seien. Zum Nachweis hierfür hat er einen Internet-Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich vom
15. Januar 2016 betreffend die X… GmbH vorgelegt. 10 Der Bevollmächtigte der Einsprechenden hat die Vorlage dieses Internet-Handelsregisterauszugs durch die Gegenseite im Termin zur mündlichen Verhandlung als verspätet gerügt. Auf Frage des Senats hat er weiter erklärt, dass die laut – vom Senat im Termin recherchierten und überreichten – aktuellem Internet-Auszug aus dem Handelsregister vom
16. Januar 2016 zeichnungsberechtigten Personen für die Einsprechende an diesem Tag nicht greifbar seien. Herr … B… habe eine allgemeine Handlungsvollmacht, im Übrigen komme der Information aus dem Internet aus dem kantonalen Handelsregister keinerlei Rechtswirkung zu (vgl. Hinweis am Ende des jeweiligen Auszugs). Weitere Unterlagen zum Nachweis einer wirksamen Vollmachtskette könnten im Termin nicht vorgelegt werden. 11 Der Bevollmächtigte der Einsprechenden und Beschwerdeführerin beantragt, 12 den Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. November 2012 aufzuheben und das Patent 10 2007 025 552 zu widerrufen. 13 Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt, 14 die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 15 Hilfsweise beantragt er, 16 die Beschwerde zurückzuweisen. 17 Weiter hilfsweise, 18 das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen im Umfang eines der folgenden Hilfsanträge aufrechtzuerhalten: 19 Hilfsantrag 1: 20 Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als erster Hilfsantrag eingegangen am selben Tag 21 Hilfsantrag 2: 22 Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als zweiter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag 23 Hilfsantrag 3: 24 Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als dritter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag 25 Hilfsantrag 4: 26 Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als vierter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag 27 Hilfsantrag 5: 28 Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als fünfter Hilfsantrag eingegangen am selben Tag 29 Hilfsantrag 6: 30 Patentansprüche 1 bis 21 vom 04.01.2016, beim BPatG als sechster Hilfsantrag eingegangen am selben Tag 31 Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Patentschrift. 32 Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. 33 Die statthafte Beschwerde ist unzulässig, da es die Beschwerdeführerin und Einsprechende trotz wiederholter Aufforderung versäumt hat, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung die erforderliche und wirksame Bestellung eines Inlandsvertreters mit hinreichender Sicherheit nachzuweisen. 34
18. Nach § 25 Abs. 1 PatG benötigt jeder, der an einem im Patentgesetz geregelten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder Bundespatentgericht teilnimmt und im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, einen Inlandsvertreter, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen bevollmächtigt ist. Der Beginn der Teilnahme im obigen Sinn besteht in der Vornahme der Verfahrenshandlung, die das jeweilige Verfahren – hier das Beschwerdeverfahren – in Gang setzt (Schulte, Patentgesetz,
19. Aufl., § 25 Rn. 21), im vorliegenden Fall also mit der Einreichung der Beschwerde. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt regelmäßig durch Vorlage einer schriftlichen Vollmachtsurkunde im Original, deren Mindestumfang sich aus § 25 Abs. 1 PatG ergibt (Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31). 35 Die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des anhängigen Verfahrens (BGH BlPMZ 69, 246 – Inlandsvertreter; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 41). Die ohne Vertreterbestellung vorgenommenen Handlungen sind nicht unwirksam, sondern mit einem (behebbaren) Mangel behaftet. Die Bestellung muss aber spätestens bis zum Erlass der Entscheidung in der Sache nachgeholt werden (vgl. Benkard, Patentgesetz,
20. Aufl., § 25 Rn. 24). Wird der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters im patentamtlichen Verfahren trotz Aufforderung bis zur Sachentscheidung nicht behoben, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung (in einseitigen Verfahren) bzw. zur Verwerfung des Einspruchs als unzulässig (in zweiseitigen Verfahren). Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen (BPatG, Beschluss vom
21. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom
22. Oktober 2011 – 21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom
23. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; BPatG, Beschluss vom
24. Oktober 2014 –29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 42; Benkard, a. a. O., § 25 Rn. 29). 36 Eine allgemeine Prozessvollmacht, die lediglich zur Vertretung vor dem Bundespatentgericht ermächtigt, umfasst die Bestellung zum Inlandsvertreter nicht (vgl. BPatG, Beschluss vom
25. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom
26. November 2010 – 21 W (pat) 10/08; Schulte, a. a. O., § 25 Rn. 31). 37 Von dem Nachweis einer Inlands-Vertretervollmacht kann auch dann nicht abgesehen werden, wenn als Bevollmächtigter ein Patent- oder Rechtsanwalt auftritt. Zwar wird vom
27. Senat des Bundespatentgerichts die Meinung vertreten, dass der in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke, wonach die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht erforderlich ist, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt auftritt, und weder Anhaltspunkte für einen Mangel der Vollmacht erkennbar sind, noch ein solcher gerügt wurde, auch anwendbar sei, wenn es gemäß § 25 PatG eines Inlandsvertreters bedürfe und vor dem Bundespatentgericht ein Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigter auftrete (BPatG, Beschluss vom
28. März 2014 - 23 W (pat) 9/10, BPatGE 54, 276, 278 = BlPMZ 2014, 367, 368 - Zickzackabtastpfad). Begründet wird die Entscheidung damit, dass § 25 Abs. 1 PatG in Bezug auf die Vorlage einer Vollmachtsurkunde keine Regelung treffe, die als lex specialis der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vorgehen könne, insbesondere finde sich in § 25 PatG keine Regelung, dass die Inlandsvertreter-Vollmacht schriftlich vorgelegt werden müsse; eine Vorschrift über den Nachweis der Vollmacht enthielten allein § 97 Abs. 5 und 6 PatG. Eine andere Rechtsauslegung würde auch zu einem Wertungswiderspruch in Bezug auf die im Wortlaut fast übereinstimmende Regelung des § 88 Abs. 2 ZPO führen, der § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG nachgebildet sei und wonach selbst dann die Vorlage einer schriftlichen Prozessvollmacht für einen Rechtsanwalt nicht erforderlich sei, wenn der Vertretene – etwa im Verfahren vor dem Landgericht – nicht postulationsfähig sei. Es sei nicht einzusehen, warum im Verfahren vor dem Bundespatentgericht strengere Voraussetzungen gelten sollten als im Zivilprozess mit Anwaltszwang (BPatG a. a. O.). 38 Dieser Ansicht kann sich der erkennende Senat nicht anschließen (wie auch schon in seinem Beschluss vom
29. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11). 39 Vielmehr ist nach der Rechtsprechung des Senats bei Erfordernis eines Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 PatG auch dann eine entsprechende Inlandsvertreter-Vollmacht (im Original) vorzulegen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt am Verfahren beteiligt ist. Denn als in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung unterliegt die Vollmacht i. S. d. § 25 Abs. 1 PatG nicht wie allgemeine Verfahrensvollmachten der eingeschränkten Prüfung nach § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG, vielmehr geht § 25 Abs. 1 PatG als lex specialis der allgemeineren Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor (vgl. Schulte a. a. O., § 97 Rn. 5; Busse/Baumgärtner, Patentgesetz,
30. Aufl., § 25 Rn. 28; BPatG, Beschluss vom
31. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom
32. Januar 2011 – 21 W (pat) 1/07; BPatG, Beschluss vom
33. Oktober 2011 –21 W (pat) 6/07; vgl. auch BPatG, Beschluss vom
34. Oktober 2014 - 29 W (pat) 542/12 [zu den gleichlautenden Vorschriften der § 96 Abs. 1, § 81 Abs. 6 MarkenG]); Engels/Morawek GRUR 2012, 674 und GRUR 2013, 550). Dies wird im Übrigen auch durch die Regelung in § 97 Abs. 1 Satz 2 PatG klargestellt, wonach § 25 PatG unberührt bleibt. Da der Hinweis auf § 25 PatG gleich zu Beginn des § 97 PatG erfolgt, wird deutlich, dass die Regelungen zum Inlandsvertreter von den weiteren Absätzen des § 97 PatG ebenfalls nicht berührt werden (BPatG, Beschluss vom
35. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11; BPatG, Beschluss vom
36. Oktober 2011 - 21 W (pat) 6/07). 40 Eine Anwendung des in § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG zum Ausdruck kommenden o. g. Rechtsgedankens verbietet sich nach Auffassung des Senats auch aufgrund der Wertung des Gesetzgebers, die aus der im Jahre 2001 vorgenommenen Neufassung des § 25 PatG hervorgeht (BPatG, Beschluss vom
37. Mai 2015 – 20 W (pat) 13/11). So lautete die relevante Regelung in § 25 PatG in der bis zum
38. Dezember 2001 geltenden Fassung: 41 „Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann an einem in diesem Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen und die Rechte aus einem Patent nur geltend machen, wenn er im Inland einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt als Vertreter bestellt hat. Dieser ist im Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, zur Vertretung befugt; er kann auch Strafanträge stellen. …“. 42 Durch diese Formulierung konnte der – nach Auffassung des Gesetzgebers unzutreffende – Eindruck entstehen, dass ein Inlandsvertreter stets berechtigt sei, in allen genannten gerichtlichen Verfahren als Vertreter aufzutreten, mithin z. B. auch bei Verfahren, bei denen Vertretungszwang herrscht (vgl. Gesetzesbegründung in Bundestags-Drucksache 14/6203 vom
39. Mai 2001, Seite 61, rechte Spalte vorletzter Absatz). Die Befugnis zur Vertretung in Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, und zur Stellung von Strafanträgen wäre dann unmittelbar Ausfluss der Bevollmächtigung als solcher gewesen. 43 Durch Art. 7 Nr. 9 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom
40. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656) wurde die Vorschrift des § 25 PatG dahingehend geändert, dass sie nun in der hier relevanten Passage lautet: 44 „