JURE169017991 BPatG München 27. Senat 20160603 27 W (pat) 92/14 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahr

§ 9Abs. 1 Nr. 2 Marken

G, jedenfalls aber zu gedanklichen Verknüpfungen zwischen den Marken führen müsse. Mangels Markenähnlichkeit könne davon nicht ausgegangen werden. Außerdem fehlten konkrete Anhaltspunkte, um eine Ausbeutung bzw. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widersprechenden durch den Inhaber der jüngeren Marke annehmen zu können. Das Hervorrufen einer beiläufigen Assoziation reiche nicht aus. 33 Hiergegen richtet sich die am

1. September 2014 erhobene Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, die springende Raubkatze habe eine selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamtgefüge der jüngeren Marke. Durch seine große Fläche und seine hohe Kennzeichnungskraft beherrsche das Bild der Raubkatze die Marke derart, dass der Wortbestandteil kaum mehr beachtet werde. Darüber hinaus handele es sich bei „Tiger“ nur um eine beschreibende Produktbezeichnung, wie sie gerade im Sportschuhsegment üblich sei. „Carbon“ beschreibe das Material oder die Farbe. Vor diesem Hintergrund müsse man jeweils die Springenden Raubkatzen miteinander vergleichen. Der Verbraucher nehme bei der Betrachtung allenfalls wahr, dass es sich um Raubkatzen handelt. Die konkrete Raubkatzenart sei nicht ohne weiteres erkennbar, da die Abbildungen scherenschnittartig, schwarz-weiß und nicht naturgetreu seien. Körperhaltung, Sprungwinkel und Sprungphase seien synchron. Der Verkehr gewinne seine Auffassung auf Grund einer meist undeutlichen Erinnerung, so dass die übereinstimmenden Merkmale stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede. Ohne die Fellzeichnung könne der Verbraucher die Raubkatzengattung nicht voneinander unterscheiden. Es bestehe außerdem eine begriffliche Ähnlichkeit, da die Verbraucher beide Bestandteile als „springende Raubkatze“ bezeichnen würden, sowie eine Ähnlichkeit im Sinngehalt, da beide Zeichen Schnelligkeit, Kraft und Dynamik verkörperten. Angesichts der gesteigerten Kennzeichnungskraft der „Springenden Raubkatze“, der Warenidentität und der Zeichenähnlichkeit bestehe daher eindeutig Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Darüber hinaus liege eine Ausnutzung der Wertschätzung i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor, da die Gestaltung der jüngeren Marke deutlich darauf abziele, eine gedankliche Verbindung zu der Widersprechenden herzustellen und die mit der Widerspruchsmarke ver-bundenen Qualitätsvorstellungen auf sie zu transportieren. Dies beeinträchtige auch die Wertschätzung der Widerspruchsmarken. 34 Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt, 35 den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 25, vom
2. August 2014 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2012 006 010 Tiger Carbon für die Waren der Klasse 25 „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ zu löschen. 36 Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert und an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen. 37 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 38 Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. 39 Zwischen der jüngeren Marke und den Widerspruchsmarken besteht zwar keine

42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, aber es liegt der Löschungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor, weil die Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund ausnutzen würde. 40 1. Die Frage der

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G ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO). 41 Die Vergleichsmarken werden zur Kennzeichnung identischer Waren in der Klasse 25 verwendet. Der Widersprüche beziehen sich auf die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der angegriffenen Marke. Diese sind wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarken enthalten. 42 Mit den Produkten der Klasse 25 wird neben dem Bekleidungsfachhandel vor allem auch das breite Publikum angesprochen. Die Aufmerksamkeit bei der Auswahl von Bekleidung wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau bei Massenartikeln eher gering, bei preislich gehobenen Produkten der Klasse 25, bei denen der Verbraucher im Allgemeinen markenbewußt ist, eher erhöht sein. Deshalb kann insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden (vgl. EuG, Urteil vom 25.02.2016, GRUR-Prax 2016, 168 – Puma SE/HABM). 43 Den Widerspruchsmarken kommt eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Es handelt sich um eine seit langem bekannte und präsente Marke, was auch als gerichtsbekannt zugrunde gelegt werden kann. 44 Ausgehend von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft bei identischen Waren ist ein deutlicher Abstand zwischen den Marken erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausschließen zu können. Diesen Abstand hält die jüngere Marke ein. 45 Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 25 – pJur/pure). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (EuGH GRUR Int. 2012, 754, 757 Linea Natura Natur hat immer Stil). Der Grad der Ähnlichkeit ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 26 – Kappa; MarkenR 2008, 393 Rdnr. 21 – HEITEC). 46 Da es sich bei den Widerspruchsmarken um Bildmarken handelt, scheidet jeweils eine klangliche Zeichenähnlichkeit von vornherein aus (BGH GRUR 2006, 60 – coccodrillo). 47 Bildlich unterscheiden sich die beiden Marken in ihrer jeweiligen Gesamtheit dadurch, dass die jüngere Marke zusätzlich zu dem Bildbestandteil noch die Worte „Tiger carbon“ enthält und sowohl der Bild- als auch der Wortbestandteil in weiß bzw. grau gehalten und auf schwarzem als Viereck ausgestaltetem Hintergrund dargestellt sind. 48 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt daher nur in Betracht, wenn der in der jüngeren Marke enthaltene Bildbestandteil eine den Gesamteidruck prägende Stellung einnimmt und demzufolge die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Dies ist aber bei der vorliegenden jüngeren Marke nicht der Fall. Zunächst ist der Grundsatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (BGH grur 2004, 778 – URLAUB DIREKT; GRUR 2006, 60 – coccodrillo). Auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Angaben dürfen nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, sondern können den Gesamteindruck zumindest mitprägen. Hinzu kommt eine Verbindung der Wort- und Bildbestandteile durch die Darstellung auf einem als Viereck ausgestalteten gemeinsamen Hintergrund, so dass eine Einheit gebildet wird. Innerhalb dieser Einheit sind die Relationen zwischen Wort- und Bildbestanteil (Größenverhältnis, Anordnung, farbliche Gestaltung) so gestaltet, dass der Wortbestandteil keinesfalls zurücktritt. Bei einer derartigen Aufmachung liegt die Annahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion des Bildbestandteils fern. 49 Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Markenusurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke kann ebenfalls nicht bejaht werden. Eine solche Fallgestaltung liegt vor, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem bekannten und zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von

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G zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. 50 Allein der Umstand, dass beide Bestandteile der zusammengesetzten jüngeren Marke den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt aber noch nicht zur Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a. a. O. § 14 MarkenG Rn. 420); es reicht auch nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 - Culinaria/ Villa Culinaria). Anhaltspunkte hierfür können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Solche besonderen Umstände sind im Streitfall nicht erkennbar. 51 Es ist nicht erkennbar, dass es sich bei der in der jüngeren Marke der Raubkatze hinzugefügten Angabe „Tiger Carbon“ um einen Firmenbestandteil handelt. Ferner ist „Tiger Carbon“ kein bekanntes Zeichen der Inhaberin der jüngeren Marke. Auch ansonsten sind keine Umstände ersichtlich, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils der jüngeren Marke rechtfertigen. Auch die Bezeichnungspraxis der Widersprechenden, die springende Raubkatze mit einer zusätzlichen beschreibenden Bezeichnung zu versehen, führt nicht dazu, dass das angesprochene Publikum bei vergleichbar gebildeten Marken zwangsläufig nur den Bildbestandteil als eigenständig kennzeichnend wahrnimmt. 52

1. Die angegriffene Marke nutzt jedoch in unzulässiger Weise die Bekanntheit der Widerspruchsmarke aus und ist daher gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im beantragten Umfang zu löschen. 53 Der Löschungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt unabhängig von der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine bekannte Marke im Inland voraus. Die Bekanntheit muss sowohl im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt vorliegen. Es muss erkennbar sein, dass die Marke durch erfolgreiche wirtschaftliche Anstrengungen des Markeninhabers einen wirtschaftlichen Wert erlangt hat, der – auch branchenübergreifend – einer unlauteren Ausbeutung oder Beeinträchtigung durch Dritte zugänglich ist (EuGH GRUR 2009, 1158, 1159 Rdnr. 25 – PAGO/Tirolmilch). 54 Als Bekanntheitsfaktoren, die sowohl im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt vorliegen müssen, sind zu berücksichtigen die Bekanntheit im demoskopischen Sinne, der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geographische Ausdehnung, die Dauer der Benutzung und der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zur Förderung der Marke getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen, Sponsoring oder branchenübergreifende Lizenzverträge (EuGH GRUR 2009, 1158, 1159 Rdnr. 25 – PAGO/Tirolmilch; a. a. O. Rdnr. 27 – General Motors; 73, 75 – Chevy; BGH GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA). Es muss also erkennbar sein, dass die Marke durch erfolgreiche wirtschaftliche Anstrengungen des Markeninhabers einen wirtschaftlichen Wert erlangt hat, der – auch branchenübergreifend – einer unlauteren Ausbeutung oder Beeinträchtigung durch Dritte zugänglich ist. Dass der Widerspruchsmarke nach diesen Kriterien eine entsprechende Bekanntheit im Inland zu kommt, steht außer Frage und wird von der Inhaberin der jüngeren Marke auch nicht in Abrede gestellt (vgl. auch BGH Urteil vom
2. April 2015 - I ZR 59/13 - GRUR 2015, 1114-1119 - Springender Pudel). 55 Der Bekanntheitsschutz gilt entgegen dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch gegenüber der Benutzung für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen (EuGH, GRUR 2003, 240 – Davidoff/Durffee). 56 Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird; erforderlich ist dabei, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen einander ähnlich sind. Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (BGH Urteil vom
3. April 2015 - I ZR 59/13 - GRUR 2015, 1114-1119 - Springender Pudel). 57 Der Schutz der bekannten Marke setzt allerdings nicht voraus, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt vielmehr ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, das heißt die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (BGH a. a. O. - Springender Pudel). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. BGH a. a. O. - Springender Pudel - mit Hinweis auf EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). 58 Berücksichtigt man den hohen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke und die Identität der Waren, so ist davon ausgehen, dass der Verkehr, der ja in der Regel beide Marken nicht nebeneinander sieht, sondern sie allenfalls aus der Erinnerung heraus vergleicht, beim Anblick der jüngeren Marke an das ihm bekannte Bild einer springenden Raubkatze denkt. Die streitgegenständlichen Marken unterscheiden sich zwar in der Zeichenbildung durch den Wortbestandteil in der jüngeren Marke, so dass der Fall von der oben zitierten BGH-Entscheidung („Springender Pudel“) abweicht. Trotzdem sind genug Ähnlichkeiten vorhanden, die den Verkehr beim Anblick des jüngeren Zeichens in Verbindung mit identischen Waren an das Widerspruchszeichen denken lassen können. Beide Zeichen zeigen die Silhouette eines Raubtieres in einer springenden Haltung mit ausgestreckten Hinterbeinen. Um welches Raubtier es sich konkret handelt, muss der Verkehr angesichts der schemenhaftigen Darstellung nicht erkennen. Es ist auch nicht erforderlich, dass er das Zeichen in seiner Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke i. S. d § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselt. Es genügt vielmehr eine Ähnlichkeit in dem Umfang, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen, das heißt, sie gedanklich miteinander verknüpfen, auch wenn sie sie nicht verwechseln (BGH a. a. O. – Springender Pudel). 59 Die Wertschätzung und Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke wird durch die jüngere Marke ohne rechtfertigenden Grund ausgenutzt. Eine Ausnutzung der Wertschätzung einer Marke wird nach höchstrichterlicher Rechtsprechung angenommen, wenn sich ein Wettbewerber mit der Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen einer Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die die angesprochenen Verkehrskreise mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen oder Dienstleistungen verbindet, für sich auszunutzen. Wenn er also versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (BGH a. a. O – Springender Pudel; GRUR 2000, 875, 877 – Davidoff I; BGHZ 86, 90, 95 – Rolls-Royce). Dabei handelt es sich vor allem um Fälle des Imagetransfers, bei denen der gute Ruf der bekannten Marke auf die ähnlich gekennzeichneten Produkte umgeleitet werden soll. Ob die Ausnutzung der Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise erfolg, ist auf Grund einer umfassenden Interessenabwägung zu beurteilen (vgl. BPatG 29 W (pat) 109/12 - juris - TÜg/TÜV). 60 Die Beschwerdegegnerin hat sich mit ihrem Zeichen in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke der Widerspruchsführerin begeben. Die Waren, für die beide Marken Schutz beanspruchen, sind identisch. Es war im Anmeldezeitpunkt und ist auch heute eindeutig, dass die Widerspruchsmarke über ein hohes Maß an Bekanntheit und Kennzeichnungskraft verfügt, und mit ihr sowohl hohe Gütevorstellungen als auch ein positives Image verbunden sind. Berücksichtigt man die Warenidentität und den Grad der Zeichenähnlichkeit, so ist die Annahme der Ausnutzung von Wertschätzung und Unterscheidungskraft naheliegend. Einen rechtfertigenden Grund dafür hat die Beschwerdegegnerin weder vorgetragen, noch ist er ersichtlich. 61 Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass. http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE169017991&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public