ignbeschwerdeverfahren – Nichtigkeitsverfahren - "Innensohle" –
igninhaber gibt keine Erklärung zum Nichtigkeitsantrag ab – kein sofortiges Anerkenntnis Innensohle Gibt der
igninhaber auf einen Nichtigkeitsantrag innerhalb der Frist
2 Satz 1
ignG keine Erklärung ab, so liegt darin kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO. In der
ignnichtigkeitssache … betreffend das
ign 40 605 966 - 0001 (hier: Nichtigkeitsverfahren N 51/15) hat der 30. Senat (Marken- und
ign-Beschwerdesenat)
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Mai 2017 unter Mitwirkung
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser beschlossen: Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
ignabteilung 3.5
Deutschen Patent- und Markenamts vom
Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden. Die Kosten
Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsgegner. I. 1 Der Antragsgegner und
igninhaber (nachfolgend:
igninhaber) war Inhaber
eingetragenen
igns 40 605 966 – 0001, das die Innensohle für einen Schuh betrifft. 2 Gegen dieses eingetragene
ign hat die Antragstellerin mit einem am 4. Dezember 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a
ignG gestellt, da das eingetragene
ign nach § 33 Abs. 1 Nr. 2
ignG nichtig sei. 3 Der Nichtigkeitsantrag ist dem
igninhaber am
igninhaber jedoch geltend gemacht, dass er keine Veranlassung zur Stellung
Nichtigkeitsantrags gegeben und durch das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs den Nichtigkeitsantrag auch sofort anerkannt habe. Die Kosten
Verfahrens seien daher gemäß § 93 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen. 5 Die
ignabteilung 3.5
Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 3. Mai 2016 die Nichtigkeit
eingetragenen
igns 40 605 966 -0001 festgestellt, da der
igninhaber dem Nichtigkeitsantrag nicht innerhalb der Frist von einem Monat nach Zustellung widersprochen habe (§ 34a Abs. 2 Satz 2
ignG). Die Kosten
Nichtigkeitsverfahrens seien gemäß § 34a Abs. 5 Satz 1
ignG. i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG hingegen der Antragstellerin aufzuerlegen. 6 Der
igninhaber habe keinen Anlass zur Stellung
Nichtigkeitsantrags gegeben. Entsprechend der Rechtslage in Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sei auch ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines eingetragenen
igns erst veranlasst, wenn der Inhaber einer angemessen befristeten und mit Gründen versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe
Schutzrechts nicht entspreche. Eine diesen Anforderungen genügende Aufforderung zur Aufgabe
Schutzrechts liege nicht vor, könne insbesondere nicht in dem Schreiben der spanischen Kanzlei B… vom 13. Mai 2015 gesehen werden. Eine Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe
Schutzrechts sei auch nicht ausnahmsweise entbehrlich gewesen. 7 Der
igninhaber habe die geltend gemachte Nichtigkeit seines
igns auch sofort anerkannt. 8 Nach der ständigen Rechtsprechung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren stehe das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen den Löschungsantrag einem sofortigen Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO gleich. Dies gelte in Verfahren über die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen
igns entsprechend, da Gebrauchsmuster und eingetragenes
ign als ungeprüfte Schutzrechte ähnlich ausgestaltet seien. 9 Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostenentscheidung. Die Kosten
Verfahrens seien dem
igninhaber aufzuerlegen. Dieser sei der mit Schreiben der spanischen Kanzlei B… vom 13. Mai 2015 übermittelten Aufforderung, das streitgegenständliche
ign löschen zu lassen bzw. auf dieses zu verzichten, nicht nachgekommen, so dass er Anlass zur Erhebung
Nichtigkeitsantrags gegeben habe. Es fehle zudem auch an einem sofortigen Anerkenntnis, da er weder auf das
ign noch auf etwaige Ansprüche aus dem
ign gegenüber der Antragstellerin ausdrücklich verzichtet habe. 10 Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, 11 den Beschluss der
ignabteilung 3.5
Deutschen Patent- und Markenamts vom
Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden. 12 Der
igninhaber und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. 13 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 14 1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostengrundentscheidung im Beschluss der
ignabteilung 3.5 ist zulässig, insbesondere statthaft. Gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1
ignG findet gegen die Beschlüsse
Deutschen Patent- und Markenamts in Verfahren nach dem
ignG die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. Diese kann sich demnach auch gegen die zu Lasten
Antragstellers getroffene Kostengrundentscheidung in einem Beschluss, mit dem gemäß § 34a Abs. 2 Satz 2
ignG die Nichtigkeit
eingetragenen
igns mangels rechtzeitigen Widerspruchs
igninhabers festgestellt wurde, richten. 15 Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht auch nicht entgegen, dass aufgrund der Bestimmungen der §§ 34a Abs. 5
ignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 99 Abs. 1 ZPO davon auszugehen ist, dass - wie in Patentnichtigkeitssachen - auch in Verfahren betreffend die Nichtigkeit eines
igns nach § 34a
ignG Kostengrundentscheidungen grundsätzlich nur mit der Hauptsache angegriffen werden können, eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung daher grundsätzlich ausgeschlossen ist (vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren: Benkard-Hall/Nobbe, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 84 Rdnr. 43). Denn sowohl nach der im Patentnichtigkeitsverfahren wie auch gemäß §§ 34a Abs. 5
ignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG im
ignnichtigkeitsverfahren anwendbaren Bestimmung
2 ZPO findet gegen eine in einem Urteil getroffene Kosten(grund)entscheidung eine (sofortige) Beschwerde statt, wenn die Hauptsache durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses ausgesprochene Verurteilung erledigt ist. Von einem solchen Fall ist die
ignabteilung in der angefochtenen Entscheidung ausgegangen. Ausweislich der Begründung hat sie einen fehlenden Widerspruch gegen die beantragte Feststellung der Nichtigkeit
igns einem "Anerkenntnis" gleichgestellt und die Kosten abweichend von § 91 Abs. 1 ZPO nicht der unterlegenen Partei, sondern nach § 93 ZPO der Antragstellerin auferlegt. In diesem Falle ist dann entsprechend § 99 Abs. 2 ZPO die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung statthaft, und zwar ungeachtet der Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen § 93 ZPO im
ignnichtigkeitsverfahren sinngemäß Anwendung findet. 16 2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. 17 Wer im
ignnichtigkeitsverfahren die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie im Patentnichtigkeits- bzw. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip (§§ 91 ff. ZPO). Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs.
ignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne,
igngesetz, 5. Aufl., § 34a Rdnr. 17). 18 Dies führt zu einer Auferlegung der Kosten
Nichtigkeitsverfahrens vor der
ignabteilung
DPMA auf den
igninhaber. Dieser hat dem ihm zugestellten Antrag auf Löschung
eingetragenen
igns nicht innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist widersprochen, so dass die
ignabteilung ohne weitere Sachprüfung die Nichtigkeit
igns festgestellt hat (§ 34a Abs. 2 Satz 2
ignG). Als Unterlegener hat er demnach die Kosten
Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs.
ignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. 19 Eine davon abweichende Kostenauferlegung nach Maßgabe
ZPO auf die Antragstellerin kommt entgegen der Auffassung der
ignabteilung hingegen vorliegend nicht in Betracht. 20 Mit der
ignabteilung ist zwar davon auszugehen, dass im
ignnichtigkeitsverfahren aufgrund der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs.
ignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG § 84 Abs. 2 S. 2 PatG - ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren oder Gebrauchs § 84 Abs. 2 S. 2 PatG - ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - sinngemäß auch die Regelung
ZPO gilt, was bedeutet, dass dem Antragsteller die Kosten aufzuerlegen sind, wenn der Antragsgegner und
igninhaber nicht durch sein Verhalten zur Antragstellung Veranlassung gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort anerkannt hat. 21 Im
ignnichtigkeitsverfahren kommt zwar ebenso wenig wie im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) in diesen Verfahren nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der
igninhaber/Antragsgegner dem Antragsteller in einer einem Anerkenntnis vergleichbaren Weise einen Erfolg
Löschungsbegehrens sichert. Dies wäre - wie im Patentnichtigkeitsverfahren - z. B. bei einem Verzicht auf das eingetragene
ign (mit Wirkung ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen
ign der Fall. Dem gleichzustellen ist die aufgrund
Gesetzes zur Änderung
igngesetzes und weiterer Vorschriften
gewerblichen Rechtsschutzes vom
1
ignG gestützten Nichtigkeitsantrag bestehende Möglichkeit, in die Löschung
eingetragenen
igns einzuwilligen (§ 33 Abs. 6 Satz 1
ignG), wenngleich diese Möglichkeit dem Antragsgegner (noch) nicht offen stand, weil ihm der auf den absoluten Nichtigkeitsgrund
1 Nr. 2
ignG gestützte Antrag am 14. Dezember 2015 und damit vor Inkrafttreten
vorgenannten Änderungsgesetzes zugestellt worden ist; zum diesem Zeitpunkt konnte ein Inhaber eines eingetragenen
igns jedoch gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2
ignG a. F. nur in die Löschung eines eingetragenen
igns bei einem auf die relativen Nichtigkeitsgründe
2
ignG gestützten Nichtigkeitsantrag einwilligen (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne,
igngesetz, 5. Aufl., § 33 Rdnr. 15). 22 Soweit die die
ignabteilung 3.5 im Anschluss an die Rechtsprechung
Bundespatentgerichts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. BPatGE 8, 47, 50) hingegen davon ausgegangen ist, dass auch das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag im Hinblick auf die in § 34a Abs. 2 Satz 2
ignG angeordnete Rechtsfolge der Löschung
igns ohne jede Sachprüfung einem sofortigen Anerkenntnis i. S.
ZPO gleichzustellen ist, vermag dem der Senat jedenfalls für den Fall nicht zu folgen, dass sich - wie vorliegend - das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Denn einem solchen Schweigen bzw. einer solchen Nichterklärung kommt grundsätzlich keine Erklärungswirkung zu (vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 75. Aufl., Einf. v. § 116 Rdnr. 7). Im bloßen Schweigen bzw. in einer Nichterklärung liegt daher auch kein Anerkenntnis (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 307 Rdnr. 3). Dementsprechend liegt auch in Verfahren nach dem
ignG im Schweigen auf einen Nichtigkeitsantrag weder ein ausdrückliches noch ein konkludentes Anerkenntnis eines geltend gemachten Löschungsbegehrens. Aus § 34a Abs. 2 Satz 2
ignG ergibt sich insoweit nichts anderes. Diese gesetzliche Bestimmung weist einer Nichterklärung bzw. einem Schweigen zwar insoweit eine rechtserhebliche Bedeutung zu, als daran (nach Ablauf der in § 34a Abs. 2 Satz 1
ignG bestimmten Frist) die Feststellung der Nichtigkeit eines eingetragenen
igns geknüpft sein kann, sie besagt aber nichts darüber, ob damit auch ein Anerkenntnis
geltend gemachten Löschungsbegehrens i. S. der §§ 307, 93 ZPO verbunden ist. 23 Gegen eine Deutung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkenntnis i. S.
ZPO spricht ferner, dass dem
igninhaber die Möglichkeit offen stand, zwar nicht durch eine Einwilligung nach § 33 Abs. 6 Satz 1
ignG, so doch durch einen Verzicht auf das eingetragene
ign (mit Wirkung ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen
ign in unwiderruflicher Weise zum Ausdruck zu bringen, dass er das eingetragene
ign ebenfalls in vollem Umfang für nicht rechtsbeständig hält. 24 Hinzu kommt, dass eine wegen unterlassenen Widerspruchs angeordnete Löschung eines
igns nach § 34a Abs. 2 Satz 2
ignG den Antragsteller nicht mit der gleichen Sicherheit vor einer Inanspruchnahme aus dem eingetragenen
ign schützt wie es bei einem einem seitens
Inhabers
eingetragenen
igns erklärten Verzicht auf das eingetragene
ign (unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen
ign) bzw. bei einer seit dem 1. April 2016 auch bei einem auf § 33 Abs. 1
ignG gestützten Nichtigkeitsantrag möglichen Einwilligung in die Löschung
eingetragenen
igns gemäß § 33 Abs. 6
ignG der Fall ist. Denn während ein Verzicht auf das eingetragene
ign bzw. die Einwilligung in
sen Löschung als Verfahrenshandlungen unwiderruflich sind, ist im Falle der Löschung wegen fehlenden Widerspruchs der Verlust
Schutzrechts auf Seiten
igninhabers insoweit nicht unabänderlich, als z. B. die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung gegen die versäumte Widerspruchsfrist gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3
ignG i. V. m. § 123 Abs. 1 bis 5 und 7 PatG besteht. 25 Das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag nach § 34a
ignG kann daher nicht einem (sofortigen) Anerkenntnis i. S. von § 93 ZPO gleichgestellt werden, wenn sich - wie vorliegend - das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Dies gilt erst recht für Anträge, welche nach dem 1. Juli 2016 gestellt worden sind, da dem Inhaber
eingetragenen
igns ab diesem Zeitpunkt auch in Zusammenhang mit den auf die absoluten Nichtigkeitsgründe
1
ignG gestützten Anträgen die Möglichkeit eröffnet ist, das geltend gemachte Begehren auf Löschung
eingetragenen
igns nicht nur durch einen entsprechenden Verzicht, sondern auch durch Einwilligung in
sen Löschung gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1
ignG gleichsam "anzuerkennen". 26 Es verbleibt daher bei der Kostenfolge nach §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs.
ignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO zu Lasten
Antragsgegners, so dass der angefochtene Beschluss der
ignabteilung im Kostenpunkt wie aus der Beschlussformel ersichtlich abzuändern ist. III. 27 Auch die Kosten
Beschwerdeverfahrens sind nach §§ 34 Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs.
ignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO dem Antragsgegner aufzuerlegen. IV. 28 Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Eine Entscheidung
Bundesgerichtshofs zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 23 Abs. 5 Satz 1 und 2
ignG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG) ist nicht erforderlich, insbesondere nicht im Hinblick auf die abweichende Rechtsprechung
Bundespatentgerichts zur Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkenntnis i. S.
Denn aufgrund
Gesetzes zur Änderung
igngesetzes und weiterer Vorschriften
gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016 (BGBl. Teil I 2016, 558) unterscheidet sich die Rechtslage nach dem
ignG nunmehr von der
Gebrauchmustergesetzes insoweit, als nach den Bestimmungen
ignG seit dem 1. Juli 2016 nicht nur bei einem auf die relativen Nichtigkeitsgründe
2
ignG, sondern auch bei einem auf die absoluten Nichtigkeitsgründe
1
ignG gestützten Nichtigkeitsantrag die Möglichkeit besteht, in die Löschung
eingetragenen
igns einzuwilligen (§ 33 Abs. 6 Satz 1
ignG), was aber aus den vorgenannten Gründen auf jeden Fall der Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkenntnis i. S.
MG eine solche Einwilligung in eine Löschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters nicht vor. In Bezug auf die vor dem 1. Juli 2016 jedenfalls bei den absoluten Nichtigkeitsgründen
1
ignG vergleichbare Rechtslage zum Gebrauchsmustergesetz fehlt es an einer grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage, da es sich insoweit lediglich um künftig nicht mehr vorkommende Altfälle handelt (vgl. zu der entsprechenden Rechtslage nach dem Markengesetz Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 83 Rdnr. 21). http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE179018829&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.