JURE189019464 ECLI:DE:BPatG:2018:220218B35Wpat405.12.0 BPatG München 35. Senat 20180222 35 W (pat) 405/12 Beschluss § 17 Abs 4 S 2 GebrMG, § 62 Abs 2 PatG, § 84 Abs 2 S 2 PatG, § 91 ZPO DEU Bundesrepublik Deutschland Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren – Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss - "Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren" – zur Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Rechtsanwalts zusätzlich zu den Kosten eines Patentanwalts In Sachen … … betreffend das Gebrauchsmuster … (hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Februar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch beschlossen: 1. Auf die Erinnerung der Antragsgegnerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 7. März 2017 aufgehoben und es werden die aufgrund des am 26. September 2013 zwischen den Parteien vor dem 35. Senat des Bundespatentgerichts geschlossenen Vergleichs von der Antragstellerin der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 14.749,75 € (– in Worten: vierzehntausendsiebenhundertneunundvierzig und 75/100 EURO –) festgesetzt. Der zu erstattende Betrag ist vom 8. August 2014 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens hat die Antragstellerin und Erinnerungsgegnerin zu tragen. 3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. I. 1 Die vorliegende Antragsgegnerin, Beschwerdegegnerin und Erinnerungsführerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 13. Januar 2005 eingetragenen Gebrauchsmusters … (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „…“, das zwischenzeitlich nach Erreichen der maximalen Schutzdauer erloschen ist. 2 Die Antragstellerin, Beschwerdeführerin und Erinnerungsgegnerin (im Folgenden: Antragstellerin) hatte am 13. November 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) den Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen. Vor Stellung des Löschungsantrags hatte die Antragsgegnerin eine einstweilige Verfügung gegen die Antragstellerin vor dem LG D… (Az. …) wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters erwirkt. Die Beteiligten hatten sodann eine schriftliche Vereinbarung getroffen, dass das vor dem LG D… anhängige Verletzungsverfahren solange von keiner der Beteiligten weiterbetrieben würde, bis das patentamtliche Löschungsverfahrens rechtskräftig abgeschlossen sei (im Folgenden: Stillhaltevereinbarung). 3 Mit einem am 26. September 2013 in der Beschwerdeinstanz vor dem erkennenden Senat geschlossenen Vergleich, in der die Antragsgegnerin durch ihren Patentanwalt und ihren Rechtsanwalt vertreten war, haben die Beteiligten sowohl das Löschungsverfahren als auch das parallele Verletzungsverfahren einvernehmlich für erledigt erklärt. In dem Vergleich hat sich die Antragstellerin gegenüber der Antragsgegnerin zur Erstattung der „Verfahrenskosten der Löschungsverfahren in beiden Rechtszügen aus dem Gegenstandswert von 250.000 €“ verpflichtet. Die Antragsgegnerin sieht in dem Umstand, dass ihr Rechtsanwalt aus dem Verletzungsverfahren auch in der Beschwerdeinstanz zum Löschungsverfahren tätig geworden war, die Grundlage dafür, dass ihr ein Erstattungsanspruch sowohl hinsichtlich der Kosten ihres Patentanwalts als auch hinsichtlich der Kosten ihres mitwirkenden Rechtsanwalts zustehe. 4 Mit Schriftsätzen vom 13. August 2013 und 29. Februar 2016 hat die Antragsgegnerin in Bezug auf das Beschwerdeverfahren beantragt, unter Zugrundelegung eines Gegenstandswertes in Höhe von 250.000 € die ihr von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten festzusetzen. Ihr Antrag ist auf die Erstattung von Kosten gerichtet, die ihr durch das Tätigwerden ihrer beiden Anwälte (Patentanwalt und Rechtsanwalt) entstanden sind. Daneben beansprucht sie noch den Ersatz eigener Fahrt- und Hotelkosten sowie ein Abwesenheitsgeld, die bzw. das mit der Wahrnehmung des Verhandlungstermins durch einen ihren Prokuristen im Zusammenhang steht. Die insgesamt zur Kostenfestsetzung angemeldeten Beträge summierten sich gemäß einer im Schriftsatz vom 13. August 2014 enthaltenen Kostenaufstellung auf insgesamt 17.416,64 €. 5 Zusätzlich hat die Antragsgegnerin beantragt, den festzusetzenden Endbetrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ab Antragstellung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 6 Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. März 2017 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Antragsgegnerin von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des Beschwerdeverfahrens auf 7.547,75 € festgesetzt. Dieser Betrag errechnet sich ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000 € aus der Addition einer 1,3-fachen Verfahrensgebühr (2.667,60 €), einer 1,2-fachen Terminsgebühr (2.462,40 €), einer 1,0-fachen Einigungsgebühr (2.052,00 €), der Post- und Telekommunikationspauschale (20,00 €) und eines zu Gunsten der Antragsgegnerin festgesetzten Tagegeldes einschließlich von ihr geltend gemachter Fahrt- und Übernachtungskosten in Höhe von 345,75 €. 7 Der wesentliche Grund dafür, dass die Rechtspflegerin lediglich einen Betrag in Höhe von 7.547,75 € festgesetzt hat, liegt darin, dass sie die Kosten für den hinzugezogenen Rechtsanwalt nicht für erstattungsfähig angesehen hat. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei den Kosten für eine Doppelvertretung nicht um notwendige Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO gehandelt habe. Besondere rechtliche Schwierigkeiten im Verfahren seien nicht geltend gemacht worden. Auch könne nicht zurückgegriffen werden auf die in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18. Dezember 2012 – Az. X ZB 11/12 – (vgl. GRUR 2013, 427 ff. – „Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren“) niedergelegten Grundsätze, wonach im Patentnichtigkeitsverfahren die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben einem bevollmächtigten Patentanwalt dann typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sei, wenn ein paralleles Verletzungsverfahren stattgefunden habe. Die dort gemachten Rechtsausführungen seien nicht auf Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und damit auch nicht auf entsprechende Beschwerdeverfahren übertragbar. Dies habe der 35. Senat des Bundespatentgerichts im Verfahren 35 W (pat) 16/12 mit Entscheidung vom 13. Oktober 2016 (BlPMZ 2017, 96 ff.) festgestellt. Auf die Ausführungen in dieser Entscheidung werde vollumfänglich Bezug genommen. 8 Die Entscheidungsgründe enden mit dem Hinweis, es könne dahingestellt bleiben, ob auch ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes als ein parallel anhängiges Verletzungsverfahren anzusehen sei und die Erstattung einer Doppelvergütung rechtfertige. 9 Gegen diese Entscheidung, die der Antragsgegnerin am 27. März 2017 zugestellt worden ist, richtet sich ihre am 10. April 2017 beim Bundespatentgericht eingegangene Erinnerung. Sie ist der Auffassung, dass ihr auch für die Kosten ihres hinzugezogenen Rechtsanwalts ein Erstattungsanspruch zustehe. Die Antragsgegnerin ist – anders als die Rechtspflegerin – der Meinung, dass die im angefochtenen Beschluss genannte Rechtsprechung des BGH zur „Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren“ auf den vorliegenden Fall einer Beschwerde im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in vollem Umfang übertragbar sei. 10 Die Antragsgegnerin trägt ferner vor, es könne sich bei einem Parallelverfahren im Sinne der genannten BGH-Rechtsprechung auch um ein Verfahren handeln, das auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung gerichtet sei. Mit dem in der genannten BGH-Entscheidung gewählten Begriff eines Verletzungsrechtsstreits seien nicht nur Verletzungsklagen, sondern auch Maßnahmen des vorläufigen Rechtsschutzes gemeint. Auch bei diesen entstehe regelmäßig ein besonderer Abstimmungsbedarf, der die Hinzuziehung des Rechtsanwalts zum patentamtlichen Löschungsverfahren notwendig mache. Damit sei auch hier die Grundlage für eine typisierende Betrachtungsweise gegeben. Im vorliegenden Fall hätten die Beteiligten selbst von Anfang an das landgerichtliche Verfügungsverfahren und das patentamtliche Löschungsverfahren in unmittelbare Abhängigkeit voneinander gestellt, was sich anhand der schriftlich getroffenen Stillhaltevereinbarung und des später geschlossenen Prozessvergleichs zeige. 11 Jene Kosten, die die Antragsgegnerin zu ihren Gunsten für erstattungsfähig hält, hat diese (gemäß der einschlägigen, bis zum 31. Juli 2013 geltenden Fassung der Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 RVG) in ihrer Erinnerungsschrift vom 10. April 2017 – wie folgt – aufgelistet: 12 Gebührentatbestand VV RVG Nr. Satz Betrag § 13 RVG Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 250.000,-- € Kosten des Patentanwalts 1) Verfahrensgebühr 3510 1,3 2.667,60 € 2) Terminsgebühr 3516 1,2 2.462,40 € 3) Einigungsgebühr 1003 1,0 2.052,00 € 4) Entgeltpauschale für Post- undTelekommunikationsdienstleistungen 7002 20,00 € Kosten des Rechtsanwalts 1) Verfahrensgebühr 3510 1,3 2.667,60 € 2) Terminsgebühr 3516 1,2 2.462,40 € 3) Einigungsgebühr 1003 1,0 2.052,00 € 4) Entgeltpauschale für Post- undTelekommunikationsdienstleistungen 7002 20,00 € Eigene Kosten der Antragsgegnerin Fahrt- und Hotelkosten, Tagegeld gemäß §§ 5, 6 JVEG 345,75 € Summe: 14.749,75 € ========= 13 Die vorstehend aufgelisteten Rechnungsposten sind – mit Ausnahme jener vier unter dem Titel „Kosten des Rechtsanwalts“ gelisteten Posten – zwischen den Parteien außer Streit. Auch der im angefochtenen Beschluss enthaltene Verzinsungsausspruch wird von keiner der beiden Parteien beanstandet. 14 Die Antragsgegnerin und Erinnerungsführerin beantragt gemäß ihrer vorstehenden Auflistung, 15 den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 7. März 2017 aufzuheben und die ihr von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten in Höhe von 14.749,75 € festzusetzen. 16 Die Antragstellerin und Erinnerungsgegnerin beantragt demgegenüber, 17 die Erinnerung der Antragsgegnerin zurückzuweisen. 18 Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass die Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen zusätzlich hinzugezogenen Rechtsanwalt nicht geboten gewesen sei. In der Vergangenheit sei gebührenrechtlich immer zwischen einem Nichtigkeitsverfahren für Patente und einem Löschungsverfahren für Gebrauchsmuster unterschieden worden. Es gelte der Grundsatz, dass im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Kosten für eine Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig seien und eine Partei durch einen Patentanwalt auch dann „vollwertig“ vertreten werde, wenn ein paralleles Verletzungsverfahren mit Hinzuziehung eines Rechtsanwalts anhängig sei. Diese Auffassung sei vom BGH bereits bestätigt worden (BGH GRUR 1965, 621 ff.). In einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren seien auch keine rechtlich schwierigen Fragen zu erwarten, die ausnahmsweise das Hinzutreten eines rechtsanwaltlichen Sachverstandes erforderlich machten. Nur bei schwierigen Rechtsfragen, die zudem den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes überstiegen – was hier aber nicht vorliege –, sei eine Ausnahme möglich (BPatGE 51, 81, 85). 19 Die Rechtspflegerin habe offen gelassen, ob bei einem parallel zum Löschungsverfahren anhängigen einstweiligen Verfügungsverfahren typischerweise ein so hinreichender Abstimmungsbedarf entstehe, wie er von der genannten BGH-Rechtsprechung zur Rechtfertigung einer Doppelvergütung vorausgesetzt werde. Im vorliegenden Falle sei jedenfalls unter diesem Aspekt ein Abstimmungsbedarf offensichtlich zu verneinen gewesen. Durch die zwischen den Parteien geschlossene Stillhaltevereinbarung sei ein Hauptsacheverfahren vor dem LG D… ausgeschlossen worden und damit die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Löschungsverfahren definitiv nicht mehr erforderlich gewesen. 20 Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. 21 1. Die Rechtspflegererinnerung der Antragsgegnerin ist gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 Satz 1 RPflG i. V. m. § 104 ZPO, § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG zulässig. Sie ist auch rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen Rechtsbehelfsfrist des § 23 Abs. 2 Satz 2 RPflG eingelegt worden. 22 2. Die Erinnerung hat in der Sache in vollem Umfang Erfolg. Die Kosten für den im Löschungsbeschwerdeverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalt sind im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig gewesen. Die Antragsgegnerin kann daher auch Ersatz dieser Rechtsanwaltskosten beanspruchen. 23
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.