BPatG 29 W (pat) 540/16

JURE199002505 BPatG München

1. Senat 20190918 29 W (pat) 540/16 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG, § 125b Nr 1 MarkenG, § 158 Abs 3 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "apfel&i (Wort-Bild-Marke)/APPLE (Unionsmarke)" – überragend bekannte Marke – Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und -identität – Zeichenähnlichkeit – Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke wird in unzulässiger Weise ausnutzt In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 30 2013 054 687 hat der
2. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
3. September 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth beschlossen: Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen. I. 1 Die angegriffene Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß) 2 ist am
4. Oktober 2013 angemeldet und am
5. Januar 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Dienstleistungen der 3 Klasse 35: Verbraucherberatung bei der Einrichtung von EDV-Geräten und Anlagen in Betrieben und bei Privatanwendern; 4 Klasse 41: Schulung in der Anwendung von Computern; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); 5 Klasse 42: Computersoftwareberatung; Installation, Ersteinrichtungen und Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Beratung für Telekommunikationstechnik; Installation und Wartung von Software; EDV-Beratung; technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement. 6 Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am
6. Februar
7. 7 Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer Unionswortmarke UM 009 783 978 8 APPLE 9 die am
8. Oktober 2013 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 1, 2, 4 - 12, 14 - 18, 20 - 28, 31, 35 – 45, nämlich unter anderem für 10 Klasse 9: Computer-Hardware; Computer-Software; Computer, Tablet-Computer; 11 Klasse 35: Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften für Computer, Elektronikwaren und Unterhaltungsprodukte; Information und Beratung in Bezug auf Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften für Computer, Elektronikwaren und Unterhaltungsprodukte; 12 Klasse 41: Bereitstellung von Ausbildung, Unterricht und Unterhaltung in Bezug auf Computer, Tablet-Computer, Computersoftware, Multimedia-Produkte, interaktive Erzeugnisse und Online-Dienste, Telekommunikationsapparate, Mobiltelefone, tragbare und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Anrufen, Faxen, E-Mails, Videos, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Werken sowie anderen digitalen Daten und zum Vertrieb von Kursmaterialien im Zusammenhang damit; Erziehung und Ausbildung, nämlich Durchführung von Unterricht, Workshops und Seminaren im Bereich Computer, Tablet-Computer, Computersoftware, Online-Dienste, Informationstechnologie, Entwurf von Internet-Websites, Musik, Fotografie und Videoprodukte sowie Heimelektronik; Veranstaltung von beruflichen Workshops und Ausbildungskursen; Computergestützte Ausbildung; Ausbildung in Bezug auf Anwendung und Betrieb von Computern, Tablet-Computern, Computersoftware und Heimelektronik; 13 Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computerhardware und Software; Technischer Support, nämlich Fehlersuche und -behebung in Bezug auf Computerhardware, Computerperipheriegeräte, Computersoftware und Heimelektronikgeräte; Installation, Aktualisierung, Pflege und Reparatur von Computersoftware; Fachliche Beratung im Bereich Computer, Tablet-Computer und Heimelektronik; Beratung auf den Gebieten Auswahl, Implementierung und Verwendung von Computerhardware-, Computersoftware- und Heimelektroniksystemen für Dritte; 14 eingetragen worden ist. 15 Mit Beschluss vom
9. Mai 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Der Widerspruchsmarke komme von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zu, da „APPLE“ in Bezug auf die zu betrachtenden auf Datenverarbeitung und Software ausgerichteten Dienstleistungen keine beschreibende Wirkung entfalte. Die von der Widersprechenden geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft sei amtsbekannt und durch die vorgelegten Unterlagen belegt. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe Identität, zumindest aber eine enge Ähnlichkeit. Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen richteten sich uneingeschränkt auch an das breite Publikum, das beim Erwerb der Produkte mit normaler Aufmerksamkeit agiere. Der aufgrund dieser Gesichtspunkte zu fordernde Abstand zur Widerspruchsmarke werde von der angegriffenen Wort-/Bildmarke nicht eingehalten. Das in der jüngeren Marke enthaltene Wort „apfel“ sei mit der Widerspruchsmarke begrifflich identisch und aufgrund der Sprachverwandtschaft klanglich zumindest ähnlich. Auch die Anfügung des Buchstabens „i“ mit der grafischen Gestaltung der jüngeren Marke trage nicht zu einem ausreichenden Abstand bei, da der Buchstabe „i“ hinter das Wort „apfel“ zurücktrete und die Marke von dem Wort „apfel“ als prägendes Element dominiert werde. Jedenfalls komme dem Bestandteil „apfel“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Selbst wenn man eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausschließen würde, sei die Gefahr gegeben, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG. Denn die angegriffene Marke enthalte nicht nur die Widerspruchsmarke in der deutschen Übersetzung, sondern auch den Buchstaben „i“, der in Produktkennzeichnungen der Widerspruchsmarke, wie „iPhone, iPad, iPod oder iTunes“ verwendet werde. Bei den Verbrauchern würde daher die Vorstellung entstehen, bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine für bestimmte Bereiche spezialisierte weitere Kennzeichnung der Widersprechenden oder um ein durch sie lizenziertes Sortiment. 16 Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, mit der er sinngemäß beantragt, 17 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom
10. Mai 2016 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen. 18 Er vertritt die Ansicht, die jüngere Marke halte auch im Bereich der identischen Dienstleistungen den erforderlichen Abstand ein. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei originär durchschnittlich. Nur für die Dienstleistungen der Klasse 42 könne eine Bekanntheit zugestanden werden. Der besondere Schutz des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG komme nur in Betracht, wenn die sich gegenüber stehenden Zeichen identisch oder ähnlich seien, was unabhängig von der Bekanntheit oder Kennzeichnungskraft der Marke als solcher zu prüfen sei. In klanglicher Hinsicht bestehe ein deutlicher Unterschied. Der Ein-Wort-Marke „APPLE“ stehe ein Kombinationszeichen gegenüber. Beim Zeichenvergleich müsse der Gesamteindruck berücksichtigt werden. Das DPMA habe insofern das Zeichen zu Unrecht in die einzelnen Bestandteile zerlegt. Zunächst würden sich die Worte „apfel“ und „APPLE“ in den letzten drei Buchstaben „fel“ und „PLE“ unterscheiden und dem normalerweise stärker beachteten Wortanfang die Bedeutung nehmen. Das „i“ könne deutsch als „i“ ausgesprochen werden, mit der bayrischen Bedeutung „ich“ oder Englisch als „ei“ und somit als gängige Abkürzung für u. a. „Internet“. Eine Ableitung aus den von der Widersprechenden in den Markt eingeführten Wörtern wie z. B. „iPhone“ sei dafür nicht erforderlich. Das kaufmännische &-Zeichen verbinde zwei Aussagen, die als zugehörig empfunden würden. Sowohl der Buchstabe „i“ als auch das Zeichen „&“ blieben bei der Aussprache nicht unberücksichtigt. Es ergebe sich daher klanglich die Aussprache des Zeichens als „Apfel und Ei“. Aus vergleichbaren Gründen gebe es auch eine schriftbildliche Unähnlichkeit. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die drei Elemente der jüngeren Marke nicht irgendwie nebeneinander stünden, sondern ihre Einheit und Zusammengehörigkeit durch die grafische Anordnung besonders ausgedrückt und hervorgehoben werde. Wegen des einheitlichen Begriffsgehalts der angegriffenen Marke dahingehend, dass die angebotenen Dienstleistungen sehr günstig seien („für `nen Appel und `n Ei“) sei schließlich auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. 19 Der Beschwerdeführer regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum BGH oder eine Vorlagefrage an den EuGH zur Frage der Zeichenähnlichkeit an. 20 Die Beschwerdegegnerin beantragt, 21 die Beschwerde zurückzuweisen. 22 Sie ist der Auffassung, zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit, die angesichts der jedenfalls für die identischen Dienstleistungen gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu einer Verwechslungsgefahr führe. Das Zeichen „APPLE“ unterscheide sich von dem Wortbestandteil „Apfel“ der jüngeren Marke lediglich durch die Buchstaben „pp“ gegenüber den Buchstaben „pf“. Sowohl die Wortanfänge mit der charakteristischen Vokal-Konsonantenverbindung „AP“ als auch die prägnanten Wortendungen „LE“ bzw. EL“ seien identisch bzw. ähnlich. Dagegen entfalte der abweichende Konsonant „f“ für den klanglichen Gesamteindruck des Wortes „Apfel“ keine Wirkung. Der Grundsatz der Gesamtbetrachtung der Vergleichszeichen hindere nicht daran, die Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „apfel“ ausreichen zu lassen, da der Buchstabe „i“ in der angegriffenen Marke innerhalb des Gesamteindrucks zurücktrete und die angegriffene Marke durch das Wort „apfel“ geprägt werde. Dies werde dadurch verstärkt, dass der älteren Marke aufgrund ihrer überragenden Bekanntheit eine weitaus gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme. Zudem stimme sie begrifflich mit dem Bestandteil „apfel“ der jüngeren Marke überein, die den Verkehr an die berühmte ältere Marke der Beschwerdeführerin erinnere. Es treffe – allein schon wegen der grafischen Gestaltung - nicht zu, dass der Buchstabe „i“ mit dem Element „apfel“ des jüngeren Zeichens in den Augen des Verkehrs einen Gesamtbegriff bilde. Auch einen von dem Beschwerdeführer dargelegten angeblichen Sinngehalt könne man nicht erkennen. Eine entsprechende Wahrnehmung des Verkehrs sei lebensfremd. Zumindest bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Im Übrigen lägen auch die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor. Die Bekanntheit der Marke „APPLE“ u. a. für Computer, Software und Unterhaltungselektronik sei offenkundig und amtsbekannt. Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG geforderte Zeichenähnlichkeit sei unstreitig gegeben. Schließlich werde durch die Nutzung der Marke „apfel & i“ der Aufmerksamkeitswert der Widerspruchsmarke ausgebeutet. In Verbindung mit Dienstleistungen, die sich alle auf die bekannten Produkte der Widersprechenden bezögen, mache sich der Beschwerdeführer die Bekanntheit der Marke „APPLE“ zunutze. Außerdem habe der Beschwerdeführer das Zeichen bewusst so gewählt, dass der Verkehr das ausgeprägt positive Image der Marke „APPLE“ auf die unter der angegriffenen Marke angebotenen Dienstleistungen übertragen werde. 23 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 24 Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. 25 Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der sich gegen die Eintragung einer Marke richtet, die nach dem
11. Oktober 2009, aber vor dem
12. Januar 2019 angemeldet worden war, ist nach § 158 Abs. 3 MarkenG die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum
13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. 26 A) Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin kann ihr Löschungsbegehren mit Erfolg auf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützen. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei Benutzung der angegriffenen Marke für die beanspruchten Dienstleistungen die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise ausnutzt, so dass die angegriffene Marke löschungsreif ist, §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG. Im Ergebnis zutreffend hat daher die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. 27
14. Die angegriffene Marke ist am
15. Oktober 2013 angemeldet worden, so dass der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann (§ 158 Abs. 3 MarkenG). 28
16. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG – sowohl im Bereich unähnlicher Waren und Dienstleistungen wie auch in entsprechender Anwendung im Bereich identischer oder ähnlicher Waren und Dienstleistungen – zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen, wobei bei Unionsmarken an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Union tritt, § 125 b Nr. 1 MarkenG. Diese Voraussetzungen sind bei im Rahmen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu unterstellender (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,
17. Auflage, § 9 Rn. 6) markenmäßiger Benutzung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen 29 „Verbraucherberatung bei der Einrichtung von EDV-Geräten und Anlagen in Betrieben und bei Privatanwendern; 30 Schulung in der Anwendung von Computern; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); 31 Computersoftwareberatung; Installation, Ersteinrichtungen und Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Beratung für Telekommunikationstechnik; Installation und Wartung von Software; EDV-Beratung; technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement.“ 32 gegeben. 33 a) Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine in der Union bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG. Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Insgesamt muss erkennbar sein, dass die Marke durch erfolgreiche wirtschaftliche Anstrengungen des Markeninhabers einen wirtschaftlichen Wert erlangt hat, der – auch branchenübergreifend – einer unlauteren Ausbeutung oder Beeinträchtigung durch Dritte zugänglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Bekanntheit nicht auf das Zeichen als solches beschränken darf, sondern die Bekanntheit der Marke, also als Herkunftszeichen für die betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen, notwendig ist (BGH GRUR 2004, 235, 23 – Davidoff II). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheitsfaktoren zählen dabei neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 25 – PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 – Springender Pudel). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 49 – TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 – OTTO Cap). 34 Dass der Widerspruchsmarke nach diesen Kriterien jedenfalls im Bereich der für sie eingetragenen Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 eine entsprechende Bekanntheit in der Union zukommt, ist gerichtsbekannt, wird aber auch glaubhaft gemacht durch den Vortrag der Beschwerdegegnerin. 35 Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin wurde 1976 in Kalifornien gegründet und zählt zu den ersten Herstellern von Personal-Computern. Mit dem Erscheinen des iPods