JURE219029973 ECLI:DE:BPatG:2021:100521B25Wpat593.19.0 BPatG München 25. Senat 20210510 25 W (pat) 593/19 Beschluss § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "SmartApp" – fehlende Unterscheidungskraft In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2019 104 425.8 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Mai 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen beschlossen: Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen. I. 1 Die Bezeichnung 2 SmartApp 3 ist am 3. April 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden: 4 Klasse 9: 5 Wartungssoftware; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem Computernetz; Software zum Verarbeiten von Bildern, Grafik und Text; Software für erweiterte Realität zur Verwendung in mobilen Geräten; Schulungssoftware; Mobile Apps; Herunterladbare mobile Anwendungen zur Verwendung mit tragbaren Computergeräten; Herunterladbare mobile Anwendungen für die Übertragung von Informationen; Herunterladbare Computersoftware für Fernüberwachung und -analyse; Computersoftware, die das Bereitstellen von Informationen über Kommunikationsnetzwerke ermöglicht; Computersoftware, die das Bereitstellen von Informationen über das Internet ermöglicht; Computerprogramme und -software zur Bildverarbeitung auf Mobiltelefonen; 6 Klasse 37: 7 Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; 8 Klasse 41: 9 Zurverfügungstellen von Online-Tutorien; Vorführungen zu Schulungszwecken; Veröffentlichung von Schulungsmaterialien; Veröffentlichung von Schulungshandbüchern; Veröffentlichung von Bedienungsanleitungen; Veranstaltung von Trainingskursen; Durchführung von Trainingskursen; Durchführung von Kursen [Unterricht] in Bezug auf Kundendienstleistungen; Computergestützte Schulungsdienstleistungen; Computergestützte Schulung; Veranstaltung und Durchführung von Vorträgen zu Trainingszwecken; 10 Klasse 42: 11 Technische Prüfung; Software as a Service [SaaS]; Prüfung der Funktionalität von Maschinen; Prüfung der Funktionalität von Apparaten und Instrumenten; Fehlersuche in Bezug auf Computersoftwareprobleme [Technische Hilfe]; Fehlersuche bei Computerhardware- und -softwareproblemen; Durchführung technischer Prüfungen; Durchführung technischer Messungen und Prüfungen; Computergestützte technische Prüfungen; Computergestützte diagnostische Prüfungsdienstleistungen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Produktentwicklung. 12 Mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 18. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2019 104 425.8 geführte Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. 13 Die angemeldete Marke bestehe aus dem Fachausdruck für künstliche bzw. gerätetechnische Intelligenz „Smart“ (vgl. Begriffe wie „smart card“, „smartphone“, „smartwatch“ oder „SMARTWARE“, „SMARTCLOCK“, „SmartSurf“ und „SmartAssist“) und dem auch in der deutschen Sprache gebräuchlichen Begriff „App“. Er sei die Abkürzung des englischen Wortes „Application“ und stehe für jede Art eines Anwendungsprogramms auf beliebigen Computern, Geräten oder anderen technischen Systemen. In der Gesamtheit habe die angemeldete Bezeichnung die Bedeutung „intelligente, clevere, geschickte und auf künstlicher Intelligenz (wie mit Software, Computertechnologie) basierende Anwendungssoftware“. Das Zeichen sei damit aber nur aus einer Kombination schutzunfähiger Bestandteile zusammengesetzt, die in ihrer Zusammenstellung keinen über die Summe der Einzelbestandteile hinausgehenden schutzfähigen Gesamtbegriff ergäben. Die vorhandene Binnengroßschreibung vermöge ebenso wenig die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens zu begründen. Das Wort „Smart“ sei in Kombination mit weiteren Begriffen und in einem entsprechenden Sachzusammenhang seit langem im Sinne von „technische Intelligenz“ geläufig und den angesprochenen Verkehrskreisen im Kontext mit technischen Waren bzw. im IT-Bereich bestens vertraut, nachdem es bereits vor dem Jahr 2004 mit dem Smartphone ein Mobiltelefon gegeben habe, das als „intelligentes“ Telefon über Zusatzfunktionen verfügt habe. 14 Die angesprochenen Verkehrskreise würden in dem angemeldeten Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich den werblichen Hinweis und eine Qualitätsanpreisung dahingehend erkennen, dass diese eine intelligente, clevere, geschickte und auf künstlicher Intelligenz basierende Anwendungssoftware bzw. ein intelligentes, cleveres, geschicktes und auf künstlicher Intelligenz basierendes zukunftsorientiertes, hochmodernes Produkt darstellten. In dieser Bedeutung beschreibe es auch sämtliche beanspruchten Dienstleistungen ihrer Art, Bestimmung und ihrem Inhalt nach, da sie sich auf eine intelligente Anwendungssoftware beziehen oder mit deren Hilfe bzw. unter deren Einsatz durchgeführt werden könnten. Ähnlich aufgebaute Begriffe wie „Smartboard“, „Smartcard“ oder „Smartphone“ seien bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, so dass es dem hier angesprochenen Verkehr nicht schwerfalle, den Bedeutungsgehalt des angemeldeten Zeichens unmittelbar zu erkennen. Für das entsprechende Verständnis bedürfe es keiner analysierenden Betrachtungsweise oder eines vertieften Nachdenkens, zumal es sich bei den Bestandteilen der Marke um zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wörter handele, die identisch oder sehr ähnlich im Deutschen gebräuchlich seien. Auch aus der Neuheit eines Zeichens könne die Unterscheidungskraft der Bezeichnung nicht abgeleitet werden. Ein betriebsneutraler werblicher Sachhinweis auf die Art, Beschaffenheit, Bestimmung und Qualität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei für die angesprochenen Verkehrskreise kein individualisierendes Herkunftskennzeichen. Weiter könne auch der Vortrag der Anmelderin zu vermeintlich vergleichbaren Voreintragungen, die den Begriff „Smart“ enthielten, nicht zum Erfolg der Anmeldung führen. 15 Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, die angemeldete Bezeichnung sei, anders als die Markenstelle meinte, unterscheidungskräftig und im Übrigen auch nicht freihaltebedürftig. Die Zurückweisung der Anmeldung sei bereits deswegen fehlerhaft, weil die Markenstelle die Anmeldung insgesamt und pauschal für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen habe. Nach den Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung sei die Unterscheidungskraft aber im Hinblick auf jede der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gesondert zu beurteilen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft des Zeichens genüge. 16 Gerade im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 sei die Begründung des Zurückweisungsbeschlusses unschlüssig. Diesbezüglich sei erst eine analysierende Betrachtungsweise erforderlich, um die Wortfolge „SmartApp“ als schutzunfähig anzusehen. Die jeweiligen Wortbestandteile der Marke hätten zahlreiche weitere lexikalisch nachweisbare Bedeutungen wie beispielsweise clever, schlau, schick oder schnell („smart“) und Bewerbung, Antrag, Anmeldung, Anstrich oder Anwendung („App“), was zu entsprechend unterschiedlichen Bedeutungen der jeweils möglichen Wortkompositionen führe. Insoweit sei nicht auszuschließen, dass der Kombination „SmartApp“ gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine herkunftshinweisende Funktion zukomme, zumal auch insoweit ein beschreibender Inhalt nicht gegeben sei. 17 Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt, 18 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2019 aufzuheben. 19 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 11. März 2021 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen. II. 20 Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „SmartApp“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 und den Dienstleistungen der Klassen 37, 41 und 42 jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG). 21 1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8Abs. 2Nr. 1MarkenGist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13– Marlene-Dietrich Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22– test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 – Flugbörse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (vgl. BGH GRUR 2013, 522, Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100, Rn. 23– TOOOR!). 22 Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung „SmartApp“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. 23
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.