JURE219030028 ECLI:DE:BPatG:2021:250221B30Wpat37.19.0 BPatG München 30. Senat 20210225 30 W (pat) 37/19 Beschluss § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – „gene4me“ – keine Unterscheidungskraft für einen Teil der Waren und Dienstleistungen – Unterscheidungskraft, kein Freihaltungsbedürfnis für die übrigen Waren und Dienstleistungen In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2018 005 004.9 hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. Meiser beschlossen: Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2018 und vom 18. Juli 2019 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen der „Klasse 5: veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Klasse 9: Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Klasse 10: Geräte für physikalische Therapie; veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Klasse 44: veterinärmedizinische Dienstleistungen; Schönheitspflege für Menschen; Gesundheitspflege für Tiere; Schönheitspflege für Tiere“ zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. I. 1 Das Zeichen 2 gene4me 3 ist am 28. Februar 2018 u.a. für die folgenden Waren und Dienstleistungen 4 „Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; 5 Klasse 9: Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische, audiovisuelle, multimediale und fotografische Geräte; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; 6 Klasse 10: Geräte für physikalische Therapie; medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; 7 Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; 8 Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen; Schönheitspflege für Menschen; Gesundheitspflege für Tiere; Schönheitspflege für Tiere“ 9 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden. 10 Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 27. April 2018 und vom 18. Juli 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich hinsichtlich der o. g. Waren und Dienstleistungen, zurückgewiesen, weil es dem Anmeldezeichen insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). 11 Zur Begründung ist ausgeführt, dem Anmeldezeichen gene4me komme der Begriffsinhalt „Gene für mich, Gentherapie für mich“ zu. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke daher ausschließlich als Werbebotschaft verstehen, mit der auf personalisierte Gentherapien hingewiesen werde. 12 Das englische Wort „gene“ entspreche dem deutschen Wort „Gene“. Bei der Buchstabenfolge „4me“ mit der Bedeutung „for me“ bzw. „für mich“ handele es sich nachweislich um eine in der Werbung vielgenutzte Floskel. Auch sei davon auszugehen, dass „gene“ in der angemeldeten Marke nicht nur im engeren Sinn mit „Gene“ zu übersetzen sei, sondern auch die Bedeutung „Gentherapie“ aufweise. Typisches Element einer Gentherapie sei es, ein intaktes Gen in eine Körperzelle einzufügen, damit es dort die Funktion eines defekten Gens übernehme. Mit der Wortfolge „Gene für mich“ werde also darauf hingewiesen, dass Gene angeboten würden, die für den Nutzer einen therapeutischen Nutzen haben könnten, z.B. um einen genetischen Defekt zu korrigieren. Mit der Wortfolge gene4me werde daher in werbeüblicher Weise auf eine personalisierte Gentherapie hingewiesen. 13 Ausgehend hiervon bestehe ein enger Sachbezug zu allen zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen. Dies gelte nicht nur für das Durchführen von Gentherapien als Element der medizinischen Dienstleistungen in Klasse 44, sondern auch für die Waren der Klasse 5, da es sich um Medikamente oder Präparate handeln könne, die eine Gentherapie darstellten oder unterstützen könnten. Die Waren der Klasse 9 sowie die Geräte, Apparate und Instrumente der Klasse 10 könnten für den Einsatz bei Gentherapien besonders geeignet sein. Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten sich schließlich inhaltlich-thematisch mit Gentherapien befassten. 14 Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. 15 Er macht geltend, die angemeldete Marke wirke in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend, sondern klar herkunftshinweisend. Der Slogan gene4me werde im vorliegend maßgeblichen Waren- und Dienstleistungszusammenhang gerade nicht als werbeüblich wahrgenommen, sondern verfüge zumindest über einen gewissen Grad an Unterscheidungskraft. Dabei sei zu beachten, dass im medizinischen Bereich – anders als etwa in den Bereichen Medien oder auch Handel – Werbebotschaften mit „4me“ nicht üblich seien. Denn hier würden Werbebotschaften in der Regel eher verhalten und sachlich präsentiert, nicht aber mittels eines „catchy“ Slogans auf Englisch mit der Zahl “4“ als Substitut für das Wort „for“. 16 Aber selbst wenn man unterstelle, dass die angemeldete Marke von einem relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise im Sinne von „Genfürmich“ verstanden werde, weil phonetische Äquivalente (und insbesondere die Verwendung von „4“ als Äquivalent für das englische Wort „for“) üblich geworden seien, sei das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig. 17 Denn nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „for you“ (BGH I ZB 81/13 = WRP 2015, 195 ff.) könne die Wendung „4me“ für sich gesehen nicht ausschließlich als Kaufappell angesehen werden. Dies müsse gleichermaßen für eine Verbindung von „4me“ mit einer für einen Kaufappell fernliegenden Angabe – wie hier „gene“ – gelten. 18 Ein Gen (englisch „gene“) sei ein Abschnitt auf der DNA und enthalte die Grundinformation für die Entwicklung von Eigenschaften eines Individuums und zur Herstellung einer biologisch aktiven RNA. Gene würden aber nicht gehandelt und seien einem Vertrieb in Deutschland nicht zugänglich. Im Sinne der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „for you“ könne die Wendung „4me“ daher weder für sich gesehen noch in Verbindung mit dem Bezugswort „gene“ ausschließlich als Kaufappell angesehen werden. 19 Die Markenstelle habe ferner zur Unrecht einen Sachzusammenhang zwischen dem Anmeldezeichen und den relevanten Waren und Dienstleistungen angenommen und dabei grundsätzlich verkannt, dass Gene nicht einfach als pharmazeutische Erzeugnisse oder diätetische Lebensmittel erworben oder konsumiert werden könnten. Ebenso seien z. B. keine Geräte für physikalische Therapie, medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente bekannt, die dem Verkehr auf dem Marktsegment der „Gentherapie“ begegnen könnten. Auch die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9 könnten kein Produktangebot im Zusammenhang mit Genen beinhalten. 20 Soweit Therapieangebote im Zusammenhang mit Gendefekten existierten, stelle gene4me mit der Übersetzung „Gen“ bzw. „Erbgut für mich“ weder eine unmittelbare Beschreibung dar noch bestehe sonst ein hinreichend enger Sachzusammenhang. Die Markenstelle habe sich in unzulässiger Weise damit beholfen, nicht das Wortverständnis von „Gen“, sondern vielmehr die Bedeutung „Gentherapie“ zu Grunde zu legen. Das Wortelement „gene“ könne aber nicht mit „Gentherapie“ gleichgesetzt werden, und auch das Anmeldezeichen gene4me beinhalte keinen Hinweis auf eine „Gentherapie für mich“. Ein sachlicher Bezug des Zeichens zu den Dienstleistungen der Klassen 42 und 44 sei demnach nicht erkennbar. 21 Bei der Wahrnehmung des Anmeldezeichens müsse der Verkehr vielmehr in mehreren Gedankenschritten schlussfolgern, dass hier keine Gene verkauft würden, sondern dass es sich um ein Angebot zu einer medizinischen Therapie handele, bei der „ggf. auf das bei dem jeweiligen Betrachter vorhandene Erbgut in verschiedener Weise eingewirkt“ werde. Damit könne aber nicht von einer rein werbemäßigen Aussage ausgegangen werden. Vielmehr beinhalte das Anmeldezeichen einen Herkunftshinweis und sei somit unterscheidungskräftig. 22 Der Anmelder beantragt sinngemäß, 23 die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2018 und vom 18. Juli 2019 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. 24 Der Senat hat dem Anmelder mit der Terminsladung vom 20. Oktober 2020 Rechercheergebnisse übersandt. Mit Schriftsatz vom 16. Februar 2021 hat dieser seinen ursprünglich gestellten hilfsweisen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen. 25 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 26 Die zulässige Beschwerde ist in der Sache im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen. 27 Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke gene4me in Bezug auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 10, 42 und 44 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1, 5 MarkenG). 28 1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook). 29 Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops). 30 Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013,1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister). 31 Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). 32 Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung von (sloganartigen) Wortfolgen auszugehen, an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen sind (EuGH GRUR Int 2012, 914 Rn. 25 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 14 – Gute Laune Drops; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy). Daher ist die Tatsache allein, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, nicht genügend zur Verneinung der für die Schutzfähigkeit erforderlichen Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 44 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Denn der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht von vorneherein aus. Entscheidend ist, ob der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht, oder ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 45 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 23 – Gute Laune Drops). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder bei Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 23 – Gute Laune Drops; GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2009, 949 Rn. 12 – My World; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Weist die Wortfolge einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook). Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des Weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). 33 2. Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge gene4me in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu verneinen, da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung insoweit ohne besonderen gedanklichen Aufwand nur und ausschließlich als beschreibende Sachangabe mit anpreisendem Charakter auffassen, so dass sie diese nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb bzw. Unternehmen erkennen. 34
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.