JURE219030282 ECLI:DE:BPatG:2021:111121B30Wpat535.20.0 BPatG München 30. Senat 20211111 30 W (pat) 535/20 Beschluss § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 37 Abs 1 MarkenG, § 119 MarkenG, § 124 MarkenG, Art 5 MAbkMadridProt, Art 6quinqies Abschn B PVÜ DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdesache – "Biologic Building Blocks (international registrierte Wortmarke)" – fehlende Unterscheidungskraft – keine Bindungswirkung hinsichtlich der Schutzwirkung im Inland aufgrund ausländischer Voreintragungen In der Beschwerdesache … hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Dr. Weitzel beschlossen: Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen. I. 1 Die in den USA basisregistrierte und am 18. Juli 2017 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter der Nummer 1 363 085 international registrierte Wortmarke 2 Biologic Building Blocks 3 sucht – nach einem im Beschwerdeverfahren am 25. Juni 2020 erklärten Teilverzicht – noch für die folgenden Waren und Dienstleistungen: 4 „Klasse 1: Biochemical stabilizers, cryoprotectants, buffers, solubilizers, and anti-oxidants used in the development, formulation and manufacture of biopharmaceuticals, pharmaceuticals, vaccines, parenteral formulations, injectable formulations, gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical buffers for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations; biochemical catalysts and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations. 5 Klasse 42: Biochemical research and development; chemical, biochemical, biological and bacteriological research and analysis; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of vaccines and medicines.” 6 um Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach. 7 Mit Beschluss vom 6. Februar 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ). 8 Zur Begründung ist ausgeführt, der angesprochene Fachverkehr werde das Wortzeichen im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern vielmehr als Sachhinweis verstehen. Die von der IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien sämtlich auf den pharmazeutischen Bereich ausgerichtet. Biologic Building Blocks (biologische Bausteine) bezeichneten in der synthetischen Biologie genetische Elemente, die man frei kombinieren könne. Es handele sich damit um einen Grundbegriff, der komplexe biologische Systeme und deren Analyse umfasse. Mithilfe derartiger Bausteine könnten biologisch komplexe Prozesse im Labor realisiert, entworfen, nachgebaut oder verändert werden. Mit dieser für den Fachverkehr unmittelbar erkennbaren Bedeutung sei das Markenzeichen aber geeignet, die inhaltlich-thematische Ausrichtung, Bestimmung und Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. 9 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. 10 Sie macht geltend, dass die IR-Marke über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Aus Sicht der angesprochenen Fachkreise komme der Marke im vorliegenden Waren und Dienstleistungszusammenhang kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu. 11 Die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entspreche - nach dem am 25. Juni 2020 erklärten Teilverzicht - der Fassung des englischen Teils der internationalen Registrierung. Für die Kennzeichnung Biologic Building Blocks sei die Übersetzung „biologische Bausteine“ naheliegend. Dieser Begriff werde in der synthetischen Biologie neben „Biobricks“ als Fachbegriff zur Bezeichnung genetischer Elemente verwendet, die frei kombiniert werden können. Eine weitere Verwendung dieses Begriffs finde sich in Zusammenhang mit Spielzeug, nämlich Bauklötzen, die aus besonders umweltfreundlichem Material hergestellt seien. 12 Entsprechende Waren und hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen beanspruche die IR-Marke aber nicht. Alleine der Umstand, dass die relevanten Waren und Dienstleistungen dem pharmazeutischen Bereich zuzuordnen seien, rechtfertige weder die Annahme eines beschreibenden Charakters des Markenzeichens, noch bestehe insoweit ein enger beschreibender Bezug. 13 Schließlich begründeten die Schutzbewilligungen in den USA und vor allem auch in England ein starkes Präjudiz zugunsten der Schutzerstreckung auch auf die Bundesrepublik Deutschland, zumal es sich bei der verfahrensgegenständlichen Marke um eine aus englischen Wörtern zusammengesetzte Wortfolge handele. 14 Die Markeninhaberin beantragt, 15 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2020 aufzuheben. 16 Der Senat hat der Markeninhaberin mit der Terminsladung vom 5. Juli 2021 Rechercheergebnisse übersandt. Mit Schriftsatz vom 8. November 2021 hat diese ihren ursprünglich gestellten hilfsweisen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen und beantragt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. 17 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 18 Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. 19 1. Der Prüfung unterliegt das endgültig formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung vom 25. Juni 2020. In der – wie vorliegend – vorbehaltlos erfolgten Einreichung eines zulässig eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist zugleich der Verzicht auf die nicht mehr enthaltenen Waren und Dienstleistungen zu sehen, der einen Rückgriff auf das frühere Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausschließt (vgl. BPatG, 30 W (pat) 526/17 – CAN; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 39 Rn. 2). 20 2. Für die damit beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen 21 „Klasse 1: Biochemical stabilizers, cryoprotectants, buffers, solubilizers, and anti-oxidants used in the development, formulation and manufacture of biopharmaceuticals, pharmaceuticals, vaccines, parenteral formulations, injectable formulations, gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical buffers for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations; biochemical catalysts and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations. 22 Klasse 42: Biochemical research and development; chemical, biochemical, biological and bacteriological research and analysis; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of vaccines and medicines.” 23 steht der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke IR 1 363 085 Biologic Building Blocks auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, so dass die Markenstelle die Schutzerstreckung zu Recht gemäß §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ verweigert hat. 24 3. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla). 25 Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Schutzerstreckung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – Düsseldorf Congress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006). 26 4. Nach diesen Grundsätzen fehlt der IR-Marke 1 363 085 in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 1 und Dienstleistungen der Klasse 42 jegliche Unterscheidungskraft. 27
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