, § 7 PatV nachgehend BGH, 11. Juni 2024, Az: X ZB 5/22, Beschluss DEU Bundesrepublik Deutschland Patentbeschwerdeverfahren – "FOOD CONTAINER“ – zur Erfinderbenennung – Erfinder kann nur eine natürliche Person sein – künstlicher Intelligenz kommt keine „Erfinderehre“ zu – Zurückweisung der Patentanmeldung Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1
kann nur eine natürliche Person sein. Für eine richterliche Rechtsfortbildung mit dem Ziel, auch eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder benennen zu können, besteht mangels Gesetzeslücke kein Raum. Die Regelung des § 37 Abs. 1
hat die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt. In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 10 2019 128 120.2 (hier: Zurückweisung der Anmeldung) hat der
könne nur eine natürliche Person sein. Unter einer natürlichen Person sei ein Mensch zu verstehen, der nach § 1 BGB rechtsfähig sei. Auf eine „künstliche Intelligenz“ treffe dies ersichtlich nicht zu. Daher könne das Formblatt zur Erfinderbenennung, das der Anmelder am Anmeldetag eingereicht habe, nicht als Erfinderbenennung im Sinne von § 37
und § 7 PatV anerkannt werden. Der Anmelder müsse vielmehr mit einer Zurückweisung der Anmeldung, die auf § 42
i. V. m. § 37
gestützt werde, rechnen. 3 Hierauf hat der Anmelder mit Eingabe vom
verpflichtet, wahrheitsgemäß den Erfinder zu benennen, also hier das System …, das unzweifelhaft der Schöpfer der Erfindung sei; andererseits habe diese pflichtgemäß vorgenommene Benennung des Erfinders zur Folge, dass seine Anmeldung zurückgewiesen werde. Letztlich führe die Auffassung der Prüfungsstelle dazu, dass ihm das Recht auf das Patent, das ihm nach § 6
als Eigentümer des Systems … zustehe, vorenthalten werde. Dies stelle einen Verstoß gegen Art. 14 GG dar. Im Übrigen dürften im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42
nur klar und offenkundig zu Tage tretende Mängel einer Anmeldung beanstandet werden. Die im Zusammenhang mit § 37
und § 7 PatV aufgeworfene Frage, ob aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles ausnahmsweise eine KI als Erfinder benannt werden müsse, sprenge diesen Rahmen. Da es sich hierbei um eine schwierige Rechtsfrage handele, zu der es keine gesicherte Rechtsprechung existiere, könne eine entsprechende Klärung nicht im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung erfolgen. 8 Dem Gesetzgeber dürfe im Übrigen nicht unterstellt werden, er habe Erfindungen, die von einer KI stammten, von dem Patentschutz ausschließen wollen. Eine andere Sichtweise folge auch nicht aus § 63 Abs. 2
, wo von der „Person des Erfinders“ die Rede sei. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der historische Gesetzgeber die Möglichkeit, dass eine Erfindung auch von einer KI gemacht werden könnte, schlicht und einfach nicht vorausgesehen habe. 9 b) Mit Gerichtsbescheiden vom
anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Neben der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage, ob als Erfinder im Sinne von § 37
und § 7 PatV ausschließlich natürliche Personen benannt werden dürften, sah es der erkennende Senat zusätzlich als klärungsbedürftig an, ob ggf. auch ergänzende Angaben in der Erfinderbenennung toleriert werden müssten, die z. B. die Entstehung der Erfindung beträfen. Die Präsidentin des DPMA ist schließlich mit Schriftsatz vom 31. August 2021 dem Beschwerdeverfahren beigetreten. 11 4.
von „Personen“ die Rede sei und § 7 Abs. 2 Nr. 1 PatV die Angabe von „Vornamen“ und „Namen“ der Erfinder vorschreibe, was naturgemäß nur auf natürliche Personen zutreffe. Die Notwendigkeit einer natürlichen Person werde zusätzlich durch die weitere Systematik des deutschen
unterstrichen. In § 63 Abs. 1
werde dem Erfinder z. B. das Rechts zugesprochen, auf Offenlegungs- und Patentschriften genannt zu werden, was Ausprägung eines speziellen, nur natürlichen Personen zukommenden Erfinderpersönlichkeitsrechts sei. Demgegenüber sei nicht erkennbar, weshalb die grundlegende Anknüpfung des Gesetzgebers an einen „menschlichen Erfinder“ - selbst unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts - in Frage gestellt werden müsse. 22
außerhalb der Prüfungskompetenz des DPMA und seien auch deshalb unzulässig. 24
25), sondern nach wie vor einen Schutzrechtserwerb anstrebt und damit ein legitimes wirtschaftliches Interesse verfolgt. 28 Der Anmelder übersieht allerdings, dass es nach deutschem Recht für die Beurteilung, ob eine Erfindung vorliegt und im Sinne von § 4
auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ohne Belang ist, auf welchen tatsächlichen Werdegang die Erfindung sich gründet und ob benannte Personen in zutreffender Weise als Erfinder anzusehen sind; eine Erfindung wird nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt, sodass es gleichgültig ist, ob sie auf bewusstem Denken, systematischem Arbeitseinsatz mit planmäßigen Versuchen oder lediglich auf der Ausnutzung zufällig aufgedeckter, naturgesetzlicher Zusammenhänge beruht oder - wie hier - auf den Einsatz von KI (vgl. Busse/Keukenschrijver,
, 9. Aufl., § 4 Rn. 13; BGH GRUR 2016, 475, 481 - „Rezeptortyrosinkinase“). In keinem der genannten Fälle besteht irgendeine erkennbare Notwendigkeit, auf die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder zu verzichten, um das begehrte Patent zu erhalten. 29 Hieraus folgt, dass das vom Anmelder beschriebene „Dilemma“, einerseits nach § 124
pflicht- und wahrheitsgemäß das System … als Erfinder benennen zu müssen und hierdurch andererseits die Zurückweisung der Anmeldung zu erleiden, überhaupt nicht besteht. Die in § 124
geregelte Wahrheitspflicht bezieht sich ausschließlich auf tatsächliche Umstände, während es sich bei der Überzeugung des Anmelders, dass nicht er selbst, sondern seine von ihm entwickelte KI der Erfinder sei, lediglich um eine Rechtsmeinung handelt. Da die Äußerung von Rechtsmeinungen nicht der Wahrheitspflicht unterliegt (vgl. z. B. Schulte/Schell,
,
2; BGH GRUR 2006, 754, 756, Rn. 18 - „Haftetikett“), besteht für den Anmelder auch insoweit kein rechtliches Hindernis, sich selbst als Erfinder zu benennen. 30 Dennoch kann dem Anmelder im Ergebnis ein Rechtsschutzinteresse nicht abgesprochen werden. Seine Überzeugung, dass eine KI in gleicher Weise wie eine natürliche Person als Erfinder in Betracht zu ziehen sei und die Benennung eines entsprechenden Systems als Erfinder statthaft sein müsse, spiegelt eine Rechtsmeinung wider, die mittlerweile von einigen Stimmen für vertretbar angesehen wird (vgl. z. B. die Nachweise bei Dornis in GRUR 2021, 784 ff.). Für das australische Patentrechtssystem hat das Federal Court of Australia die Möglichkeit, eine KI als Erfinder zu benennen, zwischenzeitlich mit einer Entscheidung vom 30. Juli 2021 bejaht (vgl. Az.: VID 108 of 2021). Vor diesem Hintergrund erschiene es unangemessen, dem Anmelder die vorliegende Rechtsverfolgung von vornherein mit der Begründung zu verweigern, dass er jederzeit (wenn auch im Widerspruch zu seiner eigenen Überzeugung) die Möglichkeit gehabt hätte, sich selbst als Erfinder zu benennen. 31 2. Begründetheit der Beschwerde 32 a) Hauptantrag und Hilfsantrag 1 33 Weder Hauptantrag noch Hilfsantrag 1 sind gewährbar. Nach der gegenwärtigen Fassung des § 37 Abs. 1
besteht kein Raum, das System …, wie es durch „Anlage B8“ vorgegeben wird, als Erfinder zu benennen; gleiches trifft auf den vom Anmelder gestellten Hilfsantrag 1 zu, mit dem dieser die Feststellung begehrt, dass keine natürliche Person die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Erfindereigenschaft erfülle und es somit überhaupt keiner Einreichung einer Erfinderbenennung bedürfte. Hilfsantrag 1 ist offensichtlich mit dem Erfinderbenennungsgebot des § 37 Abs. 1
unvereinbar; aus der gesetzlichen Fiktion des § 7 Abs. 1
ergibt sich, dass der Anmelder im Zweifelsfall sich selbst benennen muss. 34 aa) Der erkennende Senat, der durch die eingelegte Beschwerde für die Durchführung der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42
zuständig geworden ist (vgl. BGH GRUR 2019, 766, 767 - „Abstandsberechnungsverfahren“), wird vorliegend - entgegen der Auffassung des Anmelders - nicht durch den besonderen Charakter der Offensichtlichkeitsprüfung an einer Entscheidung zum Nachteil des Anmelders gehindert. Es trifft zu, dass sich eine Prüfung nach § 42
darauf beschränkt, ob eine vorgelegte Erfinderbenennung gemessen an den Vorgaben von § 37 Abs. 1
und § 7 PatV offensichtliche Mängel aufweist (vgl. BPatG GRUR 2009, 50, 52 - „Offensichtlichkeitsprüfung“). Als Maßstab für die Feststellung, ob ein Mangel zweifelfrei und offen zu Tage tritt, ist jedoch nicht der Sonderfall, sondern der Regelfall heranzuziehen. Dieser besteht nach gängiger, durchaus als richtig empfundener Praxis darin, dass nur eine natürliche Person als Erfinder benannt werden kann. Hieraus folgt, dass im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung der Umstand, dass bisher keine gesicherte Rechtsprechung zur Erfindereigenschaft einer KI existiert, im Ergebnis gegen den Anmelder wirkt. 35 bb) In der Sache schließt sich der erkennende Senat der Auffassung der weiteren Verfahrensbeteiligten an, dass nämlich nach gegenwärtiger Rechtslage, die sich aus § 37 Abs. 1
ergibt, nur natürliche Personen, nicht aber Maschinen als Erfinder benannt werden können. Die Regelung § 37 Abs. 1
, die im Zusammenhang mit § 63
zu sehen ist, konstituiert ein Recht des Erfinders auf Namensnennung, wodurch eine Anerkennung seiner Erfindereigenschaft („Erfinderehre“) zum Ausdruck kommen soll (vgl. Benkard/Schäfers/Schwarz,
,
2 f.; Busse/Keukenschrijver,
, 9. Aufl., § 37 Rn. 4). Aus der so vom Gesetzgeber bewusst getroffenen Entscheidung folgt, dass nach deutschem Patentrecht eine KI nie als Erfinder oder Miterfinder benannt werden kann (vgl. Schulte/Moufang,
mit EPÜ,
2 f.). 36 Der Einwand des Anmelders, der historische Gesetzgeber habe die Möglichkeit, dass eine Erfindung auch von einer KI generiert werden könne, nicht vorausgesehen, reicht für eine richterliche Rechtsfortbildung im Sinne des Anmelders nicht aus. Die Öffnung der Erfinderbenennung für KI im Wege des Richterrechts setzt die Feststellung voraus, dass die Regelung des § 37
und die des § 63
aufgrund eines veränderten Lebenssachverhalts, nämlich durch das Entstehen künstlicher Intelligenzen, nachträglich lückenhaft geworden wären (vgl. Wiedemann, NJW 2014, 2407, 2411). Dies würde bedeuten, dass der in beiden Regelungen enthaltene Begriff der „Person“ nicht mehr alle relevanten Sachverhalte umfassen würde. Hierfür gibt es aber keinen Anhaltspunkt. Die beiden genannten Regelungen haben einerseits die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt, und andererseits führt der Ausschluss einer KI von der Erfinderbenennung zu keiner Einschränkung bei der Patentfähigkeit der entsprechenden Erfindung und damit zu keinem wirtschaftlichen Nachteil (vgl. oben Abschnitt II. 1.). 37 b) Hilfsantrag 2 38 Die Gewährbarkeit des Hilfsantrags 2 scheitert daran, dass dieser auf eine nachträgliche Änderung der Beschreibung gerichtet und damit unzulässig ist. Der in der „Anlage B5“ enthaltende Text wonach „die vorliegende Erfindung von einer künstlichen Intelligenz namens … geschaffen (wurde)“, stellt gegenüber den am Anmeldtag eingereichten Unterlagen eine unzulässige Erweiterung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung dar. Über die Regelung des § 14 Satz 2
, wonach Schutzansprüche unter Heranziehung der Beschreibung auszulegen sind, entstünde insgesamt die Gefahr einer unzulässigen Erweiterung des geschützten Gegenstandes, falls es später ggf. zur Erteilung eines Patents kommen sollte. 39 c) Hilfsantrag 3 40 Der als Hilfsantrag 3 gestellte Antrag, die mit Schriftsatz vom
an das DPMA zurückzuverweisen. 43 4. Die Rechtsbeschwerde war hinsichtlich der Frage, ob eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1
benannt werden kann, und zur Frage, ob § 7 PatV dahingehend als abschließend zu verstehen ist, dass auch nur die im Katalog des Absatzes2 genannten Angaben in der Erfinderbenennung statthaft sind, zuzulassen. Die beiden Rechtsfragen sind von grundsätzlicher Bedeutung und erfordern zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
). http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE229030438&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.