BPatG 11 W (pat) 5/21
JURE229030438 ECLI:DE:BPatG:2021:111121B11Wpat5.21.0 BPatG München 11. Senat 20211111 11 W (pat) 5/21 Beschluss § 37 Abs 1 PatG, § 7 PatV nachgehend BGH, 11. Juni 2024, Az: X ZB 5/22, Beschluss DEU Bundesrepublik Deutschland Patentbeschwerdeverfahren – "FOOD CONTAINER“ – zur Erfinderbenennung – Erfinder kann nur eine natürliche Person sein – künstlicher Intelligenz kommt keine „Erfinderehre“ zu – Zurückweisung der Patentanmeldung Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Für eine richterliche Rechtsfortbildung mit dem Ziel, auch eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder benennen zu können, besteht mangels Gesetzeslücke kein Raum. Die Regelung des § 37 Abs. 1 PatG hat die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt.
In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 10 2019 128 120.2 (hier: Zurückweisung der Anmeldung) hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele beschlossen:
I.
1 Der Beschwerdeführer, eine natürliche Person, ist Anmelder der am 17. Oktober 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Patentanmeldung, die das Aktenzeichen 10 2019 128 120.2 erhalten hat und dessen Gegenstand gemäß der ordnungsgemäß nachgereichten deutschen Übersetzung mit „LEBENSMITTELBEHÄLTER“ bezeichnet ist. Die Erfinderbenennung, die am Anmeldetag auf dem amtlichen Formblatt P 2792 mit eingereicht worden war, enthielt in dem dafür vorgesehenen Feld weder den Namen des Anmelders noch den einer anderen natürlichen Person, sondern stattdessen folgende Angabe: „… – Die Erfindung wurde selbständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt.“ 2 1. Mit Bescheid vom 9. Dezember 2019 hat die zuständige Prüfungsstelle des DPMA dem Anmelder sinngemäß mitgeteilt, dass die eingereichte Erfinderbenennung nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Erfinder im Sinne von §§ 6, 37 PatG könne nur eine natürliche Person sein. Unter einer natürlichen Person sei ein Mensch zu verstehen, der nach § 1 BGB rechtsfähig sei. Auf eine „künstliche Intelligenz“ treffe dies ersichtlich nicht zu. Daher könne das Formblatt zur Erfinderbenennung, das der Anmelder am Anmeldetag eingereicht habe, nicht als Erfinderbenennung im Sinne von § 37 PatG und § 7 PatV anerkannt werden. Der Anmelder müsse vielmehr mit einer Zurückweisung der Anmeldung, die auf § 42 PatG i. V. m. § 37 PatG gestützt werde, rechnen.
3 Hierauf hat der Anmelder mit Eingabe vom 17. Januar 2020 eine geringfügig geänderte Erfinderbenennung eingereicht, in der er lediglich einen Adresszusatz, nämlich „c/o T…, …“ ergänzt hat.
4 Sinngemäß hat der Anmelder vorgetragen, es entspräche nicht den tatsächlichen Gegebenheiten, wenn er sich selbst als Erfinder bezeichnete. Die von ihm entwickelte künstliche Intelligenz (KI) mit Namen … habe selbständig agierend die Erfindung hervorgebracht. … sei ein vollkommen autonom operierendes, neuronales Netzwerk, das in der Lage sei, ohne vorherige Aufgabenstellung neue technische Lösungen zu generieren. Er, der Anmelder, sei zwar der Eigentümer dieser KI, er habe aber auf die Aufgabenstellung und deren Lösung, die zur vorliegenden Erfindung geführt habe, keinerlei Einfluss gehabt. Das deutsche Patentgesetz schreibe nicht ausdrücklich fest, dass ein Erfinder eine natürliche Person sein müsse. Dass eine erfinderische Leistung zwingend nur von einem Menschen erbracht werden könne, entspringe einer mittlerweile überkommenen, rein anthropozentrischen Definition des Begriffs „schöpferisch“. Der Begriff des „Erfinders“ müsse stets unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts neu ausgelegt werden, was letztlich Aufgabe der Rechtsprechung sei.
5 Mit Beschluss vom 24. März 2020, der dem anwaltlichen Vertreter des Anmelders am 30. März 2020 zugestellt worden ist, hat die Prüfungsstelle 57 des DPMA die Patentanmeldung aus den Gründen, die sie zuvor im Bescheid vom 9. Dezember 2019 skizziert hatte, zurückgewiesen.
6 2. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 22. April 2020 beim DPMA eingegangene Beschwerde des Anmelders, der die Prüfungsstelle 57 des DPMA nicht abgeholfen, sondern die die Beschwerde mit Schreiben vom 29. April 2020 dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt hat.
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8 Dem Gesetzgeber dürfe im Übrigen nicht unterstellt werden, er habe Erfindungen, die von einer KI stammten, von dem Patentschutz ausschließen wollen. Eine andere Sichtweise folge auch nicht aus § 63 Abs. 2 PatG, wo von der „Person des Erfinders“ die Rede sei. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der historische Gesetzgeber die Möglichkeit, dass eine Erfindung auch von einer KI gemacht werden könnte, schlicht und einfach nicht vorausgesehen habe.
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10 3. Mit Beschluss vom 31. Mai 2021 hat der Senat der Präsidentin des DPMA gemäß § 77 Satz 1 PatG anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Neben der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage, ob als Erfinder im Sinne von § 37 PatG und § 7 PatV ausschließlich natürliche Personen benannt werden dürften, sah es der erkennende Senat zusätzlich als klärungsbedürftig an, ob ggf. auch ergänzende Angaben in der Erfinderbenennung toleriert werden müssten, die z. B. die Entstehung der Erfindung beträfen. Die Präsidentin des DPMA ist schließlich mit Schriftsatz vom 31. August 2021 dem Beschwerdeverfahren beigetreten.
11 4. a) Mit Eingabe vom 3. November 2021 hat der Anmelder schließlich eine neue, geringfügig überarbeitete Erfinderbenennung gemäß einer „Anlage B8“ vorgelegt, in der er - eine Anregung der weiteren Verfahrensbeteiligten aufgreifend - den Begriff „Rechtsnachfolge“ durch den Begriff „Rechtserwerb“ ersetzt und den Adresszusatz auf Seite 1 in „c/o … T…, PhD“ präzisiert hat:
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14 Der Anmelder hat den Antrag gestellt, 15 den Beschluss der Prüfungsstelle 57 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2020 aufzuheben und die mit Schriftsatz vom 3. November 2021 als „Anlage B8“ vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen. Ferner hat der Anmelder beantragt, - jeweils wiederum verbunden mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben - hilfsweise 16 1. festzustellen, „dass es im vorliegenden Fall keiner Erfinderbenennung bedarf, da keine natürliche Person die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Erfindereigenschaft erfüllt. Das Recht auf das Patent ist auf den Anmelder übergegangen durch Rechtserwerb, da T… der Eigentümer der künstlichen Intelligenz namens … ist.“, 17 2. die als „Anlage B6“ bezeichnete Erfinderbenennung sowie die als „Anlage B5“ bezeichnete, geänderte Seite 1 der Beschreibung der Patentanmeldung, jeweils vorgelegt mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021, als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen bzw. als neue Seite 1 der Beschreibung zu den Akten zu nehmen und 18 3. die mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021 als „Anlage B4“ vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen.
19 Mit Eingabe vom 2. November 2021, die am selben Tag dem Bundespatentgericht zugegangen war, hat der Anmelder die Teilung der streitbefangenen Anmeldung erklärt und entsprechende Unterlagen eingereicht.
20 5. Die Präsidentin des DPMA hat keinen Antrag gestellt; sie ist jedoch den Ausführungen des Anmelders in vollem Umfang entgegengetreten:
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24 6. Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
25 Die Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.
26 1. Zulässigkeit der Beschwerde 27 Der Anmelder ist formell durch die Zurückweisung seiner Anmeldung beschwert. Ferner geht der erkennende Senat zugunsten des Anmelders davon aus, dass dieser mit seinem Rechtsmittel nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an der Klärung einer interessanten Rechtsfrage verfolgt, was seiner Beschwerde mangels Rechtsschutzbedürfnisses die Zulässigkeit nehmen würde (vgl. BPatG GRUR 2013, 78 ff. - „RDM“; auch: Kubis in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aufl., PatG § 73 Rn. 25), sondern nach wie vor einen Schutzrechtserwerb anstrebt und damit ein legitimes wirtschaftliches Interesse verfolgt.
28 Der Anmelder übersieht allerdings, dass es nach deutschem Recht für die Beurteilung, ob eine Erfindung vorliegt und im Sinne von § 4 PatG auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ohne Belang ist, auf welchen tatsächlichen Werdegang die Erfindung sich gründet und ob benannte Personen in zutreffender Weise als Erfinder anzusehen sind; eine Erfindung wird nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt, sodass es gleichgültig ist, ob sie auf bewusstem Denken, systematischem Arbeitseinsatz mit planmäßigen Versuchen oder lediglich auf der Ausnutzung zufällig aufgedeckter, naturgesetzlicher Zusammenhänge beruht oder - wie hier - auf den Einsatz von KI (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 4 Rn. 13; BGH GRUR 2016, 475, 481 - „Rezeptortyrosinkinase“). In keinem der genannten Fälle besteht irgendeine erkennbare Notwendigkeit, auf die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder zu verzichten, um das begehrte Patent zu erhalten.
29 Hieraus folgt, dass das vom Anmelder beschriebene „Dilemma“, einerseits nach § 124 PatG pflicht- und wahrheitsgemäß das System … als Erfinder benennen zu müssen und hierdurch andererseits die Zurückweisung der Anmeldung zu erleiden, überhaupt nicht besteht. Die in § 124 PatG geregelte Wahrheitspflicht bezieht sich ausschließlich auf tatsächliche Umstände, während es sich bei der Überzeugung des Anmelders, dass nicht er selbst, sondern seine von ihm entwickelte KI der Erfinder sei, lediglich um eine Rechtsmeinung handelt. Da die Äußerung von Rechtsmeinungen nicht der Wahrheitspflicht unterliegt (vgl. z. B. Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., § 124 Rn. 7; Hofmeister in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatKomm, 4. Aufl., PatG § 124 Rn. 2; BGH GRUR 2006, 754, 756, Rn. 18 - „Haftetikett“), besteht für den Anmelder auch insoweit kein rechtliches Hindernis, sich selbst als Erfinder zu benennen.
30 Dennoch kann dem Anmelder im Ergebnis ein Rechtsschutzinteresse nicht abgesprochen werden. Seine Überzeugung, dass eine KI in gleicher Weise wie eine natürliche Person als Erfinder in Betracht zu ziehen sei und die Benennung eines entsprechenden Systems als Erfinder statthaft sein müsse, spiegelt eine Rechtsmeinung wider, die mittlerweile von einigen Stimmen für vertretbar angesehen wird (vgl. z. B. die Nachweise bei Dornis in GRUR 2021, 784 ff.). Für das australische Patentrechtssystem hat das Federal Court of Australia die Möglichkeit, eine KI als Erfinder zu benennen, zwischenzeitlich mit einer Entscheidung vom 30. Juli 2021 bejaht (vgl. Az.: VID 108 of 2021). Vor diesem Hintergrund erschiene es unangemessen, dem Anmelder die vorliegende Rechtsverfolgung von vornherein mit der Begründung zu verweigern, dass er jederzeit (wenn auch im Widerspruch zu seiner eigenen Überzeugung) die Möglichkeit gehabt hätte, sich selbst als Erfinder zu benennen.
31 2. Begründetheit der Beschwerde 32
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36 Der Einwand des Anmelders, der historische Gesetzgeber habe die Möglichkeit, dass eine Erfindung auch von einer KI generiert werden könne, nicht vorausgesehen, reicht für eine richterliche Rechtsfortbildung im Sinne des Anmelders nicht aus. Die Öffnung der Erfinderbenennung für KI im Wege des Richterrechts setzt die Feststellung voraus, dass die Regelung des § 37 PatG und die des § 63 PatG aufgrund eines veränderten Lebenssachverhalts, nämlich durch das Entstehen künstlicher Intelligenzen, nachträglich lückenhaft geworden wären (vgl. Wiedemann, NJW 2014, 2407, 2411). Dies würde bedeuten, dass der in beiden Regelungen enthaltene Begriff der „Person“ nicht mehr alle relevanten Sachverhalte umfassen würde. Hierfür gibt es aber keinen Anhaltspunkt. Die beiden genannten Regelungen haben einerseits die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt, und andererseits führt der Ausschluss einer KI von der Erfinderbenennung zu keiner Einschränkung bei der Patentfähigkeit der entsprechenden Erfindung und damit zu keinem wirtschaftlichen Nachteil (vgl. oben Abschnitt II. 1.).
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Die Regelung des §7 Abs.2 PatV enthält keinen abschließenden Katalog; weder legt dies der Wortlaut des Absatzes2 nahe noch folgt dies aus dem Umstand, dass Absatz1 des §7 PatV die Verwendung des amtlichen Formblatts vorschreibt. Der Anmelder hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass das Formblatt P2792 mindestens zwei Felder für Angaben vorhält, die nicht im Katalog des §7 Abs.2 PatV genannt sind, nämlich das Feld für das „Zeichen des Anmelders/Vertreters“ und das für den „Antrag auf Nichtnennung als Erfinder“. Hätte der Verordnungsgeber mit §7 PatV eine abschließende Regelung dahingehend schaffen wollen, dass auch nur die im Katalog des Absatzes2 genannten Angaben statthaft wären, so hätte er dies durch ein ausdrückliches Verbot unnötiger Angaben, wie z.B. in §10 Abs.3 PatV geschehen, bewirken können.
41 Problematisch wäre der hier in Rede stehende, vom Anmelder an seine Namensnennung angehängte Zusatz nur dann, wenn das DPMA hierdurch gezwungen wäre, die gesamten, im Feld „Erfinder“ gemachten Angaben in seinen Publikationen (Patentregister, Offenlegungsschrift, Patentschrift usw.) zu berücksichtigen. Dies ist aber nicht der Fall. Das DPMA hat im Bereich seiner Publikationen hinsichtlich der zu veröffentlichenden Daten einen gewissen Ermessenspielraum, der losgelöst von etwaigen Anmeldebestimmungen besteht (vgl. BGH GRUR 2003, 226, 227 - „Läägeunnerloage“). Auch hierdurch wird letztlich unterstrichen, dass es einem Erfinder (dem ggf. auch insoweit sein Erfinderpersönlichkeitsrecht zur Seite steht) mangels eines ausdrücklich in der PatV geregelten Verbots unnötiger Angaben, nicht zwingend verwehrt sein dürfte, Zusätze der hier in Rede stehenden Art ins amtliche Formblatt P2792 aufzunehmen.
42 3. Hiernach war der Beschluss der Prüfungsstelle 57 des DPMA vom 24. März 2020 aufzuheben und, damit die Prüfungsstelle das Anmeldeverfahren wieder fortsetzen kann, die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG an das DPMA zurückzuverweisen.
43 4. Die Rechtsbeschwerde war hinsichtlich der Frage, ob eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG benannt werden kann, und zur Frage, ob § 7 PatV dahingehend als abschließend zu verstehen ist, dass auch nur die im Katalog des Absatzes2 genannten Angaben in der Erfinderbenennung statthaft sind, zuzulassen. Die beiden Rechtsfragen sind von grundsätzlicher Bedeutung und erfordern zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG). http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE229030438&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public