JURE229030487 ECLI:DE:BPatG:2022:110522B29Wpat11.19.0 BPatG München 29. Senat 20220202 29 W (pat) 11/19 Beschluss § 8 Abs 2 Nr 10 MarkenG vom 04.04.2016, § 8 Abs 2 Nr 14 MarkenG, § 50 Abs 1 MarkenG, § 50 Abs 2 MarkenG, § 54 MarkenG vom 01.01.2002, § 71 Abs 1 MarkenG, § 158 Abs 8 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - „M-Therm“ – bösgläubige Markenanmeldung für einen Teil der Waren – zur Frage der Sperrwirkung der angemeldeten Marke- Kostenauferlegung In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 30 2016 226 316 (hier: Löschungsverfahren S 72/17 Lösch) hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2019 wird aufgehoben, soweit darin die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 226 316 auch im Umfang der Waren der Klasse 19: Akustikbauplatten aus Holz für Decken; Akustikbauplatten aus Holz für Wände; Asphaltreparaturmassen auf Teerbasis [Baumaterialien]; Außenrollläden aus Holz; Balken [kleine], nicht aus Metall; Eisenbahnschwellen aus Holz; Fensterläden aus Holz; Fensterrahmen aus Holz; Gartenschuppen aus Holz; Gerüste aus Holz; Gips zum Reparieren von Holzrissen; Gips zum Reparieren von Rissen in Holzarbeiten; Holzleitplanken für Straßen; Holzmasten, -pfosten für elektrische Starkstromleitungen; Kleine Balken [nicht aus Metall]; Lärmschutzwände aus Holz; Mit Aluminium verkleidete Holzfensterrahmen; Straßenmarkierungsfolien und -platten aus Kunststoff; Zäune zur Erosionskontrolle [Baumaterialien, nicht aus Metall]; alle vorgenannten Waren nicht im Bereich der Dämmung und Isolierung für Wärme- und Kälteanwendungen; Klasse 27: Antirutschmaterial als Unterlage für Bodenbeläge; Aus Seilen gewobene Matten für Skipisten; Fahrzeugmatten und -teppiche; Fußmatten; Fußmatten aus Kautschuk; Japanische Reisstrohmatten [Tatami-Matten]; Kleine Teppiche für Tiere; Linoleum, Wachstuch; Läufer [Matten]; Matten; Matten [Fußbodenbeläge]; Matten aus Goza-Schilf; Matten aus Kork; Matten für Fahrzeuge [nicht angepasst]; Matten für Skipisten, aus Seilen gewoben; Matten zur Verhinderung von Kratzern durch Schuhabsätze in Fahrzeugen; Matten zur Verwendung beim Füttern von Haustieren; Mattierungen [Matten]; Moketts [Teppiche]; Orientalische, nicht gewebte Teppiche [Mosen]; Ringkampf-Matten; Rückseitenverstärkung für Teppiche; Tapeten als selbstklebende dekorative Wandverkleidungen in Zimmergröße; Tapeten aus Kork; Tapeten aus Papier; Tapeten mit textilen Belägen; Teppiche aus Fell; Teppiche, Vorleger und Matten; Teppicheinlagen; Textile Teppiche; Unterlagen für Matten; Unterlagen für Teppiche; angeordnet wurde. Im vorgenannten Umfang wird der Löschungsantrag zurückgewiesen. 2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. 3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt. I. 1 Die Beschwerde der Markeninhaberin richtet sich gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 29. Januar 2019, mit dem diese die Löschung der Marke 30 2016 226 316 wegen bösgläubiger Anmeldung angeordnet hat. 2 Bei der Beschwerdeführerin und Markeninhaberin handelt es sich um eine Agentur, die sich auf Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Asien sowie auf die Vermittlung von Unternehmenskäufen und technischem Know-how spezialisiert hat. Die Beteiligten des vorliegenden Verfahrens standen etwa im Zeitraum Anfang 2016 bis Mai 2017 in Vertragsverhandlungen über den Verkauf der Unternehmenssparte „Heizfolien“ der Firma S… GmbH. Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin war alleinige Inhaberin der S… GmbH, die wegen Vermögenslosigkeit im Februar 2021 von Amts wegen im Handelsregister gelöscht wurde. Die S… GmbH wiederum hat von der 2008 gegründeten M… GmbH, die im Jahr 2013 nach Insolvenz aufgelöst worden war, im Rahmen des Insolvenzverfahrens am 13. November 2013 Vermögenswerte oder zumindest Teile davon vom Insolvenzverwalter erworben. 3 Die angegriffene Wortmarke 30 2016 226 316 4 M-Therm 5 ist am 16. September 2016 angemeldet und am 24.Oktober 2016 für Waren aus den Klassen 11, 19 und 27 zugunsten der Beschwerdeführerin in das Markenregister eingetragen worden. Seit einer auf Antrag der Markeninhaberin vom 27. Februar 2017 betreffend die Waren der Klasse 19 erfolgten Teillöschung wegen Verzichts und der Aufnahme eines Disclaimers lautet das Warenverzeichnis wie folgt: 6 Klasse 11: Brenner für Heizungsanlagen; Elektrische Heizplatten; Elektrische Heizplatten zum Erwärmen von Speisen; Elektrische Heizungsanlagen; Gasbeheizte Heizungsanlagen; Heizplatten; Heizplatten [für Haushaltszwecke]; Heizradiatoren; Heizungsanlagen; Heizungsanlagen für Fahrzeuge; Heizungsanlagen für Flüssigkeiten; Heizungsanlagen für Gas; Heizungsanlagen für gewerbliche Zwecke; Heizungsanlagen für Nitratlösungen; Heizungsanlagen mit geschlossenem Regelkreis; Heizungsanlagen zum Einbau in Fenster; Heizungsanlagen zum Einbau in Verglasungen; Heizungsanlagen zur Verwendung mit gasförmigen Brennstoffen; Industrielle Heizungsanlagen; Kessel für Heizungsanlagen; Magnetsteuerungen für automatisch arbeitende Ventile [Teile von Heizungsanlagen]; Mit Sonnenenergie betriebene Heizungsanlagen; Rohrschlangen als Teile von Heizungsanlagen; Steuereinheiten [Thermostatventile] für Heizungsanlagen; Steuergeräte [Thermostatventile] für Heizungsanlagen; Temperaturempfindliche Steuerungen für automatisch arbeitende Ventile [Teile von Heizungsanlagen]; Thermostatventile [Teile von Heizungsanlagen]; Wärmeregelungsgeräte [Ventile] als Teile von Heizungsanlagen; 7 Klasse 19: Abgehängte Deckensysteme, nicht aus Metall, bestehend aus Platten; Akustikbauplatten aus Holz für Decken; Akustikbauplatten aus Holz für Wände; Asphaltreparaturmassen auf Teerbasis [Baumaterialien]; Außenrollläden aus Holz; Balken [kleine], nicht aus Metall; Bauelemente aus Holz; Baumaterialien [nicht aus Metall] für die Zugluftabdichtung; Baumaterialien aus Beton; Baumaterialien aus Beton verstärkt mit Kunststoff- und Glasfasern; Baumaterialien aus Bitumen; Baumaterialien aus Glas; Baumaterialien aus Holz; Baumaterialien aus Kalk; Baumaterialien aus Kunststein; Baumaterialien aus Natursteinen; Baumaterialien in Form von aromatischen Zedernplanken; Baumaterialien, nicht aus Metall, als Überzug; Bauplatten aus Holz; Bauplatten aus Holz und wasserabweisenden Harzen; Bauschreinerprodukte aus Holz für Bauzwecke; Bauteile aus Holzimitat; Bearbeitetes Holz; Bodenfliesen aus Holz; Bretter; Bretter [Bauholz]; Bretter aus Holz; Bretter aus Holzfasern; Bretterwege, nicht aus Metall; Brettmaterial aus Polyethylen als Holzersatz; Brückenlager [Baumaterialien] nicht aus Metall; Dachschalungen aus Holz; Dachsparren aus Holz; Deckenplatten aus Holz; Eisenbahnschwellen aus Holz; Faserplatten aus Holzfasern zusammengefügt mit Harz und Spanplattenteilen; Fensterläden aus Holz; Fensterrahmen aus Holz; Feuchtigkeitshemmende Baumaterialien, nicht aus Metall; Fliesen aus Holz; Formteile aus Holz; Fußbodenbretter aus Holz; Fußböden aus Holz; Garten- schuppen aus Holz; Geformtes Holz; Gerüste aus Holz; Gips zum Reparieren von Holzrissen; Gips zum Reparieren von Rissen in Holzarbeiten; Gläserne Baumaterialien; Holz; Holz [Baumaterial]; Holz [geformt]; Holz [pressbar]; Holz [teilweise bearbeitet]; Holz für Bauten; Holz für Bauzwecke; Holz für Konstruktionszwecke; Holz und Holzimitate; Holz zum Bauen; Holz zur Herstellung von Haushaltsgegenständen; Holzbalken; Holzbohlen; Holzbordüren; Holzbretter; Holzbretter für Bauzwecke; Holzdielen; Holzfaserbeton; Holzfaserbretter; Holzfaser- platten; Holzfaserverstärkte Zementplatten [Platten aus Zementwolle]; Holzfurniere; Holzfußbodenbretter; Holzfußböden; Holzfußböden für Sporteinrichtungen; Holzgebäude; Holzgeländer; Holzklötze; Holzlaminate; Holzleisten; Holzleisten für Täfelungen; Holzleitplanken für Straßen; Holzmasten, -pfosten für elektrische Starkstromleitungen; Holzpaneelen; Holzpappe für Bauzwecke; Holzpflasterblöcke; Holzplanken; Holzplatten; Holzprofile; Holzrohre; Holzspanplatten; Holzteer; Holzträger; Holztäfelung; Holztüren; Holztüren für Gebäude; Holzverbindungen; Holzverkleidung; Holzvertäfelungen; Kaminsimse aus Holz; Kaminumrandungen [Kaminsimse und Kaminsimsteile] aus Holz; Kleine Balken [nicht aus Metall]; Konserviertes Holz [nicht faulendes Holz]; Laminate aus Holz; Laminiertes Holz; Leisten aus Holz; Lärmschutzwände aus Holz; Mit Aluminium verkleidete Holzfensterrahmen; Nagelplatten [nicht aus Metall] zur Verwendung beim Bau von Holzkonstruktionen; Natursteine für Verblendungen [Baumaterialien]; Nicht metallische Balken für Bauzwecke; Nicht metallische Balken für Höhlenwände; Nicht metallische Balken für Mauerwerke; Nicht metallische Baumaterialien mit schalldämmenden Eigenschaften; Parkett aus Holz; Parkettböden aus Holz; Pfosten aus Holz; Pfähle aus Holz; Platten [Fliesen], nicht aus Metall; Platten aus Beton; Platten aus Gips; Platten aus Holzpartikeln; Platten aus Holzspänen; Platten aus Schiefer; Platten aus Zement; Plattenverglasungsmaterialien für Bauzwecke; Polystyren-Platten für Bauzwecke; Pressbares Holz; Profile aus nachgebildetem Holz; Randabschlussblenden aus Sperrholz; Randabschlusspaneelen aus Sperrholz; Spanplatten mit Holzlaminierung; Sperrholz; Sperrholz für Bauzwecke; Sperrholzbretter; Sperrholzplatten; Straßen-markierungsfolien und -platten aus Kunststoff; Strohpappe [Baumaterialien]; Teilweise bearbeitetes Holz; Teilweise verarbeitetes Holz; Transportable Bauten aus Holz; Trockenbaukantenleisten, nicht aus Metall [Baumaterialien]; Türrahmen aus Holz; Verglaste Platten [mit nicht metallischem Rahmen] für Bauzwecke; Verkleidungstafeln aus Holz; Verschalungen aus Holz; Verschalungselemente aus Holz; Wintergärten aus Holz; Zugerichtetes Holz; Zugeschnittenes Holz; Zwischenwände als Baumaterialien [nicht aus Metall]; Zäune zur Erosionskontrolle [Baumaterialien, nicht aus Metall]; alle vorgenannten Waren nicht im Bereich der Dämmung und Isolierung für Wärme- und Kälteanwendungen; 8 Klasse 27: Antirutschmaterial als Unterlage für Bodenbeläge; Aus Seilen gewobene Matten für Skipisten; Bahnförmige Fußbodenbeläge [Matten] zur Verwendung bei sportliche Aktivitäten; Beläge aus Linoleum zum Aufbringen auf Wände; Bodenbeläge [Oberböden]; Bodenbeläge aus Gummi; Bodenbeläge aus Linoleum in Form von Fliesen; Bodenbeläge aus Linoleum zum Aufbringen auf Fußböden; Bodenbeläge aus Vinyl; Fahrzeugmatten und -teppiche; Fechtbahnen [Bodenbeläge]; Fußbodenbeläge und künstliche Bodenbeläge; Fußmatten; Fußmatten aus Kautschuk; Japanische Reisstrohmatten [Tatami-Matten]; Kleine Teppiche für Tiere; Korkplatten [Bodenbeläge]; Künstliche Bodenbeläge; Linoleum als Bodenbelag für bestehende Böden; Linoleum als Fußbodenbelag; Linoleum, Wachstuch; Läufer [Matten]; Matten; Matten [Fußbodenbeläge]; Matten aus Goza-Schilf; Matten aus Kork; Matten für Fahrzeuge [nicht angepasst]; Matten für Skipisten, aus Seilen gewoben; Matten zur Verhinderung von Kratzern durch Schuhabsätze in Fahrzeugen; Matten zur Verwendung beim Füttern von Haustieren; Mattierungen [Matten]; Moketts [Teppiche]; Orientalische, nicht gewebte Teppiche [Mosen]; Ringkampf-Matten; Rückseitenverstärkung für Teppiche; Tapeten; Tapeten als selbstklebende dekorative Wandverkleidungen in Zimmergröße; Tapeten aus Kork; Tapeten aus Papier; Tapeten mit textilen Belägen; Tapeten, nicht aus textilem Material; Tapeten, nicht aus textilem Material mit isolierenden Eigenschaften; Teppiche aus Fell; Teppiche, Vorleger und Matten; Teppicheinlagen; Textile Teppiche; Unterlagen für Matten; Unterlagen für Teppiche. 9 Mit Schriftsatz vom 27. April 2017 hat die Beschwerdegegnerin die vollständige Löschung der Marke wegen Nichtigkeit aufgrund bösgläubiger Anmeldung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. beantragt. 10 Sie macht geltend, dem Geschäftsführer der Anmelderin, Herrn F…, sei zum Zeitpunkt der Anmeldung die langjährige Vorbenutzung der Marke und des Firmenkennzeichens „M-Therm“ für die identischen Waren durch die Antragstellerin bzw. durch die M… GmbH und später deren Rechtsnachfolgerin S… GmbH offensichtlich bekannt gewesen. Darüber hinaus sei die Anmeldung nur erfolgt, um im Streitfall in rechtsmissbräuchlicher Weise Druck auf die Antragstellerin und deren Geschäftsführer Herrn B… auszuüben. Eine eigene Benutzung der Marke „M-Therm“ für die beanspruchten Waren durch die Anmelderin sei zu keinem Zeitpunkt geplant gewesen. 11 Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag, der mittels Übergabeeinschreiben vom 4. Mai 2017 am 19. Mai 2017 versandt wurde, mit einem am 30. Juni 2017 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben widersprochen. 12 Mit Beschluss vom 28. Januar 2019 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit gelöscht, der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert des Löschungsverfahrens auf 50.000,00 € festgesetzt. Zur Begründung ist im Wesentlichen Folgendes ausgeführt: 13 Bei Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls stehe fest, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet und daher entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Antragstellerin habe zum Anmeldezeitpunkt über einen Besitzstand an dem Zeichen „M-Therm“ für ein Heizfoliensystem verfügt. Unter dieser Bezeichnung seien in erheblichem Umfang elektrische Niederspannungs-Heizfolien für Boden, Wand und Decke produziert worden. Dies habe sie belegt durch Prospekte aus dem Tätigkeitszeitraum der S… GmbH, Preislisten und Rechnungen aus den Jahren 2014 bis 2017, sowie 14 Screenshots der Domain www.m-therm.com. In diesen Besitzstand habe die Antragsgegnerin durch die Markenanmeldung objektiv eingegriffen, die ihr ein auch gegen die Vorbenutzerin wirksames Ausschließlichkeitsrecht verschafft habe. Die Markenabteilung gehe davon aus, dass die Antragstellerin dieser Markenanmeldung nicht zugestimmt habe. Die Markeninhaberin behaupte zwar das Gegenteil, ihre Aussagen hierzu seien aber widersprüchlich. So habe angeblich Herr F… Anfang September etwa zwei Wochen vor der Markenanmeldung 15 angefragt, warum die Marke nicht angemeldet worden sei. Andererseits solle Herr B… bereits bei einer Besprechung Anfang Mai 2016 zugestimmt haben, die 16 Marke in Deutschland und China anzumelden. Die Antragstellerin bestreite diese Zustimmung. Dieser Frage brauche aber nicht näher nachgegangen zu werden, denn eine Zustimmung wäre nach der Interessenlage nur bei eigener und vollständiger Vertragstreue der Markeninhaberin wirksam gewesen, an der es hier fehle. 17 Zwischen den Parteien sei am 6. Januar 2016 ein Vorvertrag („Letter of intent“) geschlossen worden, am 23. Juni 2016 habe Herr F… eine Zusatzvereinbarung hierzu unterschrieben, wonach bis 30. Juni 2016 die Summe von … € zu zahlen gewesen sei und bis 10. Juli 2016 und 20. Juli 2016 jeweils nochmals der gleiche Betrag. Diese Zahlungstermine seien nicht eingehalten worden, vielmehr seien am 15. September 2016 insgesamt … € überwiesen worden. Einen Tag darauf sei dann die Marke angemeldet worden. Die Antragsgegnerin habe nicht vertragstreu gehandelt, was von ihrem Vertreter an sich auch nicht bestritten werde. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass eine Markenanmeldung in Deutschland durchaus sinnvoll sei und zwar auch von einer Agentur, die primär ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen habe vermitteln sollen. Eine Marke könne leicht übertragen oder lizenziert werden, also auch an den chinesischen Erwerber, nachdem der Vertrieb in den deutschsprachigen Ländern nicht eingestellt werden sollte. Soweit die Vertreter der Antragstellerin hierzu das Gegenteil behaupteten, seien sie im Irrtum. Auch eine solche, an sich denkbare, Markenanmeldung stehe aber unter dem Vorbehalt der Vertragstreue der Antragsgegnerin, die nicht gegeben gewesen wäre. Vielmehr habe die Marke als Druckmittel gegen die Antragstellerin dienen sollen. Ohne Leistung der vereinbarten Anzahlungen habe die Markenanmeldung nicht dem wohlverstandenen Interesse der Antragstellerin entsprochen. 18 Die Markeninhaberin sehe sich zu ihrem Vorgehen berechtigt, weil die von der Antragstellerin zu erbringende Gegenleistung in Gestalt einer werthaltigen Firmenübertragung der S… GmbH nicht gegeben gewesen sei. Insbesondere sei die S… GmbH zur Produktion der Heizfolien nicht in der Lage gewesen, da sie nicht mehr über technische Schutzrechte verfügt habe. Diese seien an Herrn Dr. B1… gegangen. Die Fragen der gewerblichen Schutzrechte seien in der sogenannten „Legal Due Diligence“, welche der Markeninhaberin am 25. April 2016 zugesandt worden sei, ausgeführt worden. Die deutsche Patentanmeldung DE 10 2011 122 630 A1 sei von der Firma M… GmbH am 22. Dezember 2011 angemeldet worden. Als Erfinder werde Dr. B1…, der damalige technische Leiter dieser Firma genannt. In der „Legal Due Diligence“ sei geregelt, dass sich die Antragstellerin verpflichte, dieses Patent auf die Markeninhaberin zu übertragen, was nach dem Sachverhalt ein mögliches Szenario hätte sein können. Im Übrigen seien für die Rezeptur der sogenannten „Pasta“ technische Schutzrechte wohl nicht unbedingt erforderlich. Selbst wenn aber hinsichtlich des Unternehmensgegenstands, den die Antragsgegnerin zu kaufen beabsichtigte, Mängel oder offene Fragen gegeben gewesen wären, habe sie keinesfalls die Anzahlung von … € einseitig mindern dürfen, ohne dies der Antragstellerin zu kommunizieren. 19 Die Markenanmeldung stelle sich vor dem Hintergrund der nicht gegebenen Vertragstreue der Antragsgegnerin als Druckmittel dar, mit dem man z. B. den Kaufpreis mindern konnte. Deren Vertreter habe mittels Abmahnung vom 28. April 2017 der Antragstellerin verboten, die Marke „M-Therm“ weiter zu verwenden und sie aufgefordert, das Logo von bereits verkauften Waren zu entfernen. Ferner liege noch eine E-Mail des Herrn F… vom 18. April 2017 20 vor, mittels derer die Antragstellerin unter Druck hätte gesetzt werden sollen. Ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz anlässlich einer späteren Rechtsausübung könne anerkanntermaßen den Schluss auf eine bereits im Anmeldezeitpunkt vorliegende wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht erlauben. So lägen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Markeninhaberin habe zwar an sich an dem Vertrag mit der Antragstellerin festhalten wollen, aber eben nicht zu seriösen Konditionen, sondern unter Einsatz erpresserischer Mittel. Wichtigstes Instrument in diesem Zusammenhang sei die Markenanmeldung gewesen. 21 Dass die Antragstellerin ihrerseits nicht vertragstreu gewesen sei und u. a. Verhandlungen mit einem gewissen Herrn D… aufgenommen habe, sei eine Behauptung, für die keine Beweise angeboten worden seien. Nachdem die Antragstellerin wegen nicht geleisteter Anzahlung den Vertrag mit der Markeninhaberin gekündigt habe, habe man es der Antragstellerin auch nicht verwehren können, sich nach anderen Vertragspartnern umzuschauen. Insgesamt spreche daher alles für eine bösgläubige Markenanmeldung der Antragsgegnerin, so dass die streitgegenständliche Marke zu löschen sei. 22 Gegen diesen Löschungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin und Markeninhaberin. 23 Sie macht geltend, die Argumentation der Markenabteilung sei in tatsächlicher Hinsicht unzureichend dargestellt und rechtlich unzutreffend. Es werde bestritten, dass die S… GmbH ab 2014 in erheblichem Umfang Heizfolien produziert und verkauft habe. Nach der Insolvenz der M… GmbH im Jahr 2013 habe die S… GmbH lediglich große Teile von deren Restbeständen erworben, die sie an die Antragsgegnerin übertragen habe, die aber weitestgehend mängelbehaftet und nicht weiter verwendbar gewesen seien. Die S… GmbH sei gar nicht in der Lage gewesen, die Heizfolien zu produzieren. Dafür sei aus technischer Sicht zwingend eine Beschichtung erforderlich, die sogenannte „Pasta“. Die S… GmbH habe jedoch nicht die Erlaubnis zur Herstellung dieser Pasta gehabt. Sie habe lediglich Teile aus der Insolvenzmasse gekauft, und zwar gerade nicht die Schutz- und Patentrechte. Letztere habe der damalige Insolvenzverwalter an den Erfinder Herrn Dr. B1… veräußert, der sie dann beim DPMA im Patentregister auf sich habe umschreiben lassen. Die Antragstellerin sei folglich nie Inhaberin der Schutz- und Patentrechte der M… GmbH gewesen. Sie sei daher auch nicht Vorbenutzerin geworden und damit im hiesigen Löschungsverfahren schon nicht aktivlegitimiert. Die von der Antragstellerin im Rahmen der „Due Diligence“ als Beleg für die Patentinhaberschaft vorgelegte (angebliche) Rechnung des Insolvenzverwalters, auf der der Verkauf der immateriellen Werte an die S… GmbH dokumentiert werde, sei nicht vollständig und von dem Insolvenzverwalter gar nicht in dieser, einen falschen Eindruck hervorrufenden, Ausgestaltung verfasst worden. Die vorgelegte Urkunde sei daher unecht und deren Verwendung im Verkehr erwecke zudem den Verdacht einer strafbaren Handlung. Im Rahmen der technischen „Due diligence“ seien der Markeninhaberin auch keinesfalls sämtliche relevanten Informationen zum Unternehmen S… GmbH mitgeteilt worden. Die „Due diligence“ verweise auf ein „Brain pack“, das u. a. den Hinweis auf eine Offenlegungsschrift DE 10 2011 122 630 „Patent für Heizpaste“ enthalte. Tatsächlich sei diese Behauptung unzutreffend gewesen, Inhaber des Patents sei Herr Dr. B1…. 24 Unwahr sei der Vortrag, die Antragsgegnerin habe eigenmächtig und ohne Kenntnis der Antragstellerin oder der S… GmbH die Marke angemeldet. Was die im „Letter of intent“ und ihrer Zusatzvereinbarung geregelten Anzahlungen betreffe, sei die Markeninhaberin wegen der Lieferung mangelhafter Waren, aber auch der unklaren markenrechtlichen Situation misstrauisch geworden, so dass sie dann eine einmalige Zahlung von … € geleistet habe. Nachdem sich die Ermittlungsergebnisse wie dargestellt herauskristallisiert hätten, seien keine weiteren Anzahlungen mehr geleistet worden. Ein zur Kündigung berechtigender Zahlungsverzug habe nicht vorgelegen. Hintergrund der fristlosen Kündigung sei auch nicht die ausgebliebene Zahlung gewesen, vielmehr verdichteten sich die Hinweise, dass die Antragstellerin unter Umgehung der Markeninhaberin Kontakt zu einem gewissen Herrn D… und dessen Firma namens S1… aufgenommen habe, um Verkaufsgespräche mit diesem in Gang zu setzen. Dies sei der eigentliche Grund der Kündigung durch die Antragstellerin gewesen. Eine bösgläubige Anmeldung durch die Antragsgegnerin liege jedenfalls nicht vor. 25 Die Beschwerdeführerin hat schließlich mitgeteilt, dass sie die Vereinbarungen mit der Antragstellerin („Letter of Intent“ vom 6. Januar 2016 und die „Legal Due Diligence“) wegen arglistiger Täuschung angefochten und Strafanzeige wegen Betrugs erstattet habe. 26 Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin beantragt, 27 1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2019 aufzuheben und den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen; 28 2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 29 Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin beantragt, 30 die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen. 31 Sie ist der Auffassung, die Beschwerdebegründung der Markeninhaberin erschöpfe sich in bloßen Wiederholungen ihres Vortrags aus dem Amtsverfahren. Darüber hinaus gebe sie Ausführungen des angegriffenen Beschlusses falsch wieder und ziehe daraus auch unzutreffende Schlüsse. Wie der streitgegenständliche Beschluss sachgemäß feststelle, habe die Markenanmeldung ohne rechtzeitige und vollständige Leistung der Anzahlung nicht dem wohlverstandenen Interesse der Antragstellerin entsprochen und sei damit als geplantes Druckmittel in bösgläubiger Weise erfolgt. 32 Die durch die Antragsgegnerin mehrfach vorgetragene Behauptung, dass die Beschwerdegegnerin nicht in der Lage gewesen sei, ihrerseits ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, sei unzutreffend und im Übrigen für die Frage der Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Markenanmeldung völlig irrelevant. Vielmehr stelle diese Argumentation lediglich den Versuch dar, im Nachhinein die wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht zu legitimieren. In diesem Zusammenhang sei der Beschwerdeführerin offensichtlich jedes Mittel recht. Neben der behaupteten Urkundenfälschung und der Stellung einer Strafanzeige wegen Betruges, solle der zwischen den Parteien am 6. Januar 2016 geschlossene (und durch die Beschwerdegegnerin bereits mit Schreiben vom 17. April 2017 gekündigte) Vertrag auch noch wegen arglistiger Täuschung gemäß §123 BGB angefochten werden. Für die Frage der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung komme es aber ausschließlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung an und nicht auf etwaige später auftretende Rechtfertigungsgründe. Die Markenanmeldung der Antragsgegnerin sei am 16. September 2016 erfolgt, ohne dass zu diesem Zeitpunkt die Zahlung gemäß der Zusatzvereinbarung geleistet gewesen wäre. Weder in den Schreiben von Herrn F… an Herrn B… vom 18. und 19. April 2017 noch in dem 33 anwaltlichen Abmahnschreiben vom 28. April 2017 finde sich der Vorwurf oder auch nur ein Hinweis auf eine Vertragsverletzung auf Seiten der Beschwerdegegnerin. Vielmehr zeigten diese Schreiben eindrucksvoll, dass die Beschwerdeführerin unter allen Umständen am Vertrag habe festhalten wollen. Die behaupteten „Vertragsverletzungen“ seien damit erst im Nachhinein erfunden worden, um so die vertragswidrige Einbehaltung der Anzahlung und die bösgläubige Markenanmeldung zu rechtfertigen. 34 Ohnehin sei der Vorwurf der Vertragsverletzung auf Seiten der Beschwerdegegnerin unbegründet. Der am 6. Januar 2016 unterzeichnete „Letter of intent“ sowie die Zusatzvereinbarung vom 23. Juni 2016 beschrieben den Bestand und den möglichen Verkauf eines sog. „Brain Packs“. Dabei habe es sich um eine Vielzahl von Unterlagen gehandelt, die Know-how zum Thema „Produktion von Heizfolien“ umfassten, das die M… GmbH durch jahrelange Forschung und Entwicklung gesammelt, und das die Rechtsnachfolgerin der M… GmbH - die S… GmbH - vom damaligen Insolvenzverwalter gekauft habe. Der Inhalt dieses „Brain Packs“ sei in einer Auflistung zusammengefasst, die von der Beschwerdeführerin im Rahmen ihres Schriftsatzes vom 17. November 2017 eingereicht wurde. Unter anderem sei im Rahmen dieser Auflistung auch die Offenlegungsschrift der deutschen Patentanmeldung DE 10 2011122 630.7 angeführt, die - auch schon zu diesem Zeitpunkt - als Erfinder und Anmelder Herrn Dr. B1… nenne, der selbst 35 technischer Leiter der Firma M… GmbH gewesen sei. In diesem Zusammenhang habe die Beschwerdegegnerin mehrfach gegenüber der Beschwerdeführerin deutlich gemacht, dass die den Kernbereich der Vereinbarung betreffende „Pasta“ nicht von der Lehre dieses Patents Gebrauch mache. Dies werde deutlich mit Blick auf die Formulierung in dem „Protokoll“ zur technischen „Due diligence“, in dem sich unter Punkt 11 der Hinweis finde „[...] Die Rezeptur ist außerhalb des Patentes per Software vorgeführt.“. Zudem zeige sich dieses Verständnis der Parteien auch in den Ausführungen von Herrn F… in seinem Schreiben vom 19. April 2017 „jetzige Rezeptur nicht mit Patent gleich“. 36 Auch der gestellte Strafantrag gegen den Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin habe keinerlei Relevanz für das Löschungsverfahren und sei darüber hinaus unbegründet. Im Übrigen sei auch ein Ermittlungsverfahren gegen den Geschäftsführer der Beschwerdeführerin wegen falscher Anschuldigungen angeregt worden. Die Anfechtungserklärung der Beschwerdeführerin sei ebenfalls nicht nur rechtlich irrelevant und unbegründet, sondern auch unzulässig, da der zwischen den Parteien am 8. Januar 2016 geschlossene Vertrag unter Nr. 9 ausdrücklich „Schweizer Recht“ für anwendbar erkläre und etwaige Fragen zum Vertragsbestand bzw. zur Anfechtung nach Schweizer Recht zu beurteilen seien. Eine Anfechtung nach § 123 BGB sei daher ausgeschlossen. Schließlich habe die Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt einer Markenanmeldung durch die Antragsgegnerin zugestimmt. 37 Der Senat hat im Wege der Amtshilfe die Akten zum Ermittlungsverfahren gegen den Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin wegen Betrugs angefordert und sie zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht (Bl. 253 d. A.). Das Amtsgericht Zittau (Az: 9 Ls 140 Js 24948/18) hat mit Beschluss vom 4. Mai 2021 die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt. 38 Nachdem zunächst aufgrund des Beweisbeschlusses des Senats vom 16. September 2021 (Bl. 149/150 d. A.) zum Nachweis einer Zustimmung zu der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke die hierzu von der Beschwerdeführerin benannten Zeugen geladen worden waren, hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 22. Januar 2022 (Bl. 226 d. A.) auf diese Zeugen verzichtet. 39 In der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2022 ist zwischen den Parteien ein widerruflicher Vergleich geschlossen und für den Fall des Widerrufs Termin zur Verkündung einer Entscheidung bestimmt worden. Eine Einigung ist nicht zustande gekommen. Die Beschwerdeführerin hat einem Übergang ins schriftliche Verfahren nicht zugestimmt. 40 Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 22. Februar 2022 hat die Beschwerdegegnerin unter Vorlage verschiedener Unterlagen weiter vorgetragen. 41 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2022 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen. II. 42 Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache nur im tenorierten Umfang Erfolg, denn insoweit entfaltet die Streitmarke keine Sperrwirkung. Im Übrigen jedoch hat die Markenabteilung 3.4 zutreffend das Vorliegen einer bösgläubigen Markenanmeldung bejaht, so dass insoweit die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke gem. § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. vorliegen. 43 A) Im Laufe des Löschungsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.