gelassen In der Beschwerdesache … betreffend die Teilungsangelegenheit
r Markenanmeldung 30 2020 112 590.5 hat der
rückzuerstatten ist. 2. Im Übrigen wird die Beschwerde
rückgewiesen. 3. Die Rechtsbeschwerde wird
gelassen. I. 1 Der Markenanmelder und Beschwerdeführer hat mit am
ckerwaren; Brot; Backwaren; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Lebkuchen; Schokolade; Eiscreme; Sorbets; andere Arten von Speiseeis; Kaffee; Tee; Kakao; Würzmittel; Gewürze; konservierte Kräuter; Soßen; andere Würzmittel; 9 Klasse 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die
bereitung von Getränken; alkoholfreie Präparate für die
bereitung von Getränken; 10 Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Präparate für die
bereitung von Getränken; 11 Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Zwischenhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf folgende Waren: Papier, Pappe, Waren aus Papier und/oder Pappe, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Schreibwaren, Künstlerbedarfsartikel, Büroartikel, Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff, Rucksäcke, Reisekoffer, Handkoffer, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Geräte für Jahrmärkte und Spielplätze, Jahrmarktkarussells, Volksfestkarussells, Fahrgeschäfte für Vergnügungsparks, Spiele, Spielwaren, Spielzeug, Videospielgeräte, Turn-und Sportartikel, Spielkarten, Christbaumschmuck, Süßigkeiten,
ckerwaren, Brot, Backwaren, feine Backwaren, feine Konditorwaren, Lebkuchen, Schokolade, Eiscreme, Sorbets, andere Arten von Speiseeis, Kaffee, Tee, Kakao, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter, Essig, Soßen, andere Würzmittel, Biere, alkoholfreie Getränke, Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte, Sirupe für die
bereitung von Getränken, alkoholfreie Präparate für die
bereitung von Getränken, alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, alkoholische Präparate für die
bereitung von Getränken; 12 Klasse 41: Veranstaltung von Volksfesten; Volksbelustigungen; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Verlosungen; Veranstaltung von Glücksspielen; Unterhaltung in Form von Volksfesten; Unterhaltung in Form von Dienstleistungen von Fahrgeschäften in Vergnügungsparks; Betrieb von Fahrgeschäften aller Art; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Filmvorführungen; Planung von musikalischen Veranstaltungen; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen; 13 Klasse 43: Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen
r Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen
r Verpflegung von Gästen; Verpflegung von Gästen;
rverfügungstellen von Gästezimmern;
rverfügungstellen von zeitweiligen Unterkünften; Vermietung von Möbeln, Wäsche, Tafelzubehör und Ausrüstung für die Bereitstellung von Speisen und Getränken; Vermietung von zeitweiligen Unterkünften; Informations-, Beratungs- und Reservierungsdienste in Bezug auf die Verpflegung von Gästen; Informations-, Beratungs- und Reservierungsdienste in Bezug auf die vorübergehende Beherbergung von Gästen, 14 abzuteilen und als abgetrennte Anmeldung weiter
behandeln, so dass als Gegenstand der Stammanmeldung allein die Ware 15 Klasse 30: Essig 16 verbliebe. 17 Die Anmelde- und Klassengebühren für die Stammanmeldung, die sich auf insgesamt 990,00 Euro belaufen hätten, wurden nicht bezahlt. 18 Die Teilungsgebühr in Höhe von 300,00 Euro ist am 10. März 2021 durch Einreichung einer Einzugsermächtigung entrichtet worden. 19 Der Anmelder hat beim DPMA beantragt, den abgeteilten Teil der Anmeldung einzutragen. Er ist der Auffassung, dass mit der Zahlung der Teilungsgebühr
einem Zeitpunkt, in dem die Stammanmeldung anhängig war, alle gesetzlichen Anforderungen für die Teilanmeldung erfüllt seien. Hilfsweise hat er beantragt, die Teilungsgebühr
rückzuerstatten. 20 Mit Beschluss vom
teilen, mit Wirkung
m 12. Dezember 2020 erledigt habe. Ferner hat sie den Antrag des Anmelders auf Erstattung der für die Teilung anfallenden Gebühr in Höhe von 300,00 Euro
rückgewiesen. 21
Begründung ist ausgeführt, dass nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung
r Teilung der Markenanmeldung und entsprechender systematischer und teleologischer Auslegung des § 40 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine Teilung der Anmeldung nicht nur eine
m Zeitpunkt der Abgabe der Teilungserklärung bestehende „Anmeldung“ voraussetze, sondern auch danach noch
mindest insoweit an deren Bestand geknüpft sei, als dieser durch ursprünglich angelegte Mängel und Vorbehalte in Frage stehe, so jedenfalls durch den Vorbehalt fristgerechter Zahlung der Anmeldegebühr. Die Anmeldegebühr sowie die
sätzlich anfallenden Klassengebühren seien nicht entrichtet worden, so dass die Anmeldung der (Stamm-)Marke mit Wirkung
m 12. Dezember 2021 nach § 6 Abs. 2 PatKostG als
rückgenommen gelte. Diese Rücknahmefiktion wirke ex nunc, was dazu führe, dass die Teilungserklärung im Zeitpunkt ihrer Abgabe
lässig gewesen sei. Jedoch bewirke das nachfolgende Eingreifen der gesetzlichen Rücknahmefiktion in Bezug auf die Anmeldung, dass eine darauf gerichtete Teilungserklärung, sofern sie nicht nachträglich unwirksam oder unzulässig werde, sich mit Eintritt der Fiktion erledige, was vorliegend festzustellen sei. 22 Zwar sei dem Anmelder darin
zustimmen, dass die Rechtsprechung
r Wirksamkeit von Teilungserklärungen im Markenrecht nicht sonderlich ausgeprägt sei und grundsätzlich Parallelen
m patentrechtlichen Teilungsverfahren gezogen werden müssten. Allerdings sei es auch im Patentrecht gemäß § 39 Abs. 2 Patentgesetz gerade nicht möglich, durch das Instrument der Teilung Anmeldegebühren „
sparen“. Hierzu hat die Markenstelle auf eine Kommentierung
23 Aus der vom Anmelder entgegengehaltenen „Schwammkörper“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (AZ: X ZB 6/17) folge für den hier
beurteilenden Fall schon deshalb nichts anderes, weil der dortige Patentanmelder die Anmeldegebühren entrichtet hatte und lediglich Gebührenerweiterungen, die sich aufgrund patentrechtlicher Besonderheiten, nämlich durch die Erhöhung der Zahl der Patentansprüche im
sammenhang mit der Teilung ergaben, schuldig geblieben war. 24 Eine andere Auslegung des § 40 Abs. 1 MarkenG, die im Ergebnis dazu führen würde, dass bei Zahlung lediglich der Teilungsgebühr von 300 Euro vom (Fort-)Bestand einer vorliegend 10 Nizza-Klassen umfassenden Teilanmeldung auszugehen wäre, für welche Anmelde-/Klassengebühren von insgesamt 990 Euro anfielen, erscheine in jeder Hinsicht systemwidrig und sei daher nicht sachgerecht. Eine solche Auslegung hätte im Übrigen
r Folge, dass nicht nur die gesetzlichen Regelungen
r Höhe der Anmeldegebühr, sondern auch die über deren Zahlungsfrist umgangen werden könnten. 25 Auch dem Hilfsantrag auf Erstattung der gezahlten Teilungsgebühr könne nicht entsprochen werden, weil die Voraussetzungen des Erstattungsanspruchs nach § 64a MarkenG i. V. m. § 10 PatKostG nicht vorlägen. Die Teilungsgebühr sei am 10. März 2021 und damit nach der mit Eingang der Teilungserklärung eingetretenen Fälligkeit entrichtet worden. Es handele sich somit nicht um eine „vorausgezahlte“ Gebühr im Sinne des § 10 Abs. 1 PatKostG. Auch der Tatbestand des § 10 Abs. 2 PatKostG sei nicht einschlägig, da die Teilungserklärung weder nach § 6 Abs. 2 PatKostG noch nach anderen Vorschriften als
rückgenommen gelte, sondern aus anderen Gründen ins Leere gehe. Der Fall sei somit nach dem Grundsatz
beurteilen, dass fällig gewordene Gebühren verfielen, wenn das betreffende Begehren erfolglos bleibe. Hierbei sei auch
berücksichtigen, dass
m Zahlungszeitpunkt der Teilungsgebühr ein Erfolg der Teilung durchaus noch im Raume gestanden habe, so etwa, wenn zeitnah eine Wiedereinsetzung in die Frist
r Zahlung der Anmeldegebühr beantragt worden wäre und die Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten. Eine Rückerstattung komme daher nicht in Betracht. 26 Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, die er
nächst nicht begründet hat. 27 Der Senat hat
sammen mit der Terminsladung vom 2. Februar 2022 darauf hingewiesen, dass das DPMA
Recht die Eintragung der Teilanmeldung abgelehnt haben dürfte. Eine Eintragung sei nicht vorzunehmen, da nach vorläufiger Auffassung die Rücknahmefiktion bezogen auf die abgetrennte Anmeldung zwar nicht gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, aber nach § 6 Abs. 2 PatKostG in Betracht
ziehen sein dürfte. 28 Der Beschwerdeführer hat mit Schreiben vom 28. Februar 2022 seine Beschwerde im Einzelnen begründet, den Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung
rückgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten. 29 Mit weiterem gerichtlichem Schreiben vom 8. April 2022 hat der Senat darauf hingewiesen, dass die Ausführungen in der Beschwerdebegründung des Anmelders Anlass gebe, von einer rechtsmissbräuchlichen Ausübung des Teilungsrechts auszugehen. Dem Senat dränge sich der Verdacht auf, dass das Vorgehen des Anmelders darauf gerichtet sei, (vermeintlich) Gebühren
sparen bzw. Gebührentatbestände
umgehen. Dabei handle es sich weder um ein schützenswertes Interesse des Anmelders noch sei dies mit den Erwägungen des Gesetzgebers in Einklang
bringen. 30 Mit Stellungnahme vom 9. Mai 2022 hat der Beschwerdeführer den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs
rückgewiesen und unter anderem vorgetragen, dass ein schützenswertes Gebührensparinteresse aus dem allgemeinen Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, wie er unter anderem im Untreueparagrafen gemäß § 266 StGB im Allgemeinen und in Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG, § 6 HGrG und § 7 BHO speziell für die Verwaltung verankert sei, folge. Eine Sparsamkeit ergebe sich demnach für gesetzliche Vertreter von juristischen und natürlichen Personen ebenso wie für die öffentliche Verwaltung. Es liege kein Grund vor, das Sparsamkeitsgebot vorliegend für eine von einer Anwaltskanzlei vertretene natürliche Person nicht gelten
lassen und als rechtsmissbräuchlich hinzustellen und diese Person von dem Gebot auszuschließen. Vielmehr sei von einer Pflicht gesetzlicher und gewillkürter Vertreter
r Sparsamkeit auszugehen. Die Annahme eines Rechtsmissbrauchs bei Inanspruchnahme gesetzlich normierter Rechte sei daher nicht nachvollziehbar, abwegig, ermögliche Willkür und könnte
dem
Konflikten mit anderen Gesetzen führen, auch dem Strafgesetzbuch. Wie in der Gesetzesbegründung
G explizit ausgeführt werde, stelle der Gesetzgeber auf Zweckmäßigkeitserwägungen des Anmelders ab. Der Anwendungsbereich der markenrechtlichen Teilung erfasse somit auch Fälle, in denen es der Anmelder für zweckmäßig erachte, die Anmeldung aus einem Gebührensparinteresse heraus
teilen, insbesondere in Anbetracht des Gebührenspargebots. 31 Der Anmelder sei im Übrigen auch zahlungstreu, denn er habe die für die Teilanmeldung fällig gewordene Gebühr bezahlt. Weitere Gebühren, insbesondere über die Teilungsgebühr hinausgehende Anmeldegebühren, sehe der Gesetzgeber für die Teilanmeldung nicht vor. Ein Rückgriff auf die patentrechtliche Regelung und entsprechende Kommentierung hierzu sei nicht möglich. Nachdem der Gesetzgeber bewusst für die markenrechtliche Teilanmeldung eine von der patentrechtlichen Teilanmeldung abweichende Regelung getroffen habe – auch für die mit der Teilanmeldung anfallende Gebühr – könne nicht davon ausgegangen werden, dass die markenrechtliche Teilanmeldung die Vorgeschichte der Stammanmeldung im Hinblick auf die Zahlungspflicht erbe. Nach der „Schwammkörper“-Entscheidung des BGH scheide die Teilungserklärung als Gegenstand der (negativen) Fiktionen des § 6 Abs. 2 PatKostG aus. Der BGH habe dort auch klargestellt, dass die spätere Nichtentrichtung der Anmeldegebühr den Tatbestand der Teilungserklärung unberührt lasse. 32 Die negative Fiktion der Nichtzahlung der Gebühr für das markenrechtliche Teilungsverfahren sei
dem Regelungsgegenstand des spezielleren § 40 Abs. 2 MarkenG. Hätte der Gesetzgeber eine Zahlungspflicht für eine Anmeldegebühr im Rahmen einer Teilanmeldung beabsichtigt, hätte er sie in das Markengesetz aufgenommen bzw. im Hinblick auf die rechtsstaatlichen Grundsätze der Normenklarheit sowie der Gebührenklarheit und Gebührenwahrheit aufnehmen müssen. Es bedürfe daher einer Gesetzesänderung, denn Rechtsfortbildung contra legem oder
r Erzielung einer pekuniär wünschenswerten Regelung sei nicht statthaft und widerspreche im Übrigen auch dem Rechtsstaatsprinzip der Gewaltenteilung. 33 Soweit das DPMA in seinem Beschluss die Erledigung der Teilungserklärung mit Wirkung
m 12. Dezember 2020 festgestellt habe, sei hierfür kein Raum. Eine solche Erledigung sei im markenrechtlichen Anmeldeverfahren nicht vorgesehen,
dem fehle es an einer Erledigungserklärung sowie eines Antrags seitens des Anmelders. Da die Teilungserklärung wirksam gewesen, die Teilanmeldung entstanden und nicht untergegangen sei, bestehe ein Anspruch auf Eintragung der Teilanmeldung. 34 Falls dem Antrag auf Eintragung der Teilanmeldung nicht stattgegeben werden sollte, sei jedenfalls die Rückzahlung der Gebühr für die Teilung der Anmeldung gerechtfertigt. Denn eine Gebührenpflicht bestehe für die Teilanmeldung nur, wenn diese
einer endgültigen, wirksamen und in dem weiteren Verfahren selbständigen Anmeldung erstarke, wie der BGH in der Entscheidung X ZB 9/92 „Teilungsgebühren“ ausgeführt habe. Entfiele die Teilanmeldung während ihres Schwebezustandes, wie es das DPMA meine, so entfiele auch die Gebührenpflicht. Eine Zahlung ohne Rechtsgrund gebiete die Rückzahlung. 35 Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß, 36 1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 21. September 2021 aufzuheben und die Eintragung der Marke
r Teilanmeldung gemäß Teilungserklärung vom
lässig. In der Sache hat sie jedoch nur in Bezug auf den Hilfsantrag Erfolg. 40 A) Festzuhalten ist
nächst, dass das DPMA für die Teilanmeldung keine (elektronische) Akte angelegt und auch kein Aktenzeichen vergeben hat. Die Beschwerde läuft hinsichtlich der betroffenen (Teil)Anmeldung unter dem Aktenzeichen der ursprünglichen Anmeldung. In DPMAregister ist die Anmeldung 30 2020 112 590.5 als „gilt als
rückgenommen“ erfasst. 41 Die Anmelde- und Klassengebühren für die Stammanmeldung, die sich auf insgesamt 990,00 Euro belaufen hatten (§ 64a MarkenG, § 3 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 331 000 und 331 300 des Gebührenverzeichnisses gemäß Anlage
KostG) und bis
m
KostG) durch Einreichung einer Einzugsermächtigung gezahlt. Diese Teilungsgebühr ist vom DPMA eingezogen worden. 43 B)
m Hauptantrag: 44 Eine Eintragung des Anmeldezeichens
r Teilanmeldung gemäß Teilungserklärung vom
diesem Zeitpunkt galt die (Stamm)Anmeldung noch nicht als
rückgenommen, so dass die Teilung unter diesem Aspekt (noch) wirksam erklärt werden konnte. 47
„sparen“, was jedoch zwangsläufig bedeutet, Gebührenpflichten aus der (Stamm)Anmeldung
umgehen. Mag dies aus Sicht des Anmelders als wünschenswert und vorteilhaft empfunden werden, so handelt es sich aber weder um ein schützenswertes Interesse des Anmelders noch ist dies mit den Erwägungen des Gesetzgebers in Einklang
bringen. 51 Die Gesetzesbegründung
„Teilung“ („Amtliche Begründung
m Entwurf eines Gesetzes
r Reform des Markenrechts und
r Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
r Abgleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz))“ lautet wie folgt: 52 „Das geltende Recht gestattet zwar die teilweise
rücknahme der Anmeldung durch die Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, nicht aber die Teilung der Anmeldung. Hierfür besteht aber ein erhebliches praktisches Bedürfnis. Häufig werden Marken aus absoluten Gründen nur für einen Teil der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beanstandet. In diesen Fällen muß der Anmelder nach dem geltenden Recht bis
m Abschluß des Verfahrens warten, bis die Marke dann (ganz oder teilweise) eingetragen wird, obwohl für die nicht beanstandeten Waren oder Dienstleistungen zweifelsfrei kein Schutzhindernis besteht. Um in diesen Fällen oder auch in sonstigen Fällen, in denen der Anmelder eine Teilung für zweckmäßig hält , die „Aufspaltung" der Markenanmeldung
ermöglichen, sieht § 40 ein Teilungsrecht vor. Nach Absatz 1 Satz 1 bedarf es dafür einer Teilungserklärung des Anmelders: Für jede der resultierenden Teilanmeldungen bleibt der ursprüngliche Zeitrang gewahrt. Absatz 2 regelt das Teilungsverfahren in seinen Grundzügen. Danach müssen innerhalb von drei Monaten neue Anmeldungsunterlagen für die abgetrennte Anmeldung eingereicht und eine Gebühr gezahlt werden (Absatz 2 Satz 1 und 2). Reicht der Anmelder nicht die für die Teilung erforderlichen Unterlagen ein oder zahlt er nicht die hierfür anfallende Gebühr, so soll dies nach Absatz 2 Satz 3 als Rücknahme des abgetrennten Teils der Anmeldung gelten. Die Vorschrift weicht von der entsprechenden Regelung des § 39 Abs. 3 PatG ab, nach der die Teilungserklärung, wenn die erforderlichen Unterlagen nicht innerhalb von drei Monaten eingereicht oder die Teilungsgebühr in dieser Frist nicht bezahlt wird, lediglich als nicht abgegeben gilt. Die Erfahrungen im Patentbereich haben jedoch gezeigt, daß diese Regelung die Gefahr von Verfahrensverzögerungen mit sich bringt, weil bei jeder – auch wiederholt möglichen - Teilungserklärung abgewartet werden muß, ob die Voraussetzungen für eine endgültig wirksame Teilung innerhalb der Dreimonatsfrist geschaffen werden oder ob die Teilungserklärung schließlich als nicht abgegeben gilt und der abgetrennte Teil in die Stammanmeldung
rückfällt. Um ähnliche Verzögerungen des Verfahrens vor dem Patentamt oder dem Patentgericht bei der Teilung von Markenanmeldungen
vermeiden, sieht Absatz 2 Satz 3 vor, daß der abgetrennte Teil der Anmeldung als
rückgenommen gilt, wenn der Anmelder zwar die Teilung erklärt, aber nicht die für ihre Wirksamkeit erforderlichen Verfahrenshandlungen vornimmt. Diese Konsequenz, die für den Anmelder zwar ungünstiger als die in § 39 Abs. 3 PatG vorgesehene Rechtsfolge sein mag, ist für ihn gleichwohl
mutbar, weil er das Schicksal des abgetrennten Teils der Anmeldung selbst in der Hand hat. Da die Teilung eine endgültige Loslösung des abgetrennten Teils von der Stammanmeldung
r Folge haben soll, ist in Absatz 2 Satz 4 ferner vorgesehen, daß die Teilung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Der Widerruf der Teilungserklärung wird deshalb ausdrücklich ausgeschlossen. Weitere Einzelheiten des Teilungsverfahrens können, soweit erforderlich, in der Rechtsverordnung nach § 65 geregelt werden.“ 53 Der Zweck der Teilung besteht also insbesondere darin, im Fall einer nur für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als schutzunfähig beanstandeten Marke (§ 37 Abs. 5 MarkenG) unabhängig von dem weiteren Vorgehen für die unproblematischen Waren und Dienstleistungen eine schnelle Markeneintragung
ermöglichen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 40 Rn. 3). Da eine Markenanmeldung erst dann bearbeitet und auf die Schutzfähigkeit hin geprüft wird, wenn die Gebühren für die Anmeldung einbezahlt sind (vgl. auch § 5 Abs. 1 Satz 1 PatKostG), geht schon aus diesen Erwägungen hervor, dass der Gesetzgeber eine Stammanmeldung im Blick hatte, für die die Anmeldegebühren gezahlt wurden. Die Auslegung des Gesetzes hat sich im Übrigen nicht nur am Wortlaut der Vorschrift, sondern darüber hinaus auch an deren Sinn und Zweck
orientieren, die gleichermaßen den Inhalt der gesetzlichen Regelung erschließen. 54 Neben dem ausdrücklich genannten (Hauptanwendungs)Fall zählt der Gesetzgeber
m Anwendungsbereich noch sonstige Fälle, in denen der Anmelder eine Teilung für zweckmäßig hält, worauf der Beschwerdeführer
treffend hinweist. Eine solche Zweckmäßigkeit ergibt sich jedenfalls für einen in Bezug auf die Anmeldegebühren „zahlungstreuen“ Anmelder aber ersichtlich nicht daraus, dass er kein Interesse mehr an einem Teil der Waren und Dienstleistungen hat. Wäre dies der Fall, so hätte er ohne weiteres sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - gebührenfrei - einschränken und insoweit die Anmeldung
rücknehmen können. Auch für den Fall, dass der Anmelder schon vor der Zahlung der Anmeldegebühr an Waren/Dienstleistungen aus ganzen Klassen kein Interesse mehr haben sollte, kann er auf diese Klassen verzichten bzw. die Anmeldung insoweit
rücknehmen und im Übrigen die dann noch anfallenden Anmeldegebühren innerhalb der Zahlungsfrist entrichten. Ein rechtlich anerkennenswertes Bedürfnis für eine Teilung besteht in derartigen Fällen nicht. Der Beispielsfall des Anmelders auf Seite 9 der Beschwerdebegründung
m Argument der scheinbar unklaren Gebührenhöhe („..., so dass in der Stammanmeldung 6 irrelevante Klassen verbleiben, die nicht weiterverfolgt werden sollen.“) wirkt daher äußert konstruiert und geht am Zweck der Teilung vorbei. 55 Zweifellos mag es aus Sicht des Anmelders finanziell vorteilhaft sein, sein angemeldetes Schutzrecht für Waren und Dienstleistungen aus zehn Klassen für nur 300 Euro
erlangen. Letztlich dürfte es aus Sicht eines jeden Anmelders sogar erstrebenswert sein, gar keine Gebühren für eine Markeneintragung
zahlen. Mit der in der Gesetzesbegründung genannten „Zweckmäßigkeit aus Sicht des Anmelders“ ist ein solches „Gebührensparinteresse“ aber nicht gemeint Es entspricht ganz offensichtlich nicht der Intention des Gesetzgebers. Denn schutzrechtsübergreifend gilt der Grundsatz, dass die Gewährung eines Monopolrechts durch Eintragung die rechtzeitige und vollständige Zahlung der hierfür erforderlichen Anmeldegebühren voraussetzt. Dass es sich bei der Gebühr für die markenrechtliche Teilung der Anmeldung in Höhe von 300 Euro gemäß Nr. 331 700 Anl.
KostG um eine „
sätzliche“ Gebühr handelt, geht ferner aus dem Gesetzeswortlaut hervor. In § 40 Abs. 2 MarkenG ist nämlich ausdrücklich geregelt, dass für das Teilungsverfahren, - also nicht für die Teilungsanmeldung - die Gebühr
zahlen ist (vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 40 Rn. 8, 9: „
sätzliche Gebühr“). 56 Das recht konstruiert wirkende „Gebührensparinteresse“ stellt sich daher als Umgehung von Gebühren dar. Dabei handelt es sich nicht um ein rechtlich anerkennenswertes Motiv. Darüber hinaus würden auch – worauf die Markenstelle
Recht hinweist – die Vorschriften betreffend die Zahlungsfristen für Anmeldegebühren umgangen werden können; eine Verlängerung der Zahlungsfristen wäre unter Umständen sogar über Jahre hinweg möglich, nämlich dann, wenn jeweils aus der Teilanmeldung kurz vor Ablauf der Dreimonatsfrist
r Zahlung der Teilungsgebühr nach § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG immer wieder eine neue Teilung erklärt würde, was schlussendlich bis
r Teilung der letzten zwei verbliebenen Waren bzw. Dienstleistungen weiterbetrieben werden könnte. 57 Würde man ein solches Vorgehen für
lässig erachten, eröffnete dies erhebliches Missbrauchspotential. 58 b) Diesbezügliche Bedenken stellt der Senat jedoch im Interesse einer grundsätzlichen Klärung der sich stellenden Rechtsfragen
rück. Denn trotz der aus Sicht des Senats misslungenen Argumentationslinie des Anmelders kann nicht ausgeschlossen werden, dass es ihm lediglich um das Offenlegen einer (vermeintlichen) Gesetzeslücke geht. 59 3. Die Fiktion des § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, wonach die abgetrennte Anmeldung als
rückgenommen gilt, wenn nicht innerhalb der dreimonatigen Zahlungsfrist die Teilungsgebühr gemäß § 64 a MarkenG i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG und Nr. 331 700 GebVerz.
KostG entrichtet wird, ist nicht eingetreten. Denn der Anmelder hat am 10. März 2021 die Einzugsermächtigung eingereicht und damit die Teilungsgebühr gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG innerhalb der Zahlungsfrist von drei Monaten nach
gang der Teilungserklärung am 11. Dezember 2020, mithin fristgerecht, bezahlt. 60 § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG regelt die Rechtsfolge für den Fall der Nichtzahlung der Teilungsgebühr,
der Frage der Nichtzahlung der Anmeldegebühr verhält sich die Vorschrift nicht; die Nichtzahlung der fälligen Anmeldegebühren löst daher nach dem klaren Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift nicht die Rechtsfolge des § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG aus. Allerdings kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass es andere Rechtsgrundlagen hierfür nicht gibt; vielmehr unterliegt sie den allgemeinen Regelungen des Patentkostengesetzes. 61 4. Der Senat teilt die Auffassung des DPMA, dass eine Teilung der Anmeldung nach systematischer und teleologischer Auslegung des § 40 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht nur eine
m Zeitpunkt der Abgabe der Teilungserklärung bestehende „Anmeldung“ voraussetzt, sondern insbesondere auch unter dem Vorbehalt einer fristgerechten Zahlung der Anmeldegebühr für die Stammanmeldung steht. 62 Der Umstand, dass über die „richtige“ rechtliche Einordnung dieser Fallgestaltung durchaus diskutiert werden kann, weil insoweit eine ausdrückliche gesetzliche Regelung im Rahmen der Vorschriften über die Teilung - § 40 MarkenG und § 35 MarkenV – fehlt, führt
keinerlei Zweifeln am Ergebnis. Aus Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschriften
r Teilung, unter Heranziehung der Gesetzesbegründung und unter Berücksichtigung der gebührenrechtlichen Grundsätze betreffend die Gewährung von Schutzrechten ist ohne weiteres
schließen, dass die Eintragung einer abgetrennten Anmeldung ohne fristgerechte Zahlung der Anmeldegebühren für die Stammanmeldung nicht in Betracht kommt. 63 Dies aus den nachfolgenden Gründen: 64 Dass es sich bei der Gebühr für die markenrechtliche Teilung der Anmeldung in Höhe von 300 Euro gemäß Nr. 331 700 Anl.
KostG um eine „
sätzliche“ Gebühr handelt, geht – wie oben bereits ausgeführt - schon aus der Gesetzesbegründung sowie aus dem Gesetzeswortlaut hervor, wonach die Gebühr gemäß § 40 Abs. 2 MarkenG nicht für die Teilungsanmeldung, sondern für das Teilungsverfahren
zahlen ist. 65 Bei der Teilungserklärung handelt es sich
dem – wie im Patentrecht – um eine reine Verfahrenshandlung (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 40 Rn. 5). Deshalb können die nachfolgenden, von der Markenstelle zitierten Ausführungen aus dem Patentrechtskommentar herangezogen werden (Gleiter/Fischer, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, BeckOK Patentrecht, § 39 PatG, Rn. 40 f.): „Durch die rein verfahrensrechtliche Teilung entsteht die Teilanmeldung in dem Verfahrensstadium, in dem sich die Stammanmeldung
m Zeitpunkt der Teilungserklärung befindet. Sie ‚erbt‘ die gesamte Vorgeschichte der Stammanmeldung.“ Die weiteren Ausführungen in dem Hinweis auf die Kommentierung
G sind allerdings – worauf der Beschwerdeführer
Recht hinweist – nicht passend. Denn anders als bei der markenrechtlichen Teilung ist in § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG ausdrücklich geregelt, dass für die abgetrennte Anmeldung für die Zeit bis
r Teilung die gleichen Gebühren
entrichten sind, die für die ursprüngliche Anmeldung
entrichten waren. 66 Dass durch die verfahrensrechtliche Teilung die markenrechtliche Teilanmeldung in dem Verfahrensstadium entsteht, in dem sich die Stammanmeldung befindet, geht im Übrigen auch aus § 35 Abs. 6 MarkenV hervor. Danach gelten Anträge, die bereits für die ursprüngliche Anmeldung gestellt wurden, gleichzeitig mit Wirkung für die abgeteilten Anmeldungen gestellt; hierdurch wird auch der Eintragungsantrag gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfasst. Auch dies lässt den Schluss
, dass die Pflicht
r Zahlung der fällig gewordenen Anmeldegebühren nach § 64a MarkenG i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG, die unmittelbar mit dem Eintragungsantrag verbunden sind, -
nächst - auch für die abgetrennte Anmeldung bestehen bleibt und ohne diese Zahlung die gesetzlichen Anforderungen für die Eintragung der Teilanmeldung nicht vorliegen. Nirgends ist geregelt, dass die fällig gewordene Anmeldegebühr und gegebenenfalls weitere Klassengebühren mit Teilung entfallen oder diese sowohl für die Stammanmeldung als auch für die Trennanmeldung – also doppelt -
zahlen wären. Hieraus folgt, dass die Anmeldegebühr, sofern sie schon gezahlt worden ist, nicht noch einmal anfällt (sonst hätte der Gesetzgeber dies, wie im Patentrecht, ausdrücklich regeln müssen). Wenn sie dagegen noch nicht gezahlt wurde, wird diese Zahlungsplicht aus § 3 Abs. 1 PatKostG in die abgetrennte Anmeldung mit übernommen, da sich die Stammanmeldung
m Zeitpunkt der Teilungserklärung in diesem Stadium der noch ausstehenden Zahlung der Anmeldegebühr befand. 67 Nach alledem ist davon auszugehen, dass ohne die fristgerechte Zahlung der Anmeldegebühren für die Stammanmeldung die Voraussetzungen für eine Eintragung der Teilanmeldung nicht vorliegen. 68 5. Hinsichtlich der Rechtsfolge dieser Nichtzahlung können aus Sicht des Senats zwei rechtliche Wege in Betracht gezogen werden: 69 „Erbt“ die abgetrennte Anmeldung die Zahlungspflicht und hängt diese insoweit noch vom Bestand der Stammanmeldung ab, so gilt die Teilanmeldung zwar nicht nach § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG als
rückgenommen, sie teilt aber das Schicksal der Stammanmeldung, so dass die Anmeldung insgesamt gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als
rückgenommen gelten könnte. 70 Gut vertretbar erscheint auch die Annahme, dass mit Eintritt der Rücknahmefiktion und damit des Wegfalls eines anhängigen (Stamm)Anmeldeverfahrens mit Ablauf der Zahlungsfrist für die Anmeldegebühren am 11. Dezember 2021 die Teilung gegenstandslos geworden ist und nachträglich ins Leere geht. Ob sich damit die Teilungserklärung oder das Teilungsverfahren mit Wirkung
m 12. Dezember 2021 erledigt hat, spielt dabei keine entscheidungserhebliche Rolle. Einer Erledigterklärung oder eines Antrags durch den Anmelder bedarf es insofern jedenfalls nicht. 71 Die Frage nach dem
treffenden rechtlichen Ansatz kann vorliegend dahingestellt bleiben, da unabhängig von ihrer Beantwortung eine Eintragung der Teilanmeldung nicht in Betracht kommt und dies – wie nachfolgend unter C) erläutert wird – auch keine entscheidungserhebliche Auswirkung auf das Ergebnis des Hilfsantrags hat. 72 6. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf die Ausführungen des BGH in der „Schwammkörper“-Entscheidung (GRUR 2019, 326) sind unbehelflich. Die Markenstelle hat
Recht darauf hingewiesen, dass die Fallkonstellationen schon deshalb nicht vergleichbar sind, weil der dortige Patentanmelder sowohl die Anmeldegebühr für die ursprüngliche Anmeldung (diese wurde auch nie
rückbezahlt) als auch die für die Trennanmeldung entrichtet hatte; letztgenannte ist vom DPMA wieder
rückerstattet worden, weil es – fälschlicherweise – wegen der Nichtentrichtung der Gebührenerweiterungen, die sich aufgrund Erhöhung der Zahl der Patentansprüche ergeben hatten, von der Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG ausging. Der BGH hat aber deutlich gemacht, dass die spätere Nichtentrichtung der erhöhten Anmeldegebühr den Bestand der Teilungserklärung unberührt lässt und sich die im Zeitraum nach der Teilung in der abgetrennten Anmeldung selbst neu anfallenden Gebühren nach den allgemeinen kostenrechtlichen Vorschriften richten. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann aus dieser Entscheidung, die eine völlig andere Fallgestaltung betrifft, nicht der Schluss gezogen werden, dass die markenrechtliche Teilanmeldung unabhängig von der Zahlung der Anmeldegebühr bestehen bliebe. 73 Die weiteren Einwände des Beschwerdeführers, der Gesetzgeber hätte im Hinblick auf die rechtsstaatlichen Grundsätze der Normenklarheit, Gebührenklarheit und Gebührenwahrheit ausdrücklich eine Zahlungspflicht für die Anmeldegebühr im Rahmen einer Teilanmeldung in das Markengesetz aufnehmen müssen, es bedürfe daher einer Gesetzesänderung, denn Rechtsfortbildung contra legem oder
r Erzielung einer pekuniär wünschenswerten Regelung sei nicht statthaft und widerspreche dem Rechtsstaatsprinzip der Gewaltenteilung, verfangen nach all dem Vorgenannten nicht. 74 C)
m Hilfsantrag 75 Die vom Markenanmelder gezahlte Teilungsgebühr in Höhe von 300 Euro ist
rückzuerstatten. 76
zahlen. Ein entsprechender fristgerechter Zahlungseingang ist auch
verzeichnen. 77 Eine Erstattung der eingezogenen Teilungsgebühr nach § 9 PatKostG scheidet aus, weil keine unrichtige Sachbehandlung durch das DPMA vorliegt. § 10 Abs. 1 PatKostG findet keine Anwendung, weil die Teilungsgebühr nicht vorausgezahlt, sondern nach Fälligkeit entrichtet wurde. 78 Fest steht
dem, dass im Falle der Zahlung der Teilungsgebühr zeitgleich mit dem Eingang der Teilungserklärung die entrichtete fällige Gebühr grundsätzlich verfallen wäre und nicht
rückgezahlt werden könnte. 79 2. Eine solche Fallgestaltung liegt hier, entgegen der Auffassung der Markenstelle, aber nicht vor. 80 Bereits vor der Zahlung der Teilungsgebühr, nämlich knapp drei Monate
vor, galt - je nach rechtlichem Ansatz - die (Stamm- und Teilungs-)Anmeldung entweder schon als
rückgenommen oder die Teilung hatte sich durch die Fiktion der
rücknahme der (Stamm)Anmeldung bereits erledigt. Dieser Umstand bleibt aus Sicht des Senats gebührenrechtlich nicht ohne Auswirkung. Die Gebührenschuld ist hierdurch vielmehr weggefallen, weil die Amtshandlung nicht vorgenommen wurde. 81 a) § 10 Abs. 2 PatKostG sieht vor, dass die Gebühr entfällt, wenn eine Anmeldung oder ein Antrag nach § 6 Abs. 2 PatKostG oder aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen als
rückgenommen gilt oder wenn ein Schutzrecht erlischt, weil die Gebühr nicht oder nicht vollständig bezahlt wurde. Dies steht nach dem letzten Halbsatz des § 10 Abs. 2 PatKostG ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde (vgl. BGH GRUR 2014, 710 – Prüfungsgebühr). Mit der Wendung, dass die Gebühr „entfällt“, bringt das Gesetz
m Ausdruck, dass eine bis dahin bestehende und fällige Gebührenforderung, soweit auf sie noch keine Zahlungen geleistet worden sind, mit Wirkung ex nunc erlischt, wenn die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde (BGH GRUR 2014, 710 – Prüfungsgebühr; vgl. auch Schneider/Volpert/Fölsch, Gesamtes Kostenrecht, 3. Aufl. 2021, § 10 PatKostG Rn. 16). Dadurch sollen Vollstreckungsfälle für nach wie vor fällige Gebühren vermieden werden.
gleich soll sichergestellt werden, dass die Gebühr weiterhin beigetrieben werden kann, wenn das Amt im Vertrauen auf eine eingereichte Einzugsermächtigung bereits Amtshandlungen vorgenommen hat, die nicht von Amts wegen rückgängig gemacht werden können (BGH, a. a. O. Rn. 17 – Prüfungsgebühr). 82 b) In Anwendung dieser gebührenrechtlichen Erwägungen ist die Teilungsgebühr im vorliegenden Fall nach § 10 Abs. 2 PatKostG entfallen. 83 Geht man davon aus, dass die (Stamm- und Teil-)Anmeldung insgesamt nach § 6 Abs. 2 PatKostG als
rückgenommen gilt (vgl. oben B)
den Fallgestaltungen, in denen der Gebührentatbestand in der Vergangenheit zwar bestanden hat, aber vor Zahlung weggefallen ist: Schulte/Schell, PatG,
grundeliegende Sachverhalt gebührenrechtlich doch der Gleiche. Denn die Erledigung ist mit der Rücknahmefiktion der Stammanmeldung
m 12. Dezember 2021 eingetreten, hat mithin ebenfalls vor Zahlung der Teilungsgebühr gegriffen. Gebührenrechtliche Grundsätze oder sonstige Gründe, die für eine unterschiedliche Behandlung der dargestellten rechtlichen Ansätze sprechen würden, sind insoweit nicht erkennbar. 85 Die vom DPMA eingezogene Teilungsgebühr ist daher nach § 10 Abs. 2 PatKostG
rückzuerstatten. 86 D) Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG
zulassen, da die oben dargestellten entscheidungserheblichen Rechtsfragen in Bezug auf die markenrechtliche Teilung – soweit für den Senat ersichtlich - bisher weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur ausdrücklich thematisiert worden sind. http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE229030682&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.