JURE239031224 ECLI:DE:BPatG:2023:140923B1Wpat11.23.0 BPatG München 1. Senat 20230914 1 W (pat) 11/23 Beschluss § 40 Abs 5 PatG, § 43 PatG DEU Bundesrepublik Deutschland Beschwerdesache - zur nachträgl
§ 40(5) Pat
G ein anerkennenswertes Rechtsschutzinteresse der Anmelderin an der Durchführung der Recherche besteht. 14 Die systematische Einordnung des § 43 PatG in das Patenterteilungsverfahren lässt keineswegs zwingend den Rückschluss darauf zu, dass der wirksam gestellte Rechercheantrag gegenstandslos wird, wenn die Patentanmeldung nach Abgabe der Prioritätserklärung gemäß § 40
(5)PatG als zurückgenommen gilt. Zum einen ist das Rechercheverfahren nach § 43 PatG selbständig und kein notwendiger Bestandteil des Patenterteilungsverfahrens, wie es bspw. das dem Untersuchungsgrundsatz unterliegende Prüfungsverfahren nach § 44 PatG ist (vgl. hierzu BPatG, GRUR 1990, 513, 514 - Rechercheantrag). Zum anderen bezieht sich der Wortlaut des § 43
(1)S. 1 PatG, der von der "angemeldeten Erfindung" spricht, lediglich darauf, dass ein Rechercheantrag nur wirksam gestellt werden kann, solange die Patentanmeldung anhängig ist. Dass dies vorliegend der Fall war, hat das DPMA der Anmelderin mit Bescheid vom 8. November 2022 bestätigt. 15 Für die Beantwortung der vorliegend verfahrensgegenständlichen Frage darf zudem nicht unberücksichtig bleiben, dass die prioritätsbegründende Wirkung der Anmeldung auch noch nach
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G innerhalb der ersten 12 Monate nach ihrer Anmeldung bestehen bleibt (§ 40 PatG). Der Anmeldung kommt somit auch noch nach Eintritt der Rücknahmefiktion eine rechtlich relevante Wirkung zu, aus der sich ein anerkennenswertes Interesse an der Durchführung der Recherche ergeben kann. Da die Folgeanmeldung, welche die Priorität der früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, mit dieser nicht völlig identisch sein, sondern sich regelmäßig in einzelnen Ansprüchen und/oder Ausführungsformen der Erfindung unterscheiden wird, erscheint das Bestehen eines rechtlich relevanten Interesses an der Durchführung der wirksam beantragten Recherche zu der früheren Anmeldung unter diesem Gesichtspunkt nicht fernliegend (so auch für Patentanmeldungen bereits BPatG, GRUR 1990, 513, 514 - Rechercheantrag). Wegen der Inanspruchnahme der Priorität kann die Bedeutung der Recherche für die spätere Anmeldung sogar sehr groß sein, wie dies auch die Anmelderin im vorliegenden Beschwerdeverfahren geltend gemacht hat, zumal - worauf auch die Anmelderin zu Recht hingewiesen hat - die Recherchenberichte des DPMA aufgrund ihrer hohen Qualität allgemein anerkanntermaßen zum Goldstandard auf diesem Gebiet gehören. 16 Kann daher die Anmelderin nach
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G ein konkretes, anerkennenswertes Rechtsschutzinteresse an dem Erhalt des Rechercheberichts darlegen, so erscheint es sachgerecht, ihr einen Anspruch auf nachträgliche Durchführung der Recherche zuzugestehen. Dies steht weder im Widerspruch zu dem Gesetzeswortlaut des § 43 PatG noch wird dadurch die mit der Einführung der Regelung des § 40
(5)PatG verfolgte Zielsetzung infrage gestellt, wonach das DPMA nicht der Doppelbelastung ausgesetzt sein sollte, die sich aus der Durchführung zweier eigenständiger Erteilungsverfahren (für die prioritätsjüngere und für die Folgeanmeldung) ergeben würde (vgl. hierzu BGH, NJW 1989, 1676, 1678 - Wassermischarmatur). Denn der Aufwand für die Durchführung einer isolierten Recherche nach § 43 PatG ist mit dem Aufwand einer parallelen Durchführung eines zusätzlichen Erteilungsverfahrens nicht vergleichbar, sondern ungleich geringer. Die Bejahung eines anerkennenswerten Rechtsschutzbedürfnisses an der Durchführung der Recherche vor Ablauf des Prioritätsjahres erscheint somit auch verhältnismäßig im Hinblick auf die damit verbundene Belastung des DPMA. 17 Die Anmelderin hat im vorliegenden Fall ein rechtlich relevantes Interesse an der nachträglichen Durchführung der Recherche hinreichend substantiiert dargelegt und vorgetragen, aus welchen konkreten Gründen der Durchführung der Amtsrecherche zur prioritätsbegründenden Anmeldung noch vor Ablauf des Prioritätsjahrs für sie eine besonders große Bedeutung zukommt. 18 Der angefochtene Beschluss war deshalb antragsgemäß aufzuheben und die Durchführung der Recherche anzuordnen. 19 Die Aufhebung betrifft den Beschluss in seiner Gesamtheit. Zwar enthält dieser im Tenor einleitend neben den Feststellungen hinsichtlich des Rechercheantrags auch die – zutreffende – Feststellung, dass die Anmeldung wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität gem. § 40
(5)PatG seit dem
- Dezember 2022 als zurückgenommen gelte. Inhaltlich hat die Prüfungsstelle mit dem angegriffenen Beschluss jedoch über den Rechercheantrag der Anmelderin vom
- November 2022 entschieden, während die einleitende Feststellung zur Rücknahmefiktion hinsichtlich der Anmeldung lediglich eine Begründung der weiteren Feststellungen zum Rechercheantrag darstellt. Daher war der angefochtene Beschluss insgesamt aufzuheben. 20 Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 78 PatG). http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE239031224&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public