JURE249031646 ECLI:DE:BPatG:2024:040724B25Wpat69.22.0 BPatG München 25. Senat 20240704 25 W (pat) 69/22 Beschluss § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 50 Abs 1 MarkenG, § 50 Abs 2 MarkenG, § 63 Abs 1 S 1 MarkenG, § 71 Abs 1 S 1 MarkenG, § 63 Abs 1 S 3 MarkenG, § 71 Abs 1 S 2 MarkenG, § 63 Abs 2 S 1 MarkenG, § 23 Abs 3 S 2 RVG, § 33 Abs 1 RVG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – Nichtigkeitsverfahren - „AzubiMatch (Wortmarke)“ –fehlende Unterscheidungskraft – Kostenbeschwerde – Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 30 2019 232 807 (hier: Nichtigkeitsverfahren 0066/21 Lösch) hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Butscher und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., beschlossen: 1. Die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 5. August 2022 wird zurückgewiesen. 2. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen. 3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen. I. 1 Am 9. Oktober 2019 ist die Wortmarke 2 AzubiMatch 3 von der Beschwerdeführerin angemeldet und am 24. April 2020 eingetragen worden. Das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis lautet derzeit wie folgt: 4 Klasse 9: 5 Herunterladbare Softwareapplikationen zur Verwendung mit mobilen Geräten; Mobile Apps; 6 Klasse 35: 7 Durchführung von Tests zur Bestimmung beruflicher Fähigkeiten; Jobvermittlung; Karriereberatungsdienste [ausgenommen Erziehung, Ausbildung und Unterrichtsberatung]; 8 Klasse 42: 9 Beratung im Bereich Software as a Service [SaaS]; Software as a Service [SaaS]; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Plattformen für künstliche Intelligenz als Software as a Service [SaaS]. 10 Mit am 27. Januar 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Formblatt hat die Beschwerdegegnerin Antrag auf Erklärung der vollständigen Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke gestellt und diesen auf die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG gestützt. Er wurde an die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 9. Februar 2021 gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG übermittelt, das am 10. Februar 2021 als Übergabeeinschreiben versandt wurde. Ein Zustellnachweis findet sich nicht in der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts. Mit am 25. März 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schreiben vom 23. März 2021 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 53 Abs. 5 Satz 2 MarkenG dem Antrag auf Nichtigkeit widersprochen. Ergänzend hat sie mit Schreiben vom 30. April 2021 beantragt, den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen und der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 11 Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 5. August 2022 wurde die Eintragung der Wortmarke 30 2019 232 807 für nichtig erklärt und gelöscht, der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Nichtigkeitsantragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen und der Gegenstandswert des Verfahrens auf 50.000,- EUR festgesetzt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichenbestandteile „Azubi“ als die Abkürzung für „Auszubildende/r“ und „Match“ im Sinne eines (passenden) Treffers nach einem Matching-Verfahren verstehen würden. Sowohl die Ausdrücke „Match“ als auch „Matching“ seien bereits zum Anmeldezeitpunkt im Zusammenhang mit Partner- und Arbeitsvermittlung in Deutschland geläufig gewesen. Daher werde der angesprochene Verkehr, der sowohl aus dem einschlägig interessierten Verbraucher als auch dem Fachverkehr bestehe, dem Anmeldezeichen „AzubiMatch“ lediglich eine beschreibende Aussage entnehmen. In Verbindung mit der in Klasse 9 registrierten Software für Apps weise es lediglich darauf hin, dass diese der matching-gestützten Vermittlung von Azubis auf Ausbildungsplätze diene. Dies gelte auch für die in den Klassen 35 und 42 geschützten Dienstleistungen. So sei Software-as-a-Service (SaaS) ein Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Software-Anwendungen über das Internet, d. h. als Service, angeboten würden, die sich inhaltlich auf die matching-gestützte Vermittlung von Azubis beziehen könnten. Auch wenn es generell nicht ausgeschlossen sei, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einer Marke verbinden, so treffe dies jedoch nicht auf die Wortkombination „AzubiMatch“ zu. Voraussetzung hierfür wäre, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile bestehe. Die angemeldete Bezeichnung weise jedoch keine ungewöhnliche Struktur oder andere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von dem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Bei ihr stehe nicht die markenrechtliche Herkunftsfunktion im Vordergrund, so dass ihre Eintragung als Marke an dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG scheitere, das nicht nur zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits bestanden habe, sondern zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag weiterhin vorliege. 12 Dagegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 13. September 2022, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, Beschwerde erhoben. Darin macht sie geltend, dass von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen arbeitssuchende Schüler, für ihre Kinder nach Ausbildungsplätzen suchende Eltern, Schüler auf die Arbeitswelt vorbereitende Lehrer und Lehrlinge suchende Unternehmen angesprochen würden. Es müsse vorliegend jede praktisch bedeutsame Verwendungsart, wie Online-Plattformen für Auszubildende, Berücksichtigung finden. Die Wortfolge „AzubiMatch“ könne auch ein Wissensspiel bezeichnen, in dem Azubis in Wettstreit zueinander treten würden. Sie sei doppeldeutig. Der Begriff „Matching“ dürfe nicht mit dem Zeichenbestandteil „Match“ gleichgesetzt werden. Zwischen beiden bestünden keine Überschneidungen. Das Wort „Match“ sei allenfalls im Zusammenhang mit der Partnersuche, nicht jedoch mit der Jobvermittlung zu finden. Auch werde es entsprechend seiner ursprünglichen Bedeutung vornehmlich in Verbindung mit sportlichen Wettkämpfen verwendet. Insofern werde das Anmeldezeichen am ehesten als Bezeichnung eines Spiels mit Wettkampfcharakter aufgefasst. Das Verb „to match“ gehöre nicht zum Grundwortschatz eines inländischen Verkehrsteilnehmers. Zudem würden die englischen Wörter „to match“ und „the match“ im Zusammenhang mit Arbeitsplatz- oder Lehrstellensuche üblicherweise nicht verwendet. Die Zusammenfügung der Zeichenbestandteile bewirke eine hinreichend deutliche Entfernung von den jeweils durch sie vermittelten Sachaussagen. Die Ungewöhnlichkeit der Wortkombination werde daran deutlich, dass sie aus der Abkürzung eines deutschen Begriffs und einem ausgeschriebenen englischen Wort zusammengesetzt sei. Es handele sich um eine Wortneuschöpfung. Zudem sei es unüblich, ein Substantiv mit einem Verb zu verknüpfen. Der Zeichenbestandteil „Azubi“ bezeichne darüber hinaus eine Person, die sich in einem Ausbildungsverhältnis befinde. Demgegenüber hießen diejenigen, die eine Lehrstelle suchen, Arbeits- oder Lehrstellensuchende. Gerade an diese Personengruppe würden sich die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke wenden. 13 Die Beschwerdeführerin beantragt: 14 1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 5. August 2022 wird aufgehoben. 15 2. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 232 807 wird zurückgewiesen. 16 3. Der Nichtigkeitsantragstellerin werden die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auferlegt. 17 4. Der Gegenstandswert wird auf 15.000,- EUR festgesetzt. 18 5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Nichtigkeits-antragstellerin auferlegt. 19 Die Beschwerdegegnerin beantragt: 20 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 21 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerde-führerin auferlegt. 22 Zur Begründung führt sie aus, dass „Azubi“ die Kurzform des Wortes „Auszubildender“ sei. „Matching“ sei die Bezeichnung eines Verfahrens zur Auswahl von Bewerbern auf eine offene Stelle oder von Interessenten bestimmter Angebote. Der Begriff „Match“ bedeute laut Duden so viel wie Treffer. Die Wörter „Matching“, „Match“ und „to match“ hätten denselben begrifflichen Inhalt und würden synonym verstanden. Mit der Wortfolge „AzubiMatch“ werde eine Dienstleistung beschrieben, die insbesondere die Suche eines passenden Ausbildungsplatzes für Auszubildende zum Gegenstand habe. Es solle erreicht werden, dass diese und Arbeitgeber zusammenfänden. Der Begriff „match“ sei dem Verkehr im Zusammenhang mit der Vermittlung von Auszubildenden oder Arbeitsplätzen geläufig. In Kombination mit einem weiteren Wort bezeichne er in sprachüblicher Weise die Suche nach einem passenden Gegenstück. Das Anmeldezeichen vermittele auch in seiner Gesamtheit lediglich eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 beschreibende Aussage. Es komme nicht darauf an, ob es lexikalisch nachweisbar oder eine Wortneuschöpfung sei. Ebenso habe außer Betracht zu bleiben, dass es Synonyme zur Bezeichnung der von der angegriffenen Marke beschriebenen Merkmale gebe, zumal Unternehmen nicht an Lehrstellensuchenden, sondern an Auszubildenden interessiert seien. Jede praktisch bedeutsame Verwendungsform der angegriffenen Marke und damit auch ihre Benutzung für die Vermittlung von Auszubildenden an Unternehmen müsse berücksichtigt werden. Die angegriffene Marke unterliege damit nicht nur dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG. 23 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 6. März 2024, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4. Juli 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen. II. 24 Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist unbegründet. 25 1. Die Nichtigkeitsantragstellerin hat ihren am 27. Januar 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag innerhalb der ab Eintragung der angegriffenen Marke am 24. April 2020 laufenden Zehnjahresfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG gestellt. 26 Der nach § 53 Abs. 1 MarkenG zulässige Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wurde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 9. Februar 2021, abgesandt am 10. Februar 2021, per Einschreiben durch Übergabe zugestellt. Sie hat ihm mit am 25. März 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 23. März 2021, mithin innerhalb der Zweimonatsfrist gemäß § 53 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war. 27 2. Bei der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG vorzunehmenden Prüfung eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf den der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGH GRUR 2018, 404 Rn. 30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kann die Eintragung der angegriffenen Marke zudem nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. Maßgeblicher Zeitpunkt hierfür ist der Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht, vorliegend also der 4. Juli 2024 (vgl. BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 57 - Sparkassen-Rot). 28 3. Der Nichtigkeitsantrag ist begründet, weil der Eintragung der angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und dieses zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 4. Juli 2024 nicht entfallen ist. 29 Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse). 30 Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). 31
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