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BGH I ZR 41/08

KORE300802011 BGH 1. Zivilsenat 20110414 I ZR 41/08 Urteil § 15 Abs 2 MarkenG, § 23 Nr 1 MarkenG, § 26 Abs 1 MarkenG, § 26 Abs 3 S 1 MarkenG, § 26 Abs 3 S 2 MarkenG, § 49 Abs 1 MarkenG, § 51 Abs 1 Mar

§ 23Rn. 27). 45 bb) Das Berufungsgericht hat keine besonderen Umstände festgestellt, die die Eintragung der angegriffenen Marken ausnahmsweise rechtfertigen. 46

(1)Es ist nicht festgestellt oder sonst ersichtlich, dass die Beklagte bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter ihrem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr Waren oder Dienstleistungen, für die die angegriffenen Marken eingetragen sind, aufgrund dieser schöpferischen Leistung mit dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten identifiziert. Die Beklagte betreibt ein Bekleidungshaus mit Filialbetrieben. Soweit sie Bekleidungsstücke herstellt und unter ihrem Namen oder unter Eigenmarken verkauft, fehlt es ebenfalls an Feststellungen, dass der Verkehr die Ware aufgrund einer schöpferischen Leistung der Beklagten ohnehin mit ihrem Unternehmen verbindet. 47
(2)Das Berufungsgericht stützt seine Annahme, dass im Grunde jedes Unternehmen, vor allem eines des Bekleidungssektors, ein legitimes Interesse an dem Schutz der markenmäßigen Verwendung des Firmennamens hat, vielmehr auf den Umstand, dass viele Unternehmen dieselbe Bezeichnung nicht nur als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Marke verwenden und der Verkehr inzwischen in vielen Bereichen, namentlich im Mode- und Accessoirebereich, daran gewöhnt ist, dass Firmenschlagwörter und Firmenabkürzungen zur Produktkennzeichnung verwandt werden. 48 Damit ist kein besonderer, gewichtiger Grund angesprochen, der eine nur in besonderen Ausnahmefällen zulässige Eintragung als Marke rechtfertigen kann. Das Berufungsgericht beschreibt vielmehr nur ein allgemeines Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit von Markeneintragungen und einen besonders gewichtigen Grund für weitere Markenregistrierungen. 49
(3)Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist die Eintragung der in Rede stehenden neun Marken nicht dadurch gerechtfertigt, dass der Beklagten an der Bezeichnung "Peek & Cloppenburg" sowie weiteren Bezeichnungen von Beginn der Koexistenz an auch Markenrechte zustanden. 50 Die Anmeldung einer mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechselbaren Marke stellt ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar (BGHZ 45, 246, 249 f. - Merck; BGH, Urteil vom 18. November 1966 - Ib ZR 16/65, GRUR 1967, 355 - Rabe; Urteil vom 21. November 1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 317 - Napoléon III; Hacker in Ströbele/

§ 23Rn. 37; Lange aa

O Rn. 264; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 15 MarkenG Rn. 21). So liegt es auch hier. Die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts, durch die Eintragung der angegriffenen Marken sei die Gleichgewichtslage für die Klägerin nicht nachteilig verändert worden, ist aus Rechtsgründen nicht haltbar. 51

(4)Bei den Marken "peek und cloppenburg" sowie "peek and cloppenburg" (Marken 6 bis 9) steht der Annahme einer hinnehmbaren, weil lediglich maßvollen Fortentwicklung der markenrechtlichen Position der Beklagten entgegen, dass diese Marken nicht nur Schutz für "Bekleidungsstücke" beanspruchen. Die Marken Nr. 305 03 153 und Nr. 305 03 154 sind über Bekleidungsstücke hinaus auch für "Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" eingetragen. Die Marken Nr. 305 42 609 und Nr. 305 42 608 schützen keinerlei Waren, sondern "Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25". Die damit einhergehende Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzbereichs gegenüber den schon vorhandenen Marken der Beklagten ist eine Störung der Gleichgewichtslage, die nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen grundsätzlich unzulässig ist (BGH, Urteil vom
  1. September 1959 - I ZR 118/57, GRUR 1960, 33, 36 - Zamek I; BGH, GRUR 2008, 801, 802 - Hansen-Bau). Das Berufungsgericht hat keine besonderen und gewichtigen Umstände festgestellt, die im Streitfall diese Störung rechtfertigen könnten. Andere Maßstäbe ergeben sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der Senatsentscheidung "Zamek II" (BGH, Urteil vom
  2. März 1971 - I ZR 84/69, GRUR 1971, 309). Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt zeichnete sich dadurch aus, dass die Beklagten jenes Verfahrens bereits über eine alt eingeführte und bekannte Marke verfügten, die für einen besonders nahen Warenbereich bereits geschützt war. Dagegen verfügt die Beklagte nicht über den Marken 6 bis 9 entsprechende, alt eingeführte und bekannte Marken. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ohne dass die Revisionserwiderung hiergegen etwas erinnert. 52
(5)Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, dass eine die Koexistenzlage prägende markenrechtliche Position durch weitere Markeneintragungen verfestigt werden darf, sofern diese Eintragungen den Maßstäben einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG genügen. 53 Dieser rein schematische Ansatz steht nicht mit der Senatsrechtsprechung in Einklang, wonach nur besondere, gewichtige Gründe die Eintragung (weiterer) Marken rechtfertigen können (vgl. BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger). Im Regelfall stellt jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Gleichnamigen, auch wenn sie in ihrem kennzeichnenden Charakter einer bereits eingetragenen Marke im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG entspricht, eine Vermehrung von - jeweils für sich genommen verkehrsfähigen (§§ 27, 30 MarkenG) - Zeichenrechten dar, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann (dazu auch Scholz, GRUR 1996, 679, 688). Dies gilt erst recht, wenn - wie hier im Hinblick auf die Marken "Peek & Cloppenburg", "peek und cloppenburg" und "peek and cloppenburg" - Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlungen als Marken eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils müssen in der Regel keiner der Gleichnamigen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 42 mwN). 54
(6)Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass durch die Eintragung der angegriffenen Marken für Bekleidungsstücke eine nachteilige Veränderung der Gleichgewichtslage nicht eingetreten ist. Es hat angenommen, dass durch die beanstandeten Marken "Peek", "Peek & Cloppenburg", "peek und cloppenburg" sowie "peek and cloppenburg" der kennzeichnende Charakter der älteren Wortmarke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nicht verändert worden ist. Dem kann nicht zugestimmt werden. 55 Die Abweichungen der Marken 1 bis 9 lassen den kennzeichnenden Charakter der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nur dann unberührt, wenn der Verkehr die abweichend benutzten Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in den benutzten Formen noch dieselbe Marke sieht (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste; GRUR 2010, 729 Rn. 17 - MIXI). Darauf, ob ein einzelner Zeichenbestandteil eines zusammengesetzten Zeichens für sich genommen über Unterscheidungskraft verfügt, kommt es für die Beurteilung des kennzeichnenden Charakters eines zusammengesetzten Zeichens ebenso wenig an, wie auf die Frage, durch welche Bestandteile ein zusammengesetztes Zeichen geprägt wird (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 45 - Augsburger Puppenkiste, mwN). Auch Elemente ohne eigene Unterscheidungskraft können deshalb in Kombination mit der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändern. Maßgeblich ist nicht die markenrechtliche Schutzfähigkeit eines Bestandteils, sondern seine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Verbindung, die er mit der Marke eingeht (Ströbele in Ströbele/

§ 26Rn.

100). 56 Nach diesen Grundsätzen kann der Bestandteil "Man kauft gut bei" entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht allein aufgrund seines beschreibenden Gehalts vernachlässigt werden. Durch die Verknüpfung der Angabe "Man kauft gut bei" mit dem namensmäßigen Bestandteil "Peek & Cloppenburg" entsteht vielmehr der Gesamteindruck einer einheitlichen Sachaussage nach Art eines Werbeslogan (vgl. dazu auch EuGH, Urteil vom

  1. Januar 2010 - C-398/08 P, GRUR 2010, 228 Rn. 45, 56 - Audi [Vorsprung durch Technik]). Der Verkehr hat deshalb keine Veranlassung, das Gesamtzeichen "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" zergliedernd zu betrachten und den kennzeichnenden Charakter des Gesamtzeichens allein in dem namensmäßigen Bestandteil zu sehen. 57 Ist danach schon der kennzeichnende Charakter der Marken "Peek & Cloppenburg" gegenüber der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nicht unverändert, so gilt dies erst recht im Hinblick auf die Marken "peek und cloppenburg", "peek and cloppenburg" und "Peek". 58
  2. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, weil die Markenrechtsrichtlinie auf den Schutz von Unternehmenskennzeichen nicht anwendbar ist und sich auch sonst keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts stellen, die eine Vorlage erfordern. 59
  3. Eine etwaige Löschung der angegriffenen Marken stellt entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch keinen Verstoß gegen das grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht der Beklagten aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG dar. Zu dem durch die Eigentumsgarantie grundgesetzlich geschützten Bereich gehört zwar auch das Recht an der Marke (vgl. BVerfGE 51, 193, 216 f.; 78, 58, 70; 95, 173, 188). Das Markenrecht steht der Beklagten jedoch nicht schrankenlos zu. Sein Bestand wird erst durch die Bestimmungen des Markengesetzes konkretisiert. Dazu rechnen im Kollisionsfall auch die Bestimmungen zum Schutz von Kennzeichenrechten Dritter. Die daraus folgende Begrenzung des Bestands des Markenrechts ist, anders als die Revisionserwiderung meint, auch nicht unverhältnismäßig. Sie ist vielmehr - soweit auch die übrigen Voraussetzungen für eine Löschung der fraglichen Marken der Beklagten vorliegen - Rechtsfolge des Eingriffs in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin, die damit keinen unzulässigen Eingriff in das Grundrecht der Beklagten aus Art. 14 GG darstellt. 60 III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Klägerin aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. 61 Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und den angegriffenen Marken, zum von der Beklagten erhobenen Einwand der Verwirkung sowie dem weiteren Einwand getroffen hat, die Klägerin könne aufgrund der Vereinbarung aus dem Jahre 1990 über die Festlegung von regionalen Tätigkeitsgebieten keine auf das gesamte Bundesgebiet bezogene Löschung verlangen. Im Hinblick auf den letztgenannten Gesichtspunkt werden allerdings die kartellrechtlichen Grenzen für die Wirksamkeit von Abgrenzungsvereinbarungen zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, Urteil vom
  4. Januar 1985 - Rs. 35/83, GRUR Int. 1985, 399 Rn. 33 - Toltecs/Dorcet II; BGH, Urteil vom
  5. Mai 1975 - KZR 9/74, BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; Beschluss vom
  6. März 1991 - KVR 1/90, BGHZ 114, 40, 47 - Verbandszeichen). Büscher Pokrant Kirchhoff Koch Löffler http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300802011&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public

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