KORE302862020 ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0 BGH 1. Zivilsenat 20201007 I ZR 137/19 Urteil Art 8 Abs 1 EGV 6/2002, § 286 ZPO vorgehend OLG Düsseldorf, 27. Juni 2019, Az: I-20 U 98/17vorgehend LG
Art. 8GGV Rn.
6; Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
Teil A Rn. 76 und § 3 DesignG Rn. 8 f.; BeckOK.Designrecht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 6). Davon ist allerdings auch das Berufungsgericht nicht ausgegangen. Es hat nicht abstrakt aus dem Vorliegen eines technischen Schutzrechts auf die technische Bedingtheit von Erscheinungsmerkmalen des dem Geschmacksmuster zugrundeliegenden Erzeugnisses geschlossen, sondern die sechs von ihm festgestellten Erscheinungsmerkmale konkret mit den Ansprüchen, Beschreibungen und Zeichnungen der Offenlegungsschrift für das Patent der Klägerin verglichen. 25 Dieses Vorgehen des Berufungsgerichts steht grundsätzlich in Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, nach der alle für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umstände zu würdigen sind, um zu klären, ob die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses unter Art. 8 Abs. 1 GGV fallen. Hierzu gehören auch die objektiven Umstände, aus denen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 36 f. - DOCERAM; BeckOK.Designrecht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 13). Es geht insoweit nicht um die Feststellung des subjektiven Entwerferwillens (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Rn. 52 f. - DOCERAM; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 23 f.), sondern um die Feststellung von Umständen, in denen sich dieser nach außen erkennbar manifestiert hat. Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen einer Offenlegungsschrift sind als objektive Umstände in diesem Sinne grundsätzlich geeignet, weil sie Aufschluss darüber geben können, welche Merkmale die dem Patent zugrundeliegende technische Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt sind (ebenso Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
Art. 8GGV Rn.
10; Hackbarth, GRUR 2018, 614, 615; Brancusi in Hasselblatt, Community Design Regulation, 2. Aufl., Art. 8 Rn. 55; aA Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 54 f.; zu § 3 Nr. 1 DesignG vgl. auch Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
§ 3Design
G Rn. 13; vgl. zum Urheberrecht auch EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020 - C-833/18, GRUR 2020, 736 Rn. 36 = WRP 2020, 1006 - Brompton). 26 cc) Zu Recht beanstandet die Revision allerdings, dass das Berufungsgericht der Patentoffenlegung ein zu großes Gewicht beigemessen hat. 27
(1)Die Darlegungs- und Beweislast für einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 GGV obliegt der Partei, die sich darauf beruft (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Fn. 81; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2019, 211 [juris Rn. 102]; Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
Art. 8GGV Rn. 10; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aa
O Art. 8 Rn. 40 und 80; Hackbarth, GRUR 2018, 614, 615; zu § 3 Nr. 1 DesignG vgl. Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
§ 3Design
G Rn. 13; aA wohl BeckOK.Designrecht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 13b). Dies ergibt sich - anders als die Revision meint - nicht bereits aus der Vermutung des Art. 85 Abs. 1 Satz 1 GGV, weil der hierin geregelte Grundsatz, dass die Gerichte im Verfahren der Verletzungsklage von der Rechtsgültigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters auszugehen haben, durch die nach Art. 85 Abs. 1 Satz 2 GGV eröffnete Nichtigkeitswiderklage durchbrochen wird (vgl. Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
Art. 85GGV Rn. 2; a
A Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 40 und Art. 85 Rn. 3). So verhält es sich im Streitfall. Ungeachtet dessen folgt die Darlegungs- und Beweislast der Beklagten und Widerklägerin für einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 GGV aus den allgemeinen Grundsätzen. 28 Es besteht weder ein Erfahrungssatz des Inhalts noch eine tatsächliche Vermutung dafür, dass mit der visuellen Erscheinung eines Erzeugnisses zusammenhängende Erwägungen keine Rolle bei der Entscheidung für ein Erscheinungsmerkmal gespielt haben, das ausweislich einer Patentoffenlegungsschrift für dessen technische Funktion erforderlich ist. Dies zu beurteilen ist vielmehr eine Frage des Einzelfalls. Angesichts der Aufgabe der Patentanmeldung, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erläutern, sind Erwägungen, die mit der visuellen Erscheinung einzelner Erscheinungsmerkmale zusammenhängen, in einer Patentoffenlegungsschrift weder notwendig noch per se ausgeschlossen (vgl. hierzu auch LG Hamburg, Urteil vom
- Dezember 2018 - 308 O 120/17, juris Rn. 112). Daher erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in einer Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso wenig den Schluss auf die ausschließlich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fällen zu prüfen, ob außerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende objektive Umstände auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten. Insoweit kommt eine sekundäre Darlegungslast des Designinhabers für in seiner Sphäre liegende Umstände in Betracht (vgl. allgemein zu deren Voraussetzungen BGH, Urteil vom
- Mai 2020 - KZR 8/18, juris Rn. 53 - Schienenkartell IV). 29 Die einzelfallbezogene Sichtweise deckt sich auch mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses. Nach dieser kann das Vorhandensein eines Patents sowie die Wirksamkeit der Form zur Erreichung des technischen Ergebnisses (nur) dann berücksichtigt werden, wenn es möglich ist, aufgrund dieser Aspekte die Erwägungen zu Tage zu fördern, die in die Wahl der Form des betreffenden Erzeugnisses eingeflossen sind. Unabhängig davon ist es Aufgabe des Gerichts, alle einschlägigen Aspekte zu berücksichtigen, wie sie bei der Ausgestaltung des Gegenstands vorlagen (vgl. EuGH, GRUR 2020, 736 Rn. 36 f. - Brompton). 30
(2)Das Berufungsgericht hat unter Verweis auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (GRUR 2019, 67 [juris Rn. 80]) ausgeführt, es liege schon fern, dass bei einer Zeichnung, mit der in dieser Weise die technische Bedeutung einer Vorrichtung und ihrer Merkmale beschrieben werde, ein "ästhetischer Überschuss" vorliege. Eine andere Bewertung ergebe sich auch nicht aufgrund der Darstellung des Papierspenders in der Werbung; das Bestehen gangbarer Formalternativen sei unerheblich. Danach ist das Berufungsgericht unzutreffend von einem Regel-Ausnahme-Verhältnis dergestalt ausgegangen, dass aus der in einer Patentoffenlegungsschrift enthaltenen technischen Begründung für ein Erscheinungsmerkmal ein durch andere Umstände zu entkräftendes Indiz für die ausschließliche technische Bedingtheit des Erscheinungsmerkmals folge. 31
(3)Zudem hat das Berufungsgericht die ausschließlich technische Bedingtheit der sechs von ihm für relevant erachteten Erscheinungsmerkmale rechtsfehlerhaft bereits aufgrund der Angaben in der Patentoffenlegungsschrift zu dem streitgegenständlichen Erzeugnis bejaht. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen zwar die Annahme, diese Erscheinungsmerkmale seien durch dessen technische Funktion bedingt, nicht aber die Annahme, sie seien ausschließlich dadurch bedingt. Dies zu prüfen bleibt auch dann Aufgabe des Gerichts, wenn ein Erscheinungsmerkmal zur Erreichung eines technischen Ergebnisses eines Erzeugnisses erforderlich ist (vgl. zum Urheberrecht EuGH, GRUR 2020, 736 Rn. 29 f. - Brompton). 32 Mit der Möglichkeit, dass einzelne Erscheinungsmerkmale des streitgegenständlichen Erzeugnisses auch visuell bedingt sein könnten, hat sich das Berufungsgericht jedoch nicht hinreichend auseinandergesetzt. Das folgt schon daraus, dass sich die weiteren Erwägungen des Berufungsgerichts auf das dem Klagemuster zugrundeliegende Erzeugnis als Ganzes und nicht auf einzelne Erscheinungsmerkmale desselben beziehen. Der Nichtigerklärung steht es bereits entgegen, wenn ein schutzfähiges Erscheinungsmerkmal verbleibt. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht nicht im gebotenen Maße auch außerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende objektive Umstände herangezogen. Insbesondere hätte es prüfen müssen, ob für die in Erscheinungsmerkmal
(3)beschriebene Ausprägung der Papieraufnahmeschale und des kegelstumpfförmigen Haltetrichters als separate, durch zwei Bajonettverschlüsse verbundene Bauteile auch visuelle Erwägungen eine Rolle gespielt haben, weil sie die im Produkt "S. " der Klägerin realisierte zweifarbige Gestaltung ermöglicht. Zudem rügt die Revision mit Recht, dass das Berufungsgericht den Vortrag der Klägerin, die Ansprüche ihres Patents ließen weitgehend offen, wie der sich zur Ausgabeöffnung hin verjüngende Innenwandabschnitt, die Ausgabeöffnung, der Befestigungskragen, der Stütz- und der Halteabschnitt sowie der Montageflansch gestaltet, angeordnet und proportioniert werden, nicht bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat. 33 dd) Entgegen der Auffassung der Revision lässt die Würdigung der im Rechtsstreit vorgelegten Werbung für das Produkt "S. " durch das Berufungsgericht keinen Rechtsfehler erkennen. 34
(1)Die Werbung für das Erzeugnis stellt grundsätzlich einen im Rahmen der Gesamtwürdigung nach Art. 8 Abs. 1 GGV berücksichtigungsfähigen Umstand dar (ebenso Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
Art. 8GGV Rn. 10; Hackbarth, GRUR 2018, 614, 615; zu § 3 Nr. 1 Design
G vgl. Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
§ 3Design
G Rn. 13). Ebenso können die Markterwartungen für das Erzeugnis einbezogen werden (vgl. Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 34), wenn sich hierüber objektivierbare Feststellungen treffen lassen. 35
(2)Die Revision hat insoweit keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufgezeigt. 36 Zwar kommt es - anders als das Berufungsgericht gemeint hat - nicht darauf an, ob die Abnehmer der Klägerin an einer ästhetisch anspruchsvollen Gestaltung der Packplätze interessiert sind (vgl. hierzu bereits Rn. 12). Die Revision macht jedoch nicht konkret geltend, dass das Berufungsgericht die Schutzfähigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Klägerin von einem ästhetischen Gehalt ihres Erzeugnisses abhängig gemacht und hierfür auf die Sicht ihrer Abnehmer abgestellt habe. 37 Mit ihrem Vorbringen, die in der Werbung mit dem Slogan "Verwandeln Sie Ihren Packplatz in eine Wohlfühloase" verbundene Bildsprache solle ersichtlich auch den ästhetisch-geschmacklichen Sinn des Betrachters ansprechen, dringt die Revision nicht durch. Hiermit versucht sie lediglich, die Würdigung des Berufungsgerichts, die Klägerin bewerbe ihre Produktgestaltung ausschließlich mit deren technischen Vorteilen, in revisionsrechtlich unzulässiger Weise durch ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen. 38 ee) Die Begründung, mit der das Berufungsgericht das Bestehen alternativer Gestaltungsformen, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt wie mit nach dem Klagemuster ausgeführten Erzeugnissen, nicht zu Gunsten der Klägerin in der Gesamtwürdigung berücksichtigt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 39
(1)Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, stellt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union grundsätzlich einen berücksichtigungsfähigen Umstand im Rahmen der nach Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmenden Gesamtabwägung dar (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 37 - DOCERAM). Lediglich für sich genommen reicht die Existenz alternativer Geschmacksmuster nicht aus, um die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV auszuschließen (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 30 - DOCERAM). Danach durfte das Berufungsgericht den Umstand, dass die Klägerin über eine Reihe von Mustern für alternative Gestaltungsformen verfügt, mit denen sich dieselbe technische Funktion verfolgen lässt wie mit einem nach dem Klagemuster ausgeführten Erzeugnis, nicht außer Betracht lassen. 40
(2)Ebenfalls rechtsfehlerhaft ist die Begründung, mit der das Berufungsgericht die von der Klägerin dargelegten Produkte von Mitbewerbern nicht in die Gesamtwürdigung einbezogen hat. Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, dass diese nicht "die gleiche technische Lösung" verwirklichten; dagegen spreche auch, dass in diesem Fall für eine Patentierung kein Raum gewesen wäre. Eine Bestimmung der technischen Funktion, die sich mit nach dem Klagemuster gestalteten Gegenständen erfüllen lässt, hat das Berufungsgericht in diesem Rahmen jedoch nicht vorgenommen. Der Begriff der technischen Funktion eines Erzeugnisses im Sinne des Art. 8 Abs. 1 GGV ist tendenziell weit zu verstehen und nicht notwendigerweise deckungsgleich mit der durch ein Patent geschützten technischen Lehre (vgl. Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 19; allgemein zum Begriff "technische Funktion" auch Brancusi in Hasselblatt aaO Art. 8 Rn. 18 bis 25; Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/
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G Rn. 13). 41 III. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom
- Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom
- Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Die Feststellung und Würdigung der tatsächlichen Umstände, die für die Prüfung des Schutzausschlusses nach Art. 8 Abs. 1 GGV bedeutsam sind, obliegt den nationalen Gerichten (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 36 - DOCERAM). 42 C. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht die im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 GGV gebotene Gesamtwürdigung, ob die Erscheinungsmerkmale des dem Klagemuster zugrundeliegenden Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, für jedes der von ihm festgestellten Erscheinungsmerkmale unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen neu vorzunehmen haben. Koch Schaffert Pohl Schmaltz Odörfer http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE302862020&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public