BGH 10. Zivilsenat, X ZR 71/24

(1)zum Durchführen von verschiedenen Arbeitsaufgaben, wie Schneefräsen, Mähen, Vertikutieren, Bodenhacken oder dergleichen mit mehreren gegeneinander austauschbaren Arbeitsgeräten (60, 70, 85, 95), welche in ihrer jeweiligen Ausgestaltung der jeweiligen Arbeitsaufgabe angepasst sind, wobei ein Grundgestell

(10)vorgesehen ist, in welchem das jeweilige Arbeitsgerät (60, 70, 85, 95) aufgenommen und drehend antreibbar ist, und wobei das jeweils eingebaute Arbeitsgerät (60, 70, 85, 95) von einem sich parallel zur Drehachse des Arbeitsgerätes erstreckenden Gehäuse

(23)teilweise umschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse

(23)relativ zum Grundgestell um eine parallel zur Drehachse des jeweiligen Arbeitsgeräts (60, 70, 85, 95) drehbar und in unterschiedlichen der jeweiligen Arbeitsaufgabe entsprechenden Betriebsstellungen fixierbar ist. 3 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Zudem sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der Fassung ihres Hauptantrags und mit vier Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2a verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen. Dagegen wenden sich beide Seiten mit der Berufung. 5 Die Klägerinnen streben weiterhin die Nichtigerklärung des Streitpatents an. Die Beklagte verteidigt das Schutzrecht in erster Linie in der Fassung des erstinstanzlichen Hauptantrags, hilfsweise in der Fassung nach Hilfsantrag 1, der dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 entspricht, weiter hilfsweise in der Fassung zweier neuer Hilfsanträge (Hilfsantrag 2(neu) und Hilfsantrag 3(neu)) sowie höchst hilfsweise in der Fassung der erstinstanzlichen Hilfsanträge 2a, 3 und 3a. 6 Die Berufungen sind zulässig, nur die Berufung der Klägerinnen hat Erfolg. 7 I. Das Streitpatent betrifft ein Kombinationsgerät. 8

1. Die Beschreibung des Streitpatents führt aus, dass Kombinationsgeräte zum Durchführen verschiedener Arbeiten wie Schneefräsen, Mähen, Vertikutieren, Bodenhacken, Kehren oder dergleichen bekannt seien. Dabei würden mehrere unterschiedliche, gegeneinander austauschbare Arbeitsgeräte verwendet, etwa eine Frästrommel zum Schneefräsen, eine Mähspindel zum Mähen, eine Vertikutierwalze zum Vertikutieren oder eine Hackwalze zum Bodenhacken. Die Arbeitsgeräte seien in einem Grundgestell aufgenommen, drehend antreibbar und von einem sich parallel zur Drehachse erstreckenden Gehäuse teilweise umschlossen. 9 Entsprechende Geräte wiesen jedoch Nachteile auf. Zum Teil könne die Funktionalität nicht für alle Arbeitsaufgaben optimal gestaltet werden, zum Teil seien für die Umrüstung von einer zur anderen Aufgabe umständliche und aufwändige Maßnahmen erforderlich, zum Teil bedürfe es unterschiedlicher Gehäuse für die verschiedenen Aufgaben. 10
2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Kombinationsgerät der genannten Art derart auszugestalten, dass ein Wechsel der Arbeitsgeräte in einfacher Weise erfolgen und das Gerät bei allen Arbeiten optimal eingesetzt werden kann. 11
3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die Änderung gegenüber der erteilten Fassung ist hervorgehoben; abweichende Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):
4. Kombinationsgerät

(1)zum Durchführen von verschiedenen Arbeitsaufgaben, wie Schneefräsen, Mähen, Vertikutieren, Bodenhacken oder dergleichen [M1, M1.1]

1. mit mehreren gegeneinander austauschbaren Arbeitsgeräten (60, 70, 85, 95), welche in ihrer jeweiligen Ausgestaltung der jeweiligen Arbeitsaufgabe angepasst sind, [M2, M2.1]
2. wobei ein Grundgestell

(10)vorgesehen ist, in welchem das jeweilige Arbeitsgerät (60, 70, 85, 95) aufgenommen und über einen Antriebsmotor drehend antreibbar ist, und [M3, M2.2, M2.3] 4. wobei das jeweils eingebaute Arbeitsgerät (60, 70, 85, 95) von einem sich parallel zur Drehachse des Arbeitsgerätes erstreckenden Gehäuse

(23)teilweise umschlossen ist, [M4, M4.1] 5. wobei das Gehäuse

(23)5a) relativ zum Grundgestell um eine parallel zur Drehachse des jeweiligen Arbeitsgeräts (60, 70, 85, 95) drehbar und [M4.2] 5b) in unterschiedlichen der jeweiligen Arbeitsaufgabe entsprechenden Betriebsstellungen fixierbar ist. [M4.3] 12 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung. 13

1. a)Nach Merkmal 1 muss die beanspruchte Vorrichtung die Eignung zur Durchführung verschiedener Arbeitsaufgaben aufweisen. Entsprechend der jeweils durchzuführenden Aufgabe wird das Kombinationsgerät nach Merkmal 2 mit einem der Aufgabe angepassten Arbeitsgerät ausgestattet, wobei die Arbeitsgeräte gegeneinander austauschbar sind. 14
2. aa)Eine Definition dessen, was mit dem Begriff der verschiedenen Arbeitsaufgaben gemeint ist, enthält das Streitpatent nicht. Nach der Beschreibung ist allen Arbeitsgeräten gemeinsam, dass sie etwa walzenartig ausgebildet sind und ihre Drehachse im Wesentlichen parallel zum zu bearbeitenden Untergrund und etwa quer zur Fahrtrichtung verläuft (Abs. 26). Dies weist darauf hin, dass den Arbeitsaufgaben gemeinsam ist, dass sie die Reinigung oder Bearbeitung des Untergrunds betreffen. 15
3. bb)Aus Merkmal 2 wird zugleich deutlich, dass aufgrund der Verschiedenheit der Arbeitsaufgaben der Einsatz unterschiedlicher, gegeneinander austauschbarer Arbeitsgeräte erforderlich ist. Als Beispiele für solche Arbeitsaufgaben sind in Merkmal 1 Schneefräsen, Mähen, Vertikutieren und Bodenhacken angegeben. Entsprechend sind in der Beschreibung als für diese Aufgaben angepasste Arbeitsgeräte eine Frästrommel, eine Mähspindel, eine Vertikutierwalze und eine Bodenhackwalze aufgeführt. Da die in Merkmal 1 genannten Arbeitsaufgaben nicht abschließend sind, kann das Kombinationsgerät auch mit weiteren Arbeitsgeräten versehen werden. Zu Recht hat das Patentgericht aus der Angabe, dass es sich um verschiedene Arbeitsaufgaben handelt, den Schluss gezogen, dass es - mindestens zwei - unterschiedliche Arbeitsgeräte geben muss, die mit dem Kombinationsgerät verwendet werden können. 16
4. b)Das jeweilige Arbeitsgerät wird nach Merkmal 3 in ein Grundgestell aufgenommen und ist über einen Antriebsmotor drehend antreibbar. Durch die Präposition "in" wird zum Ausdruck gebracht, dass das Kombinationsgerät das Arbeitsgerät in einem gewissen Umfang zumindest mittelbar umschließt. 17
5. c)Merkmal 4 gibt vor, dass das jeweils in das Grundgestell aufgenommene bzw. eingebaute Arbeitsgerät von einem Gehäuse teilweise umschlossen ist. Ferner legt es fest, dass das Gehäuse sich parallel zur Drehachse des Arbeitsgeräts erstreckt. Nähere Vorgaben zur Gestalt des Gehäuses und zu dem Ausmaß, in welchem es das Arbeitsgerät umschließt, sind dem Anspruch nicht zu entnehmen. 18
6. d)Merkmal 5a ist die Vorgabe zu entnehmen, dass das Gehäuse relativ zum Grundgestell um eine Achse drehbar ist, die parallel zur Drehachse des jeweils in das Kombinationsgerät eingebauten Arbeitsgeräts verläuft. 19 Zu Recht hat das Patentgericht darauf verwiesen, dass dieses Verständnis zwar dem Wortlaut des Patentanspruchs nicht unmittelbar zu entnehmen ist, jedoch durch die Beschreibung (Abs. 35) bestätigt wird. 20 In den Ausführungsbeispielen fallen die Drehachse des Arbeitsgeräts und die Drehachse des Gehäuses in eins, verlaufen also koaxial. Dies setzt Patentanspruch 1 allerdings nicht zwingend voraus. 21 In welchem Maß das Gehäuse drehbar sein muss, legt Merkmal 5a nicht fest. 22
7. e)Das Gehäuse kann nach Merkmal 5b in unterschiedlichen Betriebsstellungen, die der jeweiligen Arbeitsaufgabe entsprechen, fixiert werden. 23 Zutreffend hat das Patengericht hieraus die Anforderung abgeleitet, dass das Gehäuse nicht nur in einer Arbeitsstellung und einer weiteren Stellung fixiert werden kann, die einen Wechsel des Arbeitsgeräts ermöglicht, sondern in mindestens zwei unterschiedlichen Stellungen fixierbar sein muss, die unterschiedlichen Arbeitsaufgaben entsprechen und in denen das jeweils eingesetzte Arbeitsgerät seine bestimmungsgemäße Aufgabe erfüllen kann. 24 Patentanspruch 1 lässt offen, ob das Gehäuse vom Kombinationsgerät ganz oder teilweise entfernt werden kann oder muss, wenn ein Arbeitsgerät ausgetauscht wird. 25 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: 26 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags sei ausführbar offenbart, jedoch nicht patentfähig, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Aus dem US-amerikanischen Patent 4 064 679 (NK11) sei ein Gerät bekannt, mit dem unterschiedliche Arbeitsaufgaben wie Rasenmähen, Rasenkehren und Schneeräumung durchgeführt werden könnten. Anders als beim Schneeräumen werde für das Mähen und Kehren ein Gehäuse montiert, das sich parallel zur Drehachse des Arbeitsgeräts erstrecke und dieses teilweise umschließe. Der Fachmann - ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung bei der Entwicklung und Konstruktion von motorisch betriebenen Geräten zur Garten- und Wegepflege bei einem Hersteller von Arbeitsmaschinen mit rotierenden Arbeitswerkzeugen - erkenne, dass die Gestaltung nach NK11 insofern nachteilig sei, als die Montage bzw. Demontage des Gehäuses bei unterschiedlichem Arbeitseinsatz aufwändig sei und das Gehäuse, sofern es nicht genutzt werde, gelagert werden müsse. Ihm seien aus seinem Fachgebiet aber auch anderweitige Schneefräsen bekannt. So zeige das US-amerikanische Patent 2 941 223 (NK13) eine Schneefräse, bei der sich eine Haube, die eine Frästrommel teilweise umschließe, über Hebel verstellen lasse, um die Fräse auf verschiedene Schneehöhen einstellen zu können. Dieses fachmännisch bekannte Prinzip zum Einstellen der Gehäuseöffnung nach NK13 übertrage der Fachmann ohne Weiteres auf das Kombinationsgerät der NK11, um die erwähnten Nachteile der dort gezeigten Lösung zu vermeiden. Entsprechendes gelte für Hilfsantrag 1. 27 Dagegen sei das Streitpatent in der Fassung von Hilfsantrag 2a rechtsbeständig. In dieser Fassung, die das Gehäuse und seine Fixierbarkeit in unterschiedlichen Betriebsstellungen spezifiziere, gehe der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinaus. Die Erfindung sei auch so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen könne. Der so bestimmte Gegenstand sei auch neu und erfinderisch. Die Anmeldung des deutschen Gebrauchsmusters 20 2006 016 981 (NK2) rechne nicht zum Stand der Technik, weil das Streitpatent deren Priorität zu Recht in Anspruch nehme. Ein Kombinationsgerät mit sämtlichen Merkmalen sei auch durch den weiteren Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. Entsprechendes gelte für Patentanspruch 2 in der Fassung von Hilfsantrag 2a. 28 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung der Klägerinnen nicht stand. Dagegen bleibt die Berufung der Beklagten erfolglos. 29 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts kann das Streitpatent die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung (NK2) nicht in Anspruch nehmen. Damit ist diese als relevanter Stand der Technik heranzuziehen. Gemessen daran erweist sich das Streitpatent insgesamt als nicht rechtsbeständig. 30 1. Das Patentgericht hat im Rahmen seiner Erörterung von Hilfsantrag 2a angenommen, das Streitpatent nehme die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung NK2 zu Recht in Anspruch. 31 Diese Beurteilung der Prioritätsfrage trifft nicht zu. 32
8. a)Nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung bei der Anmeldung eines europäischen Patents in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. 33 Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2025 - X ZR 141/23, GRUR 2026, 49 Rn. 95 ff. - Stell- und Regelantrieb; Urteil vom 17. September 2024 - X ZR 82/23, GRUR 2025, 230 Rn. 81 ff. - Slice-Segmente). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln. 34 Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Danach ist es erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Zu ermitteln ist daher, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt. Dabei sind Verallgemeinerungen in gewissem Umfang zulässig. Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 20 ff. - Kommunikationskanal). 35
9. b)Von diesen Grundsätzen ist das Patentgericht im Ansatz zutreffend ausgegangen. Es hat sie im konkreten Fall allerdings nicht durchweg richtig angewendet. 36 Mit Recht machen die Klägerinnen geltend, der Inanspruchnahme der Priorität stehe entgegen, dass Patentanspruch 1 nicht auf eine Vorrichtung beschränkt ist, bei der das Gehäuse um eine Achse drehbar ist, die mit der Achse übereinstimmt, um die sich das jeweilige Arbeitsgerät dreht, sondern vorsieht, dass die Achse, um die sich das Gehäuse dreht, parallel zur Drehachse des jeweiligen Arbeitsgeräts verläuft. 37
10. aa)Nach der Beschreibung der NK2 drehen sich das Gehäuse und das Ritzel, über welches das jeweilige Arbeitsgerät angetrieben wird, um dieselbe Achse (S. 1 Abs. 7; S. 2 Abs. 1). Eine entsprechende Anordnung, bei der sich das Gehäuse sowie das Ritzel - und damit das mit diesem verbundene Arbeitsgerät - um dieselbe Achse drehen, zeigen auch die Figuren 3 bis 7 der NK2. Im Einklang damit lässt sich nach Anspruch 2 der NK2 die Arbeitswelle durch schraubbare Ritzel in die Drehachse montieren. 38 Damit ist nur ein koaxialer Verlauf der Drehachse des Arbeitsgeräts und des Gehäuses offenbart. 39
11. bb)Anhaltspunkte dafür, dass sich die koaxiale Anordnung aus fachlicher Sicht nur als Beispiel einer allgemeineren Lehre darstellt, die Drehachse des Gehäuses parallel zur Drehachse des Arbeitsgeräts vorzusehen, sind weder von der Beklagten dargetan noch sonst ersichtlich. Gegen eine solche Beurteilung spricht vielmehr, dass eine Gestaltung, bei der die Drehachse des Gehäuses zwar parallel, aber nicht koaxial zur Drehachse des Arbeitsgeräts verläuft, regelmäßig weitere konstruktive Änderungen, etwa hinsichtlich der Form des Gehäuses oder der Seitenteile erforderte. 40
12. cc)Die Fassung von Anspruch 1 der NK2 rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. 41 Zwar spricht Anspruch 1 der NK2 ohne nähere Erläuterung von einem drehbaren Gehäuse sowie davon, dass unterschiedliche Arbeitskonfigurationen durch eine Drehung des Gehäuses ermöglicht werden. Damit ist jedoch keine Vorrichtung offenbart, bei der sich das Gehäuse um eine Achse dreht, die parallel zur Drehachse des Arbeitsgeräts verläuft. Anspruch 1 legt vielmehr die Ausrichtung der Achse, um die sich das Gehäuse drehen kann, in keiner Weise fest, vermittelt also keine Informationen über deren Ausrichtung. Auch unter Berücksichtigung von Anspruch 1 offenbart NK2 damit nicht unmittelbar und eindeutig eine Vorrichtung, bei der das Gehäuse um eine Drehachse drehbar ist, die - wie in Merkmal 5a vorgegeben - parallel zur Drehachse des Arbeitsgeräts verläuft. 42
13. dd)Schließlich führt auch der erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erfolgte Hinweis der Beklagten auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Inanspruchnahme von Teilprioritäten (EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung vom 29. November 2016 - G 1/15, Mitt. 2017, 113 - Partial Priority) nicht zu einem anderen Ergebnis. 43 Danach kommt die Inanspruchnahme einer Teilpriorität in Betracht, wenn der Anspruch der Nachanmeldung mehrere alternative Gegenstände umfasst und eine dieser Alternativen von der Voranmeldung offenbart wird (Benkard/Grabinski, EPÜ, 4. Aufl., Art. 88 Rn. 15). 44 Diese Voraussetzung liegt hier nicht vor. Patentanspruch 1 umfasst keine Alternativen, sondern sieht nur die parallele Anordnung der Drehachsen von Gehäuse und Arbeitsgerät vor. Dass auch eine koaxiale Anordnung von diesem Anspruch umfasst ist, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. 45 Zudem könnte die Priorität des Gebrauchsmusters nur für eine Fassung von Patentanspruch 1 in Anspruch genommen werden, nach welcher das Gehäuse und das Arbeitsgerät um dieselbe Achse drehbar sind. Ein entsprechender Anspruch ist jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens. 46 2. NK2 ist bei der Prüfung der Patentfähigkeit als relevanter Stand der Technik zu berücksichtigen. 47
14. a)Die Gebrauchsmusteranmeldung wurde ausweislich NK2a am 11. Oktober 2007 und damit vor dem Anmeldetag des Streitpatents in das Register für Gebrauchsmuster eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt war sie der Öffentlichkeit zugänglich und damit Stand der Technik. 48 Eine Gebrauchsmusteranmeldung ist ab dem Zeitpunkt, zu welchem sie gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG in das Register für Gebrauchsmuster eingetragen worden ist, gemäß § 8 Abs. 5 Satz 1 GebrMG der Öffentlichkeit zugänglich (Braitmayer in: Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 8 Rn. 50 f.; Benkard/Nobbe, Patentgesetz, 12. Aufl., § 8 GebrMG Rn. 10; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 3 PatG Rn. 28; BeckOK PatR/Eisenrauch, Stand: 1. Mai 2026, § 8 GebrMG Rn. 11). 49 Dies gilt gleichermaßen für § 8 Abs. 1 und Abs. 5 GebrMG in der seit dem 18. August 2021 geltenden Fassung wie für die zum Zeitpunkt der Eintragung der Gebrauchsmusteranmeldung am 11. Oktober 2007 geltende Fassung vom 13. Dezember 2001. Beide Fassungen enthalten zur öffentlichen Zugänglichkeit durch die Einsicht in das Register sowie in die Akten eingetragener Gebrauchsmuster übereinstimmende Regelungen. 50 3. NK2 nimmt den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags vorweg. 51
15. a)Wie zwischen den Parteien nicht im Streit steht, offenbart NK2 die Merkmale 1 bis 5 und Merkmal 5b. 52
16. b)Der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand gemäß Merkmal 5a ist gegenüber NK2 zwar dahin allgemeiner gefasst, dass die Drehachse des Gehäuses nicht koaxial mit der Drehachse des jeweiligen Arbeitsgeräts verlaufen muss, sondern dass es genügt, wenn sie parallel dazu verläuft. 53 NK2 nimmt jedoch mit der Beschreibung einer koaxialen Drehachse für Arbeitsgerät und Gehäuse eine Gestaltung vorweg, die unter Patentanspruch 1 fällt. Damit ist dieser nicht neu. 54 4. Die von der Beklagten formulierten Hilfsanträge bleiben ebenfalls erfolglos. 55 Wie die Beklagte nicht infrage stellt, ergänzen die Hilfsanträge die Fassung des Hauptantrags jeweils nur um Merkmale, die sich bereits aus NK2 ergeben. 56 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 91 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO. Deichfuß Hoffmann Kober-Dehm Rensen von Pückler http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE303882026&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public