KORE310892024 ECLI:DE:BGH:2024:240924UXZR92.22.0 BGH 10. Zivilsenat 20240924 X ZR 92/22 Urteil § 1 Abs 1 PatG, § 81 PatG, § 117 PatG, § 296 ZPO, § 530 ZPO, § 531 ZPO vorgehend BPatG München, 25. Mai 2

§ 117Pat

G und § 531 Abs. 1 ZPO ist ausgeschlossen, weil das Patentgericht den Antrag nicht als verspätet zurückgewiesen hat. 137 c)

§ 117Pat

G und § 531 Abs. 2 ZPO ist ausgeschlossen, weil die Beklagte den Antrag bereits in erster Instanz gestellt hat. 138 Dass das Patentgericht über den Antrag nicht entschieden hat, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Antrag ist in erster Instanz anhängig geworden, weil ihn die Beklagte vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gestellt hat. 139 d)

§ 117Pat

G und § 530 sowie § 296 Abs. 1 ZPO kommt nicht in Betracht, weil der Antrag in zweiter Instanz innerhalb der in § 530 ZPO aufgeführten Fristen gestellt worden ist. 140

1. e)Ob ein Antrag in zweiter Instanz auf der Grundlage von § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen werden kann, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Der Tatbestand dieser Vorschrift ist im Streitfall in zweiter Instanz nicht erfüllt. 141 Auch in diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte Anlass hatte, den Antrag innerhalb der vom Patentgericht gemäß § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist zu stellen. Eine Zurückweisung kommt jedenfalls deshalb nicht in Betracht, weil die Berücksichtigung des Antrags eine Vertagung des zweitinstanzlichen Verhandlungstermins nicht erfordert. 142 Zwischen der Einlegung der Anschlussberufung und der mündlichen Verhandlung vor dem Senat liegt ein Zeitraum von mehr als 19 Monaten. Dies gab der Klägerin ausreichend Gelegenheit, zu dem Antrag inhaltlich Stellung zu nehmen. Die Klägerin hat von dieser Gelegenheit - wenn auch mit eher kurzen Ausführungen - Gebrauch gemacht. Deshalb kann der Senat über den Antrag inhaltlich entscheiden. 143 4. Entgegen der Auffassung der Klägerin sind die nach Hilfsantrag 4 zusätzlich vorgesehenen Merkmale ursprünglich offenbart. 144
2. a)Die Stammanmeldung (K18) und die insoweit wortgleiche Teilanmeldung (K19) enthalten sowohl die Figuren 5 und 6 als auch die darauf bezogenen Ausführungen in der Beschreibung, aus denen sich der in Merkmal 7b spezifizierte Verlauf der Teilflächen ergibt (Streitpatent Abs. 30, 34, 72, 74, 75; K18 und K19 S. 8 Z. 24-28, S. 9 Z. 35 bis S. 10 Z. 4, S. 20 Z. 1-3, S. 20, Z. 20-27, S. 20 Z. 29-35, S. 20 Z. 37 bis S. 21 Z. 1). 145
3. b)Entgegen der Auffassung der Klägerin ergeben sich aus der Anmeldung keine Hinweise darauf, dass die im Zusammenhang mit Figur 19 geschilderte Ansaugtransformation bei Verwendung eines Kontaktglases (Streitpatent Abs. 135; K18 und K19 S. 33 Z. 27-38) mit einer Ausgestaltung nach den Merkmalen 7a und 7b zwingend einhergehen muss. 146 5. Der Gegenstand des geänderten Anspruchs ist auch ausführbar offenbart. 147
4. a)Der von der Klägerin geltend gemachte Umstand, dass der Ort der anterioren Fläche nach Entnahme des Lentikels immer mit dem Ort der posterioren Fläche zusammenfällt, mag dazu führen, dass Merkmal 7b insoweit eine redundante Festlegung enthält. Dies steht einer Ausführung der so umschriebenen Erfindung aber nicht entgegen. 148
5. b)Dass im Zusammenhang mit einer in der Beschreibung aufgeführten Gleichung ein mit F gekennzeichneter Term als Faktor bezeichnet wird (Abs. 65), obwohl der vorangehende Term damit nicht multipliziert, sondern addiert wird, ist unerheblich, weil sich aus dem Zusammenhang hinreichend deutlich ergibt, was mit dem Begriff "Faktor" gemeint ist. 149 6. Der mit Hilfsantrag 4 verteidigte Gegenstand ist durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. 150
6. a)Wie bereits oben im Zusammenhang mit der Fassung nach dem angefochtenen Urteil ausgeführt wurde, sind allerdings die Merkmale 7a und 7b durch D4 nahegelegt. 151
7. b)Wie die Klägerin zu Recht geltend macht, lag es auch ohne ausdrückliche Anregung nahe, den erforderlichen Korrekturbedarf anhand der Daten einer Brille zu bestimmen, die zur Korrektur des in Rede stehenden Fehlers geeignet ist. 152
8. c)Die Berechnung der neuen Krümmung RCV* gemäß der in Merkmal 7a.1 angegeben Gleichung ist in keiner der vorgelegten Entgegenhaltungen offenbart. 153 Umstände, die Anlass geben könnten, diese Gleichung heranzuziehen, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich. 154 VII. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG). 155 Das Streitpatent erweist sich aus den oben aufgezeigten Gründen (nur) in der Fassung des erstinstanzlichen Hilfsantrags 4 als rechtsbeständig. 156 VIII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Deichfuß Kober-Dehm Marx von Pückler http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE310892024&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public