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BGH I ZR 206/07

KORE315702010 BGH 1. Zivilsenat 20100121 I ZR 206/07 Urteil § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, § 11 MarkenG, § 17 MarkenG, § 27 Abs 1 MarkenG vorgehend OLG Karlsruhe, 28. November 2007, Az: 6 U 77/06, Urteilvorg

§ 11Rdn.

15). Da sich die Markeninhaberschaft nach dem Recht des jeweiligen Staates richtet, kommt es auf die in Deutschland geltenden Voraussetzungen für die Entstehung von Benutzungsmarken nicht an. Der Anwendung der §§ 11, 17 MarkenG steht nach § 152 MarkenG auch nicht entgegen, dass die zu übertragenden Marken in Deutschland bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am

  1. Januar 1995 geschützt waren (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 20 - audison; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 270). 32
  2. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarken "DISG" und "DISG Training" am
  3. Mai 1991 bestand zwischen der Klägerin und dem Markenanmelder K. ein Agentenverhältnis in Gestalt eines Vertriebsvertrags. Erforderlich ist ein Vertrag, der zur Wahrnehmung der Interessen des Geschäftsherrn im geschäftlichen Verkehr verpflichtet. Es muss eine einseitige Interessenbindung des Agenten bestehen, die es diesem verbietet, die Marke ohne Zustimmung des anderen Teils eintragen zu lassen (BGHZ 176, 116 Tz. 21 - audison). Dies ist hier der Fall und wird von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt. G. K. hat sich ausdrücklich verpflichtet, die Marken der Klägerin nicht im eigenen Namen anzumelden. Die Klägerin hat der Anmeldung der Marken nicht zugestimmt. 33
  4. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch die Passivlegitimation der Beklagten bejaht. Sie ist hinsichtlich der Streitmarken Rechtsnachfolgerin des Markenanmelders K. Als die Beklagte die Marken erworben hat, waren diese bereits mit den Ansprüchen aus §§ 11, 17 MarkenG belastet (vgl. BGHZ 176, 116 Tz. 18 - audison). 34
  5. Der Schutz der Marke des Geschäftsherrn nach § 11 MarkenG besteht nicht nur gegenüber identischen Agentenmarken. Er erstreckt sich auch auf ähnliche Marken i.S. des § 9 MarkenG (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 271; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
  6. Aufl., § 11 Rdn. 15; Hacker in Ströbele/

§ 11Rdn. 12; Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl., § 11 Marken

G Rdn. 10; v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 11 MarkenG Rdn. 4; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2400; Hoffmann, MarkenR 2002, 112 Fn. 5). Andernfalls könnte der Geschäftsherr mittels einer nur ähnlichen Agentenmarke dauerhaft daran gehindert werden, inländischen Markenschutz zu erlangen. Dies widerspräche dem Zweck der Regelung, Behinderungen infolge einer Registrierung von Marken durch ungetreue Agenten auszuschließen. Für einen umfassenden Schutzbereich der §§ 11, 17 MarkenG spricht auch, dass § 17 Abs. 2 MarkenG auf den gesamten § 14 MarkenG Bezug nimmt (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Markengesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 77). 35 6. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke "DiSC" und den Agentenmarken angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Maßgeblich ist eine hypothetische Kollisionsprüfung, bei der die Marke des Geschäftsherrn wie eine im Inland eingetragene Marke der Agentenmarke gegenüberzustellen ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 15; Ingerl, GRUR 1998, 1, 3). 36

  1. a)Die Beklagte meint, bei dieser hypothetischen Kollisionsprüfung seien inhaltliche Beschränkungen der Marke im Ursprungsland zu berücksichtigen. Nach ihrem Vortrag handelt es sich bei der Bezeichnung "DiSC" um ein in den USA geläufiges Akronym für bestimmte Verhaltensmuster. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Marke der Klägerin deshalb zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen deutschen Marken am 22. Mai 1991 nur im Umfang ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt war. Für das Revisionsverfahren kann dies zugunsten der Beklagten unterstellt werden. Bei der späteren Registrierung der Marke im Jahr 1997 wurde eine entsprechende Beschränkung in Form eines Disclaimers aufgenommen. Danach genießt nicht die Buchstabenfolge "DISC" als solche Schutz, sondern nur die konkrete Markengestaltung. Mit einem Disclaimer kann nach dem US-amerikanischen Trademark Act der Schutzumfang einer Kombinationsmarke hinsichtlich einzelner Bestandteile beschränkt werden (vgl. Heise, GRUR 2008, 286, 289). Daraus ist zu schließen, dass die US-amerikanische Markenbehörde die Eintragung der Wort-/Bildmarke "DiSC" ohne den Disclaimer nicht vorgenommen hätte (vgl. BPatG, Beschl. v. 22.11.2005 - 27 W (pat) 256/04, juris Tz. 14 - COLOURS). 37
  2. b)Hierauf kommt es indes nicht an, weil bei der hypothetischen Kollisionsprüfung allein auf das Verkehrsverständnis im Inland abzustellen ist. 38
  3. aa)Die Regelungen über die Agentenmarke im Markengesetz dienen der Umsetzung des Art. 6septies PVÜ (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 73, 77). Diese Bestimmung bezweckt, Markeninhaber eines anderen Vertragsstaats vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter zu schützen, der sich im Inland eine entsprechende Marke eigenmächtig aneignet und damit den Geschäftsherrn behindern kann, zu dessen Interessenwahrnehmung er eigentlich verpflichtet ist (vgl. Bauer, GRUR Int. 1971, 496). Die Regelungen über die Agentenmarke stellen damit eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip dar, nach dem der Markeninhaber grundsätzlich nicht gegen Zeichenanmeldungen außerhalb des Schutzlandes seiner Marke vorgehen kann. Maßgeblich ist, welchen Schutz der Geschäftsherr im Inland hätte beanspruchen können, wenn er seinen Markenschutz dorthin ausgedehnt hätte. Würde man hingegen den Schutzbereich der Geschäftsherrenmarke nach dem Recht des Ursprungslands beurteilen, könnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Agent mit seiner übereinstimmenden oder ähnlichen inländischen Marke die Benutzung der Geschäftsherrenmarke im Inland behindert. Denn die Agentenmarke kann aufgrund eines abweichenden inländischen Verkehrsverständnisses einen größeren Schutzumfang haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Schutzhindernis nur nationale Bedeutung hat (vgl. EuGH, Urt. v. 9.3.2006 - C-421/04, Slg. 2006 I-2303 = GRUR 2006, 411 Tz. 25 - Matratzen Concord). Mit einem umfassenden Schutz des Geschäftsherrn vor ungetreuen Agenten wäre deshalb nicht vereinbar, auf den Schutzumfang im Ursprungsland abzustellen. 39
  4. bb)Für eine Nichtberücksichtigung inhaltlicher Beschränkungen der Marke im Ursprungsland spricht auch die insoweit vergleichbare Lage bei der Schutzerstreckung von IR-Marken. Enthält eine international registrierte Marke einen Disclaimer, wird dieser bei der Erstreckung des Schutzes auf Deutschland vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht berücksichtigt (vgl. Kober-Dehm in Ströbele/

§ 113Rdn.

1; Heise, GRUR 2008, 286, 290). Nur bei fehlender Unterscheidungskraft nach nationalem Recht wird der Schutz versagt (§ 113 Abs. 1 MarkenG). Fehlt insoweit ein Schutzausschließungsgrund, wird Schutz gewährt (vgl. BPatG GRUR 1996, 408, 409 - COSA NOSTRA). Ob der Schutzumfang dieser Marken beschränkt ist, muss dann im Konfliktfall von den Verletzungsgerichten beurteilt werden. 40

  1. cc)Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte ihre Marke in den USA eintragen und ungestört benutzen dürfte, weil die Geschäftsherrenmarke mit einem Disclaimer eingetragen ist. Nach dem Schutzzweck der Regelungen über die Agentenmarke ist allein maßgeblich, ob der Geschäftsherr bei der Ausdehnung seines Markenrechts auf das Gebiet des Ziellandes durch die Agentenmarke behindert wird. Es kommt deshalb auf die Verhältnisse im Zielland an. Der Geschäftsherr soll gegenüber dem Agenten so gestellt werden, als habe er selbst seine Marke im Inland angemeldet. Die Geschäftsherrenmarke wird wie eine originär im Inland angemeldete Marke behandelt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 11 Rdn. 15; Lange aaO Rdn. 2400). Dabei kann der Inhalt des Markenrechts im Inland auch weiter als im Ursprungsland sein, wenn dies auf entsprechende Unterschiede des Verkehrsverständnisses zurückzuführen ist. 41
  2. c)Die danach gebotene Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Sicht des inländischen Verkehrs ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 10 = WRP 2008, 1342 - Sierra Antiguo, m.w.N.). 42
  3. aa)Die angegriffenen Marken sind für Waren und Dienstleistungen eingetragen, die denen, für die die Klägerin ihre Marke - nach ihren Angaben seit 1972 - benutzt und im Jahr 1997 in den USA hat eintragen lassen, in hohem Maße ähnlich sind. 43
  4. bb)Die Kennzeichnungskraft der Wort-/Bildmarke der Klägerin ist nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht Bezug genommen hat, durchschnittlich. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen. 44 Die Bezeichnung "DISC" ist in Deutschland weder als Akronym bekannt noch sonst rein beschreibend. Zwar ist der Begriff dem Verkehr als englisches Wort für Scheibe im Zusammenhang mit CD und DVD geläufig. Die Marke der Klägerin beansprucht jedoch nicht Schutz für Datenträger, sondern für Tests, Arbeitsunterlagen und Schulungen. Entsprechende Unterlagen können allerdings auf CD oder DVD digital gespeichert werden. Dies führt jedoch nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die die Revision keine Rügen erhebt, im vorliegenden Zusammenhang nicht zu einem rein beschreibenden Verständnis des Begriffs "DISC". Es fehlt an einer spezifischen Beziehung zwischen dem Begriff und den mit ihm gekennzeichneten Produkten. Der Verkehr bringt das Zeichen bei der Kennzeichnung der geschützten Waren und Dienstleistungen nicht mit seiner Bedeutung als Begriff für digitale Speichermedien in Zusammenhang. 45
  5. cc)Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Tz. 26 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den Gesamteindruck prägend sein können, der durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufen wird (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 Tz. 18 - Sierra Antiguo). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. 46 Der Gesamteindruck der Klagemarke wird zumindest in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil "DiSC" geprägt. Bei einer Kombination von Wort und Bild orientiert sich der Verkehr in klanglicher Hinsicht in der Regel an dem Wortbestandteil, sofern er kennzeichnungskräftig ist (BGH, Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Tz. 28 = WRP 2009, 1533 - airdsl, m.w.N.). Der Bildbestandteil in Gestalt des scheibenartigen Logos und der besonderen Schreibweise des Wortes "DiSC" tritt dahinter zurück. 47 Zwischen dem prägenden Wortbestandteil "DiSC" der Klagemarke und den Wortmarken "DISG" und "DISG Training" besteht nach den Feststellungen des Landgerichts, denen sich das Berufungsgericht angeschlossen hat, ein hoher Ähnlichkeitsgrad in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Die Marke "DISG Training" werde von dem Bestandteil "DISG" geprägt, weil der Bestandteil "Training" in einem rein beschreibenden Sinn für den fraglichen Waren- und Dienstleistungsbereich verstanden werde. Diese Beurteilung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. 48
  6. d)Das Berufungsgericht hat deshalb ohne Rechtsfehler eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht. 49 7. Die Klägerin hat der Eintragung der Streitmarken für die Beklagte auch weder ausdrücklich noch konkludent nachträglich zugestimmt. Dafür reicht es nicht aus, wenn die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend ihrer - von der Klägerin nicht substantiiert bestrittenen - Behauptung seit 1993 im E-Mail-Verkehr und in Telefaxschreiben gegenüber der Klägerin sowie in Publikationen verwendet hat, ohne dass die Klägerin dies beanstandet hat. Aus der bloßen Kenntnis der Unterlagen ergibt sich keine konkludente Zustimmung. Die Revision zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht insoweit erheblichen Vortrag der Klägerin übergangen hat. 50 8. Das Berufungsgericht hat die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede der Beklagten zu Recht als unzulässig zurückgewiesen. Es bedarf deshalb keiner Entscheidung, wann die Verjährungsfrist (§ 20 MarkenG) für den Anspruch der Klägerin auf Übertragung der Streitmarken zu laufen begonnen hat (vgl. einerseits Ingerl/Rohnke aaO § 20 Rdn. 14; Hacker in Ströbele/

§ 20Rdn. 20; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 20 Marken

G Rdn. 10; v. Hellfeld in Ekey/Klippel/Bender aaO § 20 MarkenG Rdn. 27; andererseits OLG Zweibrücken MarkenR 2007, 282; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 20 Rdn. 51). 51

  1. a)Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Beklagten Nachlässigkeit zur Last zu legen ist, weil sie sich nicht bereits im ersten Rechtszug auf Verjährung berufen hat. Insoweit erhebt die Revision keine Rügen. Die Beklagte ist deshalb gemäß § 531 Abs. 2 ZPO mit der Verjährungseinrede ausgeschlossen. 52
  2. b)Allerdings ist § 531 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise auf die erstmals in zweiter Instanz erhobene Verjährungseinrede nicht anzuwenden, wenn zwischen den Parteien sowohl die Erhebung der Einrede als auch die sie tatsächlich begründenden Umstände unstreitig sind (BGHZ 177, 212 Tz. 9 ff.). Die Voraussetzungen für diese Ausnahme liegen indes nicht vor. 53 Zwischen den Parteien ist streitig, ob und wann die Klägerin Kenntnis von der Anmeldung und Eintragung der Streitmarken erlangte. Für eine solche Kenntnis genügt es nicht, dass die Beklagte die Marke "DISG" entsprechend ihren Behauptungen in Schreiben an die Klägerin und in Publikationen seit 1993 benutzt hat. Denn die Kenntnis dieser Unterlagen begründete kein Wissen über Anmeldung und Eintragung der Marken. Erst recht ist ihr keine nachträgliche Zustimmung zu der Eintragung der Agentenmarke zu entnehmen. 54 C. Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin sind daher zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO. Bornkamm Büscher Schaffert Kirchhoff Koch http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE315702010&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public

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