KORE318752017 ECLI:DE:BGH:2017:250717BXZB5.16.0 BGH 10. Zivilsenat 20170725 X ZB 5/16 Beschluss § 38 PatG vorgehend BPatG München, 11. September 2015, Az: 14 W (pat) 30/13, Beschluss DEU Bundesrepubli

§ 38Rn. 39 f.; Busse/Keukenschrijver, Pat

G, 8.

§ 38Rn. 34, Schulte/Moufang, Pat

G, 10.

§ 38Rn. 19 f.; Mes, Pat

G, 4.

§ 38Rn. 21; Stortnik in Beck

OK, PatR, 5. Edition § 38 Rn. 52a). 18

1. a)Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben im Verlauf des Prüfungsverfahrens sind unzulässig, sofern sie den Gegenstand der Anmeldung erweitern (§ 38 Abs. 1 PatG). Der Anspruch auf Erteilung eines Patents mit dem durch die Anmeldung herbeigeführten Zeitrang besteht allein im Rahmen des Gegenstands der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung. Wird ein entsprechender Mangel nach Aufforderung der Prüfungsstelle vom Anmelder nicht beseitigt, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung (§ 48 Satz 1 i.V. mit § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG). Das Gesetz will im Interesse der Rechtssicherheit ausschließen, dass das Patent mit einem unzulässig geänderten Inhalt erteilt wird (vgl. BGH, Beschluss vom 17. September 1974 - X ZB 17/73, GRUR 1975, 310, 312 - Regelventil, zu § 26 Abs. 5 PatG a.F.) und fordert daher die Beseitigung einer unzulässigen Änderung in jedem Verfahrensstadium des Prüfungsverfahrens. 19
2. b)Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist es nicht geboten, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei einem erteilten deutschen oder europäischen Patent, dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, eine Nichtigerklärung oder Löschung nicht erforderlich ist, sofern die Änderung in der Einfügung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 48 mwN - Wundbehandlungsvorrichtung), auf das Prüfungsverfahren zu übertragen. Diese Rechtsprechung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Inhaber nach der Erteilung des Patents daran gehindert ist, das Merkmal zu streichen, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, weil dies zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führte und damit wiederum einen Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund ausfüllte (§ 22 Abs. 1 PatG, Art. 123 Abs. 3, Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 5 IntPatÜG). Diese Schwierigkeit besteht im Prüfungsverfahren nicht. Denn vor der abschließenden Entscheidung der Behörde hat der Anmelder nicht nur die Möglichkeit, die Einfügung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals rückgängig zu machen; vielmehr ist er gehalten so zu verfahren, weil anderenfalls die Anmeldung zurückzuweisen ist. 20 2. Unzutreffend ist jedoch die von der Rechtsbeschwerde geteilte Annahme des Patentgerichts, die Aufnahme von Merkmal 3 in Anspruch 1, wonach die Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin, habe den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitert. 21 Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der zur Prüfung gestellte Anspruch mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Der Anspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet sein, den die Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung aus Sicht des Fachmanns nicht als zur Erfindung gehörend erkennen lassen. Nach dieser Maßgabe hat die Einfügung von Merkmal 3 in Anspruch 1 nicht zu einer unzulässigen Änderung geführt. 22
3. a)In den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen ist die kosmetische Verwendung einer Zubereitung offenbart, die jeweils bis zu 30 Gewichtsprozent Kochsalz und Glycerin enthält. Weitere ausdrückliche Vorgaben hinsichtlich der Zusammensetzung der Zubereitung sind der Anmeldung nicht zu entnehmen, sie ergeben sich lediglich mittelbar aus der Angabe, dass die Zubereitung der kosmetischen Verwendung in Cremes, Milchen oder Lotionen dienen soll. Die Unterlagen nennen mehrere Gruppen von Substanzen, aus denen die Lipidphase der Emulsion gewählt werden kann. Sofern hierfür Öl Verwendung finden soll, ist wiederum eine Reihe von Stoffgruppen aufgeführt, aus denen dieses gewählt werden kann. Im Übrigen enthält die Beschreibung, wie bereits erwähnt, einen umfassenden Katalog weiterer Substanzen, die in der Zubereitung, je nach den gewünschten Verwendungsmöglichkeiten, enthalten sein können, aber nicht enthalten sein müssen. 23
4. b)Phosphatidylcholin wird, wenn auch nicht unter dieser Bezeichnung, in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nur an zwei Stellen erwähnt. Zum einen wird Sojaöl, eine Lecithinquelle, als eines von zahlreichen Fettsäureglyceriden genannt, welche wiederum als eine von mehreren Gruppen von Substanzen aufgeführt sind, die als Ölphase für die Emulsion gewählt werden können (Abs. 47). Zum anderen wird Lecithin als einer von mehreren Dutzend möglichen Emulgatoren aufgeführt (Abs. 55). 24
5. c)Aus den Anmeldeunterlagen ergibt sich danach kein Anhalt dafür, dass Phosphatidylcholin notwendiger Bestandteil der Zubereitung ist oder dass seine Zugabe auch nur als vorteilhaft angesehen wird. Dies wird dadurch bestätigt, dass die in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Zubereitungen 1 bis 3 jeweils fünf Gewichtsprozent Glycerin und sieben Prozent Kochsalz, jedoch kein Phosphatidylcholin enthalten (Abs. 101-103). 25 Die Aufnahme von Merkmal 3 in den Anspruch führt auch nicht dazu, dass dieser nunmehr, abweichend von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen, auf eine Zusammensetzung gerichtet ist, die nur aus bestimmten Komponenten bestehen darf (vgl. dazu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 35 ff. - Reifenabdichtmittel). Das Merkmal bringt vielmehr nur zum Ausdruck, dass von der nach den ursprünglichen Anmeldeunterlagen möglichen Vielzahl möglicher Zusammensetzungen der Zubereitung solche ausgenommen sind, die Phosphatidylcholin enthalten. Es dient damit lediglich dazu, den Gegenstand der Anmeldung von dem Stand der Technik abzugrenzen, wie er in den deutschen Offenlegungsschriften DE 198 57 489 bis 492 offenbart wird, in denen jeweils Hautschutzpräparate beschrieben sind, die neben Salzen und Feuchthaltemitteln als notwendigen Bestandteil auch gesättigtes oder ungesättigtes Phosphatidylcholin enthalten. 26 Eine solche Beschränkung des Anspruchs steht im Einklang mit den Kriterien, die die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zur Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik entwickelt hat (EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidungen vom 4. April 2004 - G 1/03 und 2/03, ABl. EPA 2004, 413 und 448 - Disclaimer/PPG und Disclaimer/GENETIC SYSTEMS; Entscheidung vom 30. August 2011 - G 2/10, ABl. EPA 2012, 367 - Disclaimer/SCRIPPS). Danach steht es der Zulässigkeit eines Disclaimers im Sinne eines negativ formulierten technischen Merkmals, durch das bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemein gefassten Merkmals ausgeschlossen werden sollen (EPA ABl. 2012, 376, 390, unter 2.2 der Entscheidungsgründe), entgegen, wenn sich die dadurch bewirkte Beschränkung als technisch relevant erweist (EPA ABl. 2004, 413, 441, unter 2.6.1 der Entscheidungsgründe; ABl. 2012, 376, 403, unter 4.4.2 der Entscheidungsgründe). Im Streitfall sind jedoch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass mit der durch Merkmal 3 bewirkten Beschränkung des Gegenstands eine zusätzliche technische Wirkung einhergeht oder erzielt werden soll oder der Fachmann hierdurch neue technische Informationen erhält. 27 3. Danach kann die Entscheidung des Patentgerichts insoweit keinen Bestand haben, als es die Beschwerde gegen die Versagung der Patenterteilung damit begründet hat, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen durch die Aufnahme von Merkmal 3 unzulässig erweitert. Die von der Anmelderin dem Anspruch beigefügte Fußnote ist damit entbehrlich. 28 Da dem Senat eine eigene Sachentscheidung verwehrt ist (§ 108 Abs. 1 PatG), ist die Sache an das Patentgericht zurückzuverweisen. 29 IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG). Meier-Beck Gröning Grabinski Deichfuß Marx http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE318752017&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public