r Benutzung eines Designs - Bettgestell Bettgestell
r Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des
Ziffer 1 a (Auskunft und Rechnungslegung) seit dem 1. Juni 2004,
Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen),
Ziffer 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) seit dem 1. Juni 2004 und des Widerklageantrags
m Nachteil der Klägerin erkannt hat. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache
r neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision und die außergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht
rückverwiesen. Von Rechts wegen 1 Die Klägerin ist Inhaberin des nachfolgend abgebildeten eingetragenen Designs 40205830-0007 (im Folgenden Klagedesign), das ein Bettgestell zeigt: 2 Das Klagedesign ist am
ständig. Seit dem Jahr 2003 vertreibt sie unter der Bezeichnung "MALM" das nachstehend wiedergegebene Bettgestell: 4 Bereits im August 2002 hatte die Beklagte in einem bundesweit verteilten Katalog unter der Bezeichnung "BERGEN" ein Bettgestell beworben, das sich vom Bettgestell "MALM" dadurch unterschied, dass sein Kopfteil nicht wie bei diesem 77 cm, sondern 80 cm hoch war. 5 Die Klägerin sieht in dem Bettgestell "MALM" eine Verletzung ihres Klagedesigns. Sie hat die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 25. April 2012 erfolglos abgemahnt. Mit der vorliegenden Klage hat sie die Beklagte auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung (Klageantrag
Ziffer 1 a) in Bezug auf Benutzungen seit dem 25. Dezember 2002 und auf Erstattung von vorgerichtlichen Rechts- und Patentanwaltskosten in Höhe von 13.528 € nebst Zinsen (Klageantrag
Ziffer 1 b) in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt (Klageantrag
Ziffer 2). 6 Die Beklagte ist der Abmahnung und der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, das ebenfalls
m I. -Konzern gehörende Unternehmen I. of S. AB habe das Bettgestell "BERGEN" bereits von September 2001 bis Dezember 2001 in
sammenarbeit mit einem polnischen Unternehmen für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab Ende März 2002 an die I. -Filialen in Deutschland ausgeliefert, dort angeboten und ab April 2002 an Endkunden verkauft worden. 7 Die Beklagte hat von der Klägerin widerklagend den Ersatz von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 6.764 € nebst Zinsen wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung verlangt. 8 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Dezember 2015 - 20 U 189/13, juris). 9 Der Senat hat die Revision im Hinblick auf den Klageantrag
Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen) und den Antrag auf Abweisung der Widerklage jeweils in vollem Umfang und hinsichtlich der Klageanträge
Ziffer 1 a (Auskunft und Rechnungslegung) und 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) für die Zeit seit dem 1. Juni 2004 (dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes, GeschmMG 2004)
gelassen. Im Umfang der
lassung verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge und den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision
rückzuweisen. 10 A. Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagedesigns durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" als unbegründet und den mit der Widerklage erhobenen Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung als begründet angesehen. Dazu hat es ausgeführt: 11 Der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auch dann nicht
, wenn man davon ausgehe, dass sie für das Klagedesign eine Priorität vom
haben. Der am Bettgestell "BERGEN" begründete Besitzstand der I. of S. AB erstrecke sich wegen der nur geringfügigen Unterschiede auf das Bettgestell "MALM" und führe dazu, dass die Klägerin der Beklagten als Abnehmerin den Vertrieb dieses Bettgestells nicht untersagen könne. 12 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt im Umfang der Anfechtung
r Aufhebung des Berufungsurteils und
r
rückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagedesigns durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" nicht verneint und der mit der Widerklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nicht bejaht werden. 13 I. Die Klägerin begehrt im Revisionsverfahren Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadensersatz wegen Verletzungshandlungen, die die Beklagte seit dem 1. Juni 2004 begangen hat. Für solche Folgeansprüche kommt es grundsätzlich auf das
r Zeit der beanstandeten Handlungen geltende Recht an (vgl. BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr;
m Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom
m 1. Januar 2014 durch das Geschmacksmustermodernisierungsgesetz geändert und in "Designgesetz" umbenannt worden. Eine für die Beurteilung von Handlungen seit dem Jahr 2014 maßgebliche Änderung der Rechtslage ist dadurch nicht eingetreten. Die Anspruchsgrundlagen sind - abgesehen davon, dass das Wort "Geschmacksmuster" durch die Wörter "eingetragenes Design" und das Wort "Muster" durch das Wort "Design" ersetzt worden sind - gleich geblieben. 14 Für den mit der Klage außerdem geltend gemachten Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten und den mit der Widerklage erhobenen Anspruch auf Ersatz von Abwehrkosten ist grundsätzlich das
r Zeit der Abmahnung der Klägerin und des Antwortschreibens der Beklagten geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (vgl. BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr;
m Wettbewerbsrecht vgl. BGH, GRUR 2016, 730 Rn. 18 - Herrnhuter Stern, jeweils mwN). 15 II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung (§ 46 Abs. 1 und 3 GeschmMG 2004, § 46 Abs. 1 und 3 DesignG), Rechnungslegung (§ 242 BGB), Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004, § 42 Abs. 2 Satz 1 DesignG) und Erstattung von Abmahnkosten (§§ 677, 683, 677 BGB) seien unbegründet, weil die Beklagte durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" das Klagedesign nicht verletzt habe. 16 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ist
gunsten der Klägerin davon auszugehen, dass das Klagedesign schutzfähig ist. 17 a) Die Schutzfähigkeit des Klagedesigns beurteilt sich nach dem Geschmacksmustergesetz 2004 und dem Designgesetz. Nach § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, weiterhin die für sie
diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung. Daraus folgt, dass sich die Schutzfähigkeit von Geschmacksmustern, die - wie das Klagedesign - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 richtet (vgl. Begründung
m Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 63 f.; BGH, Urteil vom 10. Januar 2008, GRUR 2008, 790 Rn. 32 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe; Urteil vom 24. März 2011 - I ZR 211/08, GRUR 2011, 1112 Rn. 26 = WPR 2011, 1621 - Schreibgeräte). Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG für das eingetragene Design. 18
r Schau gestellt hat und für das Klagedesign deshalb eine Ausstellungspriorität von diesem Tag in Anspruch nehmen kann. Es hat daher offengelassen, ob - wie das Landgericht angenommen hat - die Beklagte anhand der von ihr behaupteten Vermarktungsanstrengungen im Frühjahr 2002 hinreichend dargelegt und bewiesen hat, dass das Bettgestell "BERGEN" vor der Anmeldung des Klagedesigns offenbart worden ist. Mangels abweichender Feststellungen des Berufungsgerichts ist daher für die weitere Nachprüfung im Revisionsverfahren
unterstellen, dass das Klagedesign neu und schutzfähig ist. 20 2. Das Berufungsgericht ist
treffend davon ausgegangen, dass das Bettgestell "MALM" in den Schutzbereich des Klagedesigns eingreift. 21 a) Die Schutzwirkungen des Klagedesigns beurteilen sich für Verletzungshandlungen vom 1. Juni 2004 bis
m 31. Dezember 2013 nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 und für Verletzungshandlungen seit dem 1. Januar 2014 nach den Bestimmungen des Designgesetzes. 22
m 31. Mai 2004 geltenden Fassung (GeschmMG aF)
beurteilen sind. Nach § 72 Abs. 2 GeschmMG 2004 finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, weiterhin die für sie
diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung (Satz 1). Rechte aus diesen Geschmacksmustern können nicht geltend gemacht werden, soweit sie Handlungen im Sinne von § 38 Abs. 1 GeschmMG 2004 betreffen, die vor dem 28. Oktober 2001 begonnen wurden und die der Verletzte vor diesem Tag nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung nicht hätte verbieten können (Satz 2). Aus der Bezugnahme auf die in § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 angeführten Geschmacksmuster ergibt sich, dass die in § 72 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004 vorgesehene Fortgeltung des Geschmacksmustergesetzes aF Geschmacksmuster betrifft, die vor dem
benutzen und Dritten
verbieten, es ohne seine
stimmung
benutzen. Nach § 38 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 2 Satz 1 DesignG erstreckt sich der Schutz aus einem Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design auf jedes Muster bzw. jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. 25 c) Das Berufungsgericht hat angenommen, alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Bettgestells "MALM" stimmten nahezu identisch mit dem Klagedesign überein. Auf der Grundlage dieser tatrichterlichen Beurteilung ist davon auszugehen, dass das angegriffene Bettgestell den gleichen Gesamteindruck wie das Klagedesign hervorruft. Das zieht auch die Revisionserwiderung nicht in Zweifel. 26 3. Das Berufungsgericht hat die Klägerin dennoch nicht für berechtigt gehalten, der Beklagten den Vertrieb des Bettgestells "MALM"
verbieten, weil die I. of S. AB vor der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 Vorbereitungen für den Vertrieb des Vorgängermodells "BERGEN" in Deutschland getroffen habe, die nach § 41 GeschmMG 2004 ein Vorbenutzungsrecht auch
gunsten der das angegriffene Bettgestell vertreibenden Beklagten begründet hätten. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. 27 a) Nach § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG können Rechte nach § 38 dieser Gesetze gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Muster bzw. ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden (Satz 1). Der Dritte ist berechtigt, das Muster bzw. das Design
verwerten (Satz 2). Als identisch sind alle Muster bzw. alle Designs anzusehen, die vom Schutzumfang eines Geschmacksmusters bzw. eines eingetragenen Designs erfasst werden (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG,
r Benutzung seines Geschmacksmusters bzw. seines eingetragenen Designs vor (
m patentrechtlichen Vorbenutzungsrecht gemäß § 7 PatG aF vgl. BGH, Urteil vom 7. Januar 1965 - Ia ZR 151/63, GRUR 1965, 411, 413 - Lacktränkeinrichtung;
G vgl. BGH, Urteil vom 13. November 2001 - X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung). Auf der Grundlage seines erst
einem späteren Zeitpunkt in rechtlich relevanter Weise geschaffenen bzw. angelegten Ausschließlichkeitsrechts soll der Rechtsinhaber nicht auch Dritte von der Benutzung des unter Schutz gestellten Musters bzw. Designs ausschließen können, die es bereits vorher benutzt oder konkrete Anstalten für eine solche Benutzung getroffen haben (
G vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung). Ein Vorbenutzungsrecht schließt die Widerrechtlichkeit von bereits begonnenen oder beabsichtigten Benutzungshandlungen aus, die in den Schutzbereich des später eingetragenen Geschmacksmusters bzw. Designs eingreifen (
G aF vgl. BGH, GRUR 1965, 411, 415 - Lacktränkeinrichtung). Auf diese Weise soll
r Vermeidung unbilliger Härten der durch Kraft-, Zeit- und Kapitaleinsatz begründete oder angelegte gewerbliche Besitzstand eines Dritten geschützt werden, der im Vertrauen auf seine Berechtigung Aufwendungen für die Benutzung eines Musters bzw. eines Designs getroffen hat, und verhindert werden, dass schutzwürdige Investitionen umsonst aufgewandt sind und dadurch geschaffene Werte unbillig zerstört werden (
G aF vgl. BGH, Urteil vom 21. Mai 1963 - Ia ZR 84/63, BGHZ 39, 389, 397 - Taxilan;
G vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung;
G vgl. BGH, Urteil vom
m Vorbenutzungsrecht. Nach ihrem Erwägungsgrund 5 Satz 1 und 2 ist es nicht notwendig, die Gesetze der Mitgliedstaaten
m Schutz von Mustern vollständig anzugleichen, sondern ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Nach Erwägungsgrund 10 der Richtlinie ist es für die Erleichterung des freien Warenverkehrs wesentlich, dass eingetragene Rechte an Mustern dem Rechtsinhaber in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich einen gleichwertigen Schutz gewähren. Das in § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht lässt die generellen Schutzwirkungen des Geschmacksmusters und des eingetragenen Designs unberührt und schränkt den Schutz des Rechtsinhabers lediglich in Einzelfällen aus Billigkeitsgründen ein. Diese nationale Einschränkung findet ihre Rechtfertigung darin, dass eine einheitliche Rechtslage für das nationale Geschmacksmuster bzw. eingetragene Design und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschaffen wird, für das Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 (GGV) ebenfalls ein Vorbenutzungsrecht vorsieht (vgl. Begründung
m Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes aaO S. 27 und 54; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 1; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 1; Ruhl, GGV,
nehmen. 31 aa) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Musters oder des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen (vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6;
G aF vgl. BGHZ 39, 389, 398 - Taxilan; BGH, Urteil vom 28. Mai 1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise;
G vgl. BGH, Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 23 - Formstein). Anzeichen dafür können die Fertigstellung eines Entwurfs und die Anfertigung von Konstruktionszeichnungen, die Erstellung von Prototypen sowie Verhandlungen oder ernsthafte Vorgespräche mit potentiellen Abnehmern sein. Erforderlich ist eine Gesamtschau der betrieblichen Umstände im Einzelfall (vgl. Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 41 DesignG und Art. 22 GGV Rn. 8; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6). Handlungen, die eine noch ungewisse
künftige Benutzung vorbereiten und die erst Klarheit darüber schaffen sollen, ob das Design im Inland gewerblich benutzt werden soll, die also dazu dienen, den auf die gewerbliche Nutzung des Designs im Inland gerichteten Willen erst
bilden (z.B. durch Ermittlung der inländischen Marktverhältnisse, des dortigen Musterbestands und des Bedarfs), reichen nicht aus (
G aF vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 36 f. - Europareise, mwN; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 12 Rn. 28). 32 bb) Von diesen Kriterien ist das Berufungsgericht
treffend ausgegangen. Es hat angenommen, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die Arbeiten bei der I. of S. AB im Dezember 2001 so weit gediehen gewesen, dass dem Produzenten in Polen die Pläne des Bettgestells "BERGEN" mit dem Auftrag
r Fertigung einer Nullserie übersandt und die Aufbauanleitung freigegeben worden seien. Dabei sei geplant gewesen, das Bettgestell "BERGEN" global und auch in Deutschland
vermarkten und in den im August 2002
verteilenden Katalog 2003 aufzunehmen. Durch diese Maßnahmen sei der ernsthafte Wille der I. of S. AB
m Ausdruck gekommen, alsbald den Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland aufzunehmen, der sodann in der 13. Kalenderwoche 2002 begonnen habe. Gegen diese tatrichterliche Würdigung erhebt die Revision keine Rügen. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. 33
r Benutzung müssten im Inland getroffen worden sein (vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 41 DesignG Rn. 1 und Art. 22 GGV Rn. 9;
O Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/Smielick, Community Design Regulation (EC) No 6/2002, 2015, Art. 22 CDR Rn. 16). Diese Auffassung entspricht der in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansicht
m Vorbenutzungsrecht nach den - mit § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG nahezu wortgleichen - Bestimmungen der § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG aF, § 12 Abs. 1 Satz 1 PatG (vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 37 - Europareise; OLG Düsseldorf, Urteil vom
geben. 37
r Benutzung des Musters bzw. des Designs im Inland getroffen werden müssen. Die Wendung "im Inland" kann sich zwar grammatikalisch sowohl auf die Benutzung und die dazu getroffenen Anstalten beziehen als auch allein die
erst genannte Benutzung betreffen. Die Stellung des Tatbestandsmerkmals am Satzanfang legt jedoch nahe, dass es sich - ebenso wie das vorangestellte Merkmal der Gutgläubigkeit - auf beide nachfolgend angeführten Vorbenutzungshandlungen bezieht. 38
r Benutzung im Inland getroffen werden müssen, sprechen darüber hinaus gesetzes- und normsystematische Gründe. 39 Nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines
m Designrecht Rn. 15) genießen ein inländisches Geschmacksmuster und ein inländisches eingetragenes Design Schutz nur gegen im Inland begangene Verletzungshandlungen (vgl. BGH, GRUR 2011, 1112 Rn. 22 - Schreibgeräte). Da das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht eine Ausnahme von der allein das Inland betreffenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers
r Benutzung seines Geschmacksmusters und seines eingetragenen Designs darstellt, erscheint es gerechtfertigt, den Umfang dieser nationalen Schutzrechte nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen
beschneiden (vgl. LG Düsseldorf, GRUR Int. 1988, 594, 595 f.). 40 Auch die Normsystematik der Bestimmung des Vorbenutzungsrechts gemäß § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG spricht dafür, nicht allein für die Benutzung als solche nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 DesignG anzunehmen, dass diese ein Vorbenutzungsrecht nur begründen kann, wenn sie im Inland erfolgt. Es besteht kein sachlicher Grund, an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Anstalten
r Benutzung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG geringere Anforderungen
stellen als an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund der Benutzung selbst. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sind die Benutzung und deren Vorbereitung auch nicht deshalb unterschiedlich
behandeln, weil eine im Ausland vorgenommene Vorbereitung einen Inlandsbezug haben könne, während einer reinen Benutzung im Ausland jeglicher Inlandsbezug fehle. Auch die Benutzung im Ausland kann einen Inlandsbezug insoweit aufweisen, als in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder eines eingetragenen Designs fallende Erzeugnisse im Ausland hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden, um sie ins Inland einzuführen, dort anzubieten und
vertreiben. 41
zerstören, spricht für das Erfordernis einer inländischen Vorbereitungshandlung. 42 Im Inland getätigte Aufwendungen in die Benutzung eines Musters oder eines Designs, das in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder eines eingetragenen Designs eingreift, sind ohne die Annahme eines Vorbenutzungsrechts umsonst aufgewandt. Ein solches im Inland entwickeltes Muster oder Design ist unverwertbar, weil entsprechend gestaltete Erzeugnisse weder für den Vertrieb im Inland noch für die Ausfuhr in einen anderen schutzrechtsfreien Staat
m dortigen Vertrieb hergestellt werden dürfen (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines
m Designrecht Rn. 15;
O Art. 22 Rn. 14). Im Ausland getätigte Investitionen in die Entwicklung eines Musters oder eines Designs sind dagegen nicht in gleichem Maße wertlos, wenn dieses im Inland nicht benutzt werden kann. Die Aufwendungen können vielmehr regelmäßig in der Weise wirtschaftlich genutzt werden, dass entsprechend gestaltete Erzeugnisse in einem anderen Staat als in Deutschland vermarktet werden (
O Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/Smielick aaO Art. 22 CDR Rn. 16). Im
letzt genannten Fall liegen keine Gründe vor, die es geboten erscheinen lassen könnten, aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme von der alleinigen Befugnis des Rechtsinhabers
r Benutzung seines Geschmacksmusters oder seines eingetragenen Designs
machen. 43 Auch im Streitfall ist das Interesse der I. of S. AB, ihre Kosten in die Entwicklung des Bettgestells "BERGEN" nicht umsonst aufgewandt
haben, dadurch gewahrt worden, dass nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen das Bettgestell weltweit vermarktet worden ist. Soweit der Vorbereitungsaufwand für die weltweite Vermarktung nicht anteilig auch durch einen Vertrieb in Deutschland kompensiert werden kann, ist dies dem von der Beklagten
beachtenden, territorial allein auf Deutschland begrenzten Schutzrecht der Klägerin geschuldet. 44
r Benutzung eines Musters bzw. eines Designs (auch) im Inland getroffen worden sind, die gleichen Wirkungen wie einer entsprechenden Vorbenutzungshandlung im Inland
zuerkennen. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 34, 36 AEUV macht es nicht erforderlich, Vorbereitungshandlungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union vorgenommen worden sind, die gleichen Wirkungen
zuerkennen, wie sie einer inländischen Vorbenutzungshandlung
kommen (
G vgl. Benkard/Jestaedt/Osterrieth, EPÜ, 2. Aufl., Art. 64 Rn. 14; Mes aaO § 12 PatG Rn. 9; Benkard/Scharen aaO § 12 Rn. 11a; Schulte/Rinken/Kühnen aaO § 12 Rn. 10). 45 f) Danach ist der I. of S. AB aufgrund der in Schweden getroffenen Anstalten
m Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland kein Vorbenutzungsrecht nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 oder § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG erwachsen. Unter diesen Umständen steht ihr auch hinsichtlich des Nachfolgemodells "MALM" kein Vorbenutzungsrecht
, das die Beklagte dem Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin aus § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 1 Satz 1 DesignG und damit den mit der Klage geltend gemachten Ansprüchen wegen Verletzung des Klagedesigns entgegenhalten könnte. 46 III. Die
erkennung des von der Beklagten mit der Widerklage geltend gemachten Anspruchs auf Ersatz von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten kann danach ebenfalls keinen Bestand haben. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beklagten ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1, 6 f.; Urteil vom 19. Januar 2006 - I ZR 98/02, GRUR 2006, 432 Rn. 20 = WRP 2006, 468 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht II)
steht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung, die Beklagte könne sich wegen der in Schweden vorgenommenen Vorbereitungsmaßnahmen
r Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland auf ein Vorbenutzungsrecht der I. of S. AB berufen, kann der in der Abmahnung erhobene Vorwurf der Klägerin, das Bettgestell "MALM" verletze das Klagedesign, nicht als unberechtigt angesehen werden. 47 IV. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage
r Auslegung des Unionsrechts, die nicht zweifelsfrei
beantworten ist (vgl. EuGH, Urteil vom
r Benutzung eines Musters bzw. eines Designs unionsrechtskonform ist. 48 V. Das angegriffene Urteil kann danach keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich der Klageansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten jeweils seit dem 1. Juni 2004, des Klageantrags auf Erstattung von Abmahnkosten und des Widerklageantrags auf Ersatz von Abwehrkosten
m Nachteil der Klägerin erkannt hat; es ist insoweit und im Kostenpunkt aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache
r neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht
rückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht
r Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). 49 VI. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat auf Folgendes hin: 50 1. Das Berufungsgericht wird
beurteilen haben, ob das Klagedesign schutzfähig ist. Die von der Beklagten in Abrede gestellte Neuheit des Klagedesigns ist auf ihren Einwand hin im vorliegenden Rechtsstreit inzident
prüfen, weil die Klage vor dem 1. Januar 2014 anhängig gemacht worden ist und § 52a DesignG deshalb nicht anwendbar ist (vgl. § 74 Abs. 3 DesignG; BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 18 - Armbanduhr). 51 a) Das Berufungsgericht wird
prüfen haben, ob für die Neuheit des Klagedesigns auf den 14. Januar 2002 abzustellen ist, weil sich die Klägerin auf die Ausstellung eines nach dem Klagedesign gestalteten Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln an diesem Tag berufen kann. 52 aa) Die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität beurteilt sich nach dem bis
m
r Schau gestellt werden, ein zeitweiliger Schutz gewährt, wenn die Ausstellung durch eine Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im Bundesgesetzblatt als Ausstellung bestimmt worden ist, auf die der zeitweilige Schutz Anwendung findet (Nr. 1 AusstG). Der zeitweilige Schutz hat die Wirkung, dass die Schaustellung oder eine anderweitige spätere Benutzung oder eine spätere Veröffentlichung des Musters der Erlangung des gesetzlichen Musterschutzes nicht entgegenstehen, sofern die Anmeldung
r Erlangung dieses Schutzes von dem Aussteller oder dessen Rechtsnachfolger binnen einer Frist von sechs Monaten nach der Eröffnung der Ausstellung bewirkt wird (Nr. 2 Satz 1 AusstG). In diesem Fall geht die Anmeldung anderen Anmeldungen vor, die nach dem Tage des Beginns der Ausstellung eingereicht werden (Nr. 2 Satz 2 AusstG). Der zeitweilige Ausstellungsschutz wirkt in der Weise prioritätsbegründend, dass in einem Verletzungsprozess ein identisches Muster, das ein Dritter zwischen der
rschaustellung und der Anmeldung des Klagedesigns offenbart hat, nicht als neuheitsschädlich anzusehen ist (vgl. v. Falckenstein in Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl., § 7b Rn. 15; Nirk/Kurtze, GeschmMG, 2. Aufl., § 7 aF Rn. 54). 54
beurteilen haben, ob nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme feststeht, dass die Klägerin das nach dem Klagedesign gestaltete Bettgestell "SL02 MO" am 14. Januar 2002 auf der Internationalen Möbelmesse in Köln ausgestellt hat. 55 bb) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist die Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität nicht verfristet. 56
rschaustellung des Musters in Anspruch genommen werden. Bei einer
rschaustellung des Klagedesigns am
prüfen haben, ob der Neuheit des Klagedesigns entgegensteht, dass - wie die Beklagte behauptet - die Klägerin bereits im Jahr 2000 oder davor ein nach dem Klagedesign gestaltetes Bettgestell beworben hat. Nach § 6 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 6 Satz 1 DesignG bleibt eine Offenbarung bei der Anwendung des § 2 Abs. 2 unberücksichtigt, wenn ein Muster bzw. ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag (unter anderem) durch den Entwerfer der Öffentlichkeit
gänglich gemacht wurde. Bei einer wirksam in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität tritt der Tag der
rschaustellung an die Stelle des Anmeldetags (vgl. Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 6 Rn. 8; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 6 Rn. 14). Daraus folgt, dass ein Muster bzw. ein Design nicht als neu einzustufen ist, wenn es mehr als zwölf Monate vor dem Prioritätstag offenbart worden ist (vgl. Begründung
m Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes aaO S. 36; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 2 Rn. 8). 59 c) Sollte das Berufungsgericht
dem Ergebnis gelangen, dass für die Neuheit des Klagedesigns nicht auf den
prüfen haben, ob die Annahme des Landgerichts
trifft, die Beklagte habe hinreichend dargelegt und bewiesen, dass sie vor dem 15. Juli 2002 Maßnahmen
r Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland ergriffen hat, die nach § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 DesignG als neuheitsschädliche Offenbarung anzusehen sind. Nach § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 ist ein Muster offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit
gänglich gemacht wurde, es sei denn, dass dies den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Musters nicht bekannt sein konnte. Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 5 Satz 1 DesignG für das Design. Das Landgericht hat sich aufgrund der von der Beklagten vorgelegten Fracht- und Verkaufstabellen davon überzeugt gezeigt, dass die Beklagte das Bettgestell "BERGEN" ab Ende März 2002 an die I. -Filialen in Deutschland ausgeliefert und dort ab Anfang April 2002 an Endverbraucher verkauft hat. Das Berufungsgericht hat es aufgrund der Aussage des Zeugen L. - insoweit von der Revision unbeanstandet - als erwiesen erachtet, dass der erste Verkauf des Bettgestells in der 13. Kalenderwoche 2002 stattfand. 60 2. Sollte das Berufungsgericht das Klagedesign als schutzfähig ansehen, wird es
prüfen haben, ob die Vertriebsbemühungen ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten aufgrund gutgläubiger Benutzung des Bettgestells "BERGEN" im Inland (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004, § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 DesignG) begründen. Ein am Bettgestell "BERGEN" bestehendes Vorbenutzungsrecht würde sich entgegen der Ansicht der Revision auch auf das angegriffene Bettgestell "MALM" erstrecken. 61 a) Eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Muster- bzw. des Designinhabers ist insoweit gerechtfertigt, als ein schützenswerter Besitzstand des Vorbenutzers vorhanden oder bereits angelegt ist. Eine spätere Weiterentwicklung des durch das Vorbenutzungsrecht geschützten Musters bzw. Designs ist dem Vorbenutzer verwehrt, wenn die Abwandlung sich in größerem Umfang als das vorbenutzte Muster bzw. das vorbenutzte Design der geschützten Gestaltungsmerkmale des Geschmacksmusters bzw. des eingetragenen Designs bedient und dadurch
einem weitergehenden Eingriff in seinen Schutzbereich führt (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 9; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 10;
O Art. 22 Rn. 17;
G vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20. August 2009 - I-2 U 6/04, juris Rn. 87 [insoweit nicht in IPRspr 2009, Nr. 198 abgedruckt]). 62 b) Von diesen Maßstäben ist
treffend auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, zwischen dem im Jahr 2001 entwickelten Bettgestell "BERGEN" und dem seit dem Jahr 2003 vertriebenen Bettgestell "MALM" bestehe kein solcher Unterschied, dass der am Bettgestell "BERGEN" begründete Besitzstand sich nicht auf das Bettgestell "MALM" erstrecke. Die Bettgestelle unterschieden sich lediglich geringfügig in der Höhe des Kopfteils. Demnach stimmten alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Bettgestelle "BERGEN" und "MALM" in nahezu identischer Weise mit dem Klagedesign überein. 63 c) Die Revision macht vergeblich geltend, durch die Verringerung der Kopfteilhöhe nähere sich das Bettgestell "MALM" dem Klagedesign stärker als das Vorgängermodell an. Aus den nach § 37 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 37 Abs. 1 DesignG maßgeblichen hinterlegten Darstellungen lässt sich nicht ersehen, dass das Kopfteil des Klagedesigns eher 77 cm (wie das Bettgestell "MALM") als 80 cm (wie das Bettgestell "BERGEN") hoch ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht erkennbar davon ausgegangen, dass die Verkürzung des Kopfteils den Gesamteindruck nicht verändert und das Bettgestell "MALM" daher nicht weitergehend als das Vorgängermodell in den Schutzbereich des Klagedesigns eingreift. Diese Beurteilung ist mit Blick auf die Geringfügigkeit der Höhendifferenz und die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ansonsten gleichen Proportionen der Bettgestelle aus Rechtsgründen nicht
beanstanden. Soweit die Revision anführt, die Abwandlung des Kopfteils führe aufgrund des schlichten Grunddesigns des Bettgestells
einem anderen Gesamteindruck und
einer weiteren Annäherung an das Klagedesign, ersetzt sie die tatrichterliche Bewertung lediglich durch ihre eigene Sichtweise. 64
prüfen haben, ob im Fall der Wirksamkeit der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität der Beklagten die
rschaustellung eines nach dem Klagedesign gestalteten Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln 2002 bekannt sein und sie mit der im Oktober 2013 erfolgten Inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität des Klagedesigns rechnen musste, oder ob sie jedenfalls nicht davon ausgehen durfte, die im Frühjahr 2002 begonnene Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" stehe der Rechtsgültigkeit des später angemeldeten Klagedesigns entgegen. 65 4. Hinsichtlich des von der Klägerin begehrten Ersatzes von vorgerichtlichen Rechts- und Patentanwaltskosten wird das Berufungsgericht
beachten haben, dass die Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind, wenn sich der mit der Abmahnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch nur aufgrund der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 als begründet erweist. Eine Abmahnung ist berechtigt, wenn sie den Abgemahnten in die Lage versetzt, den Vorwurf tatsächlich und rechtlich
überprüfen und die Verletzungshandlung unter den in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten
würdigen (vgl. BGH, Urteil vom
; eine Ausstellungspriorität hat sie damals nicht in Anspruch genommen. Die Beklagte war deshalb nicht in der Lage, die Berechtigung des Unterlassungsbegehrens der Klägerin insoweit
prüfen. Sofern die Abmahnung der Klägerin als berechtigt anzusehen ist, wird das Berufungsgericht Feststellungen dazu
treffen haben, ob die durch die Einschaltung des Patentanwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig sind, weil seine Mitwirkung an der Abmahnung erforderlich war (vgl. BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV). Büscher Schaffert Kirchhoff Löffler Schwonke http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE319152017&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.