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BGH I ZB 43/19

KORE627222020 ECLI:DE:BGH:2020:230720BIZB43.19.0 BGH 1. Zivilsenat 20200723 I ZB 43/19 Beschluss § 3 Abs 2 Nr 3 MarkenG, § 54 Abs 2 MarkenG, § 263 ZPO, Art 3 Abs 1 Buchst e Ss 3 EWGRL 104/89, Art 3 Ab

Art. 3Abs.

1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG dient, ist sie im Lichte dieser Bestimmungen und des mit ihnen verfolgten Ziels auszulegen. Diese gleichlautenden Bestimmungen der Richtlinien sollen - ebenso wie Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. und 2. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/

Art. 3Abs.

1 Buchst. e Ziffer i und ii der Richtlinie 2008/95/EG - verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, andere Rechte verewigt, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte (EuGH, Urteil vom 18. September 2014 - C-205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 19, 20 und 31 = WRP 2014, 1298 - Hauck). Die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/

2008/95/EG geregelten Schutzhindernisse verfolgen außerdem das übereinstimmende Ziel zu verhindern, dass dem Markeninhaber ein Monopol für in der Form verkörperte wesentliche Eigenschaften einer Ware eingeräumt wird, nach denen der Benutzer auch bei anderen Waren suchen kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 und 20 - Hauck; vgl. auch Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 28 - Hauck; vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 58 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). 29

  1. b)Das angegriffene dreidimensionale Zeichen zeigt eine dreidimensionale Verpackung, die Schutz für Tafelschokolade beansprucht. Es ist zweifelhaft, ob diese Verpackung mit der Form der Ware gleichgesetzt werden kann, auf die sich das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bezieht. 30
  2. aa)Das Bundespatentgericht hat unter Bezugnahme auf seine erste Beschwerdeentscheidung zur Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angenommen, die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei auch auf eine Warenverpackung anwendbar, die - wie die angegriffene Gestaltung - die Form der verpackten Ware deutlich erkennen lasse. 31
  3. bb)Der Senat hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung offengelassen, ob eine Verpackung der Form der Ware im Sinne von § 3 Abs. 2 MarkenG gleichzustellen ist, wenn die Verpackung, wie im Streitfall, mit der Warenform nicht identisch ist, sondern ihr lediglich optisch nahekommt (BGHZ 216, 208 Rn. 36 bis 43 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Die Frage muss auch im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht entschieden werden, weil das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedenfalls aus anderen Gründen nicht vorliegt. 32
  4. c)Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die in dem angegriffenen Zeichen abgebildete Verpackung nicht ausschließlich aus einer Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. 33
  5. aa)Das Bundespatentgericht hat angenommen, nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seien solche Warenformen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vom Markenschutz ausgenommen, bei denen der durch die Form vermittelte ästhetische Wert der Ware so im Vordergrund stehe, dass die Hauptfunktion der Marke, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen, nicht mehr zur Geltung komme. Dies sei hier nicht der Fall, da wesentliches Merkmal der angegriffenen üblichen Schlauchbeutelverpackung allein deren Gestaltung als Quadrat als einer besonderen Form des Rechtecks sei. Es könne nicht angenommen werden, dass bei einer solchen Warenform deren ästhetischer Wert so im Vordergrund stehe, dass die Herkunftsfunktion nicht mehr zum Tragen komme. Nichts Anderes ergebe sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union in seinem Urteil vom 18. September 2014 "Hauck". Die angegriffene Form hebe sich nicht wesentlich von der üblichen Warenform ab, sondern verkörpere die Grundform. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass sich eine quadratische Form von anderen Rechtecken mit ungleichen Seitenlängen wesentlich unterscheide, könne dieser Unterschied keinen relevanten künstlerischen oder gestalterischen Wert und keine wesentliche Andersartigkeit der Warenform begründen. Zwar betreibe die Inhaberin der angegriffenen Marke mit der jahrelangen Benutzung des Werbespruchs "Quadratisch.Praktisch.Gut." eine Vermarktungsstrategie, die spezifisch auf die angegriffene Form der Ware beziehungsweise auf die Form der Verpackung bezogen sei. Im Rahmen der Gesamtabwägung überwiege aber der Umstand, dass die angegriffene Form der Grundform der beanspruchten Ware beziehungsweise der Grundform der üblichen Verpackung der beanspruchten Ware entspreche. Die von der Markeninhaberin beanspruchte Verpackung in der Grund- oder Idealform eines Quadrats mit vier gleichen Seitenlängen könne allenfalls dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterfallen, nicht jedoch dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Form der Verpackung verleihe dieser gegenüber Konkurrenzverpackungen nicht den wesentlichen Wert. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. 34
  6. bb)Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt ebenso wie Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 3. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/

Art. 3Abs.

1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG voraus, dass das angegriffene Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Eine korrekte Anwendung dieser Bestimmungen erfordert daher, dass zunächst die wesentlichen Merkmale im Einzelfall dadurch ordnungsgemäß ermittelt werden, dass der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt oder die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden. Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise ein nützliches Beurteilungskriterium sein. Ein in diesen Bestimmungen geregeltes Schutzhindernis liegt nur vor, wenn alle wesentlichen Merkmale der in dem Zeichen wiedergegebenen Ware die Voraussetzungen dieses Schutzhindernisses erfüllen. Dies ist nicht der Fall, wenn für die gezeigte Warenform ein weiteres Element von Bedeutung oder wesentlich ist, das die Voraussetzungen dieses Schutzhindernisses nicht erfüllt (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 19, 20 und 31 - Hauck; zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2020 - C-237/19, GRUR 2020, 631 Rn. 26 bis 31 = WRP 2020, 710 - Gömböc Kutató; vgl. auch BGHZ 216, 208 Rn. 45 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN). 35 Das Bundespatentgericht hat in der angegriffenen Beschwerdeentscheidung angenommen, wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Warenverpackung sei allein die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers. Dabei hat es ersichtlich seine Beurteilung aus seiner ersten Beschwerdeentscheidung übernommen. Diese tatrichterliche Beurteilung hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren einer rechtlichen Nachprüfung standgehalten (BGHZ 216, 208 Rn. 47 bis 54 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Sie wird im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Soweit die Rechtsbeschwerdeerwiderung in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, dass sich die angegriffene Marke nicht in einer quadratischen Grundfläche erschöpfe, vielmehr seien links und rechts seitliche Verschlusslaschen angesetzt, hat sie damit keine Umstände dargelegt, die in dieser Hinsicht eine andere Beurteilung als im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren rechtfertigten. 36 cc) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers als alleiniges wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Form der Warenverpackung verleihe der Ware keinen wesentlichen Wert, hält der rechtlichen Nachprüfung stand. 37

(1)Nach der Rechtsprechung des Senats ist unter dem durch die Form vermittelten Wert einer Ware im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der ästhetische Wert zu verstehen, den die Form der Ware verleiht. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht danach dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann. Stellt dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die ästhetische Formgebung die eigentliche Ware dar, sondern erscheint sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruht, steht sie der Eintragung der Form als Marke auch dann nicht entgegen, wenn es sich um eine ästhetisch besonders gelungene Gestaltung handelt (BGH, Beschluss vom
  1. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 18 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschluss vom
  2. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 19 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). 38 Der Begriff "Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht" ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union allerdings nicht auf die Form von Waren beschränkt, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass Warenformen nicht erfasst würden, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen. Damit würde das Recht, das die Marke ihrem Inhaber verleiht, ein Monopol auf die wesentlichen Eigenschaften der Waren gewähren, wodurch dieses Eintragungshindernis seinen Zweck nicht mehr voll erfüllen könnte (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 32 - Hauck). Das Eintragungshindernis ist daher auf ein Zeichen anwendbar, das ausschließlich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können, besteht (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 35 - Hauck). 39 Ferner ist die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher bei der Entscheidung, ob dieses Schutzhindernis vorliegt, kein entscheidender Faktor, auch wenn sie ein nützliches Beurteilungskriterium bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden kann (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 34 - Hauck; GRUR 2020, 631 Rn. 44 - Gömböc Kutató). Maßgeblich sind vielmehr andere Beurteilungskriterien, wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 35 - Hauck). Das Schutzhindernis liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maß durch dieses Merkmal bestimmt wird (EuGH, GRUR 2020, 631 Rn. 47 - Gömböc Kutató). 40 Diese Grundsätze hat das Bundespatentgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt. 41
(2)Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen kann nicht angenommen werden, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware (Tafelschokolade) zu kaufen, in hohem Maß dadurch bestimmt wird, dass die quadratische Form der angegriffenen Verpackung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. 42 Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die quadratische Form der angegriffenen Verpackung im Vergleich zu Verpackungen in Rechteckform mit ungleichen Seitenlängen keinen relevanten künstlerischen oder gestalterischen Wert. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt, dass diese Verpackung eine nicht unerhebliche ästhetische Wirkung vermittelt. Das Bundespatentgericht hat zwar festgestellt, dass gestalterisch stark reduzierte Warenformen häufig der Grundform entsprächen oder mit dieser identisch seien und dass solche Warenformen oft als ästhetisch besonders gelungen empfunden würden. Nach seinen Feststellungen trifft dies jedoch auf die in Rede stehende Schlauchbeutelverpackung nicht zu. 43 Nicht zugestimmt werden kann der Ansicht der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe zu hohe Anforderungen an die ästhetischen Eigenschaften der in Rede stehenden Warenverpackung gestellt. Nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist ein bedeutendes ästhetisches Element der betreffenden Form oder zumindest ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen erforderlich. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts fehlt es daran im Streitfall. 44 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat es das Bundespatentgericht nicht unterlassen, Feststellungen zum Grad der Andersartigkeit der quadratischen Form im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen zu treffen. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass Tafelschokolade fast ausnahmslos in rechteckiger Form hergestellt und verpackt wird und dass sich die quadratische Form nicht wesentlich von der für Tafelschokolade üblichen Rechteckform abhebt. 45 Das Bundespatentgericht hat weiterhin ohne Rechtsfehler die von der Markeninhaberin verwendete Vermarktungsstrategie und deren bekannten Werbespruch "Quadratisch.Praktisch.Gut." berücksichtigt, diesen Aspekt aber nicht für ausschlaggebend gehalten. Es hat die nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union "Hauck" maßgeblichen, beispielhaft angeführten Beurteilungskriterien, nämlich die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, den künstlerischen Wert der in Rede stehenden Verpackungsform, deren Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen und einen bedeutenden Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten, einer Gesamtbetrachtung zugeführt und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die quadratische Form der angegriffenen Schlauchbeutelverpackung keinen wesentlichen Wert verleiht. Insbesondere hat es weder festgestellt, dass die Form der Verpackung zu bedeutenden Preisunterschieden der in Rede stehenden Ware führt, noch dass die Entscheidung der Verbraucher, Tafelschokolade der Markeninhaberin zu kaufen, in hohem Maß dadurch bestimmt wird, dass die Form der Verpackung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Rechtsbeschwerde macht dies auch nicht geltend. Soweit sie der Ansicht ist, das Bundespatentgericht habe auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen die maßgeblichen Kriterien fehlerhaft gewichtet, setzt sie lediglich ihre Beurteilung an die Stelle derjenigen des Bundespatentgerichts. Damit kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren keinen Erfolg haben. 46 Die Rechtsbeschwerde macht außerdem ohne Erfolg geltend, der erforderliche wesentliche Wert der angegriffenen Form ergebe sich aus der hohen Verkehrsdurchsetzung und dem daraus folgenden Wettbewerbsvorteil der Markeninhaberin. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware für den Markeninhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert hat, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt hat. Ausschlaggebend ist vielmehr allein, ob die in Rede stehende Form (hier: eines Quadrats) der Ware (hier: Tafelschokolade) einen wesentlichen Wert verleiht. Diese Voraussetzung ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht erfüllt. Es kann nicht angenommen werden, dass die Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie am Erwerb einer quadratischen Schokolade interessiert sind; ob die Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie in der quadratischen Verpackung einen Hinweis auf deren Herkunft sehen und damit bestimmte Qualitätserwartungen verbinden, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Das von der Rechtsbeschwerde für richtig gehaltene Verständnis des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG würde außerdem der Regelung in § 3 Abs. 1 MarkenG zuwiderlaufen, die den jeweiligen Art. 2 der Richtlinien 89/104/

2008/95/EG umsetzt. Danach kann die Form oder Aufmachung oder Verpackung der Ware grundsätzlich als Marke geschützt werden. Wenn der wirtschaftliche Wert, den das Markenrecht als Ausschließlichkeitsrecht für den Markeninhaber hat, Warenformmarken einen wesentlichen Wert im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verleihen könnte, wären wirtschaftlich wertvolle Warenformmarken generell schutzunfähig. 47 Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht der Hinweis zum Erfolg, Warengrundformen dürften nicht mit den Mitteln des Markenrechts monopolisiert werden, wenn ein berechtigtes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der Form bestehe. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, das Ziel, Warengrundformen von markenrechtlichen Monopolen freizuhalten, werde nicht durch § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, sondern durch § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verwirklicht. Der Senat hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren abschließend entschieden, dass dieses Schutzhindernis nicht vorliegt. D. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV erfordern. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliegt, ist durch die Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union "Hauck" ( GRUR 2014, 1097 ) und "GömböcKutató" ( GRUR 2020, 631 ) hinreichend geklärt. Die Anwendung der danach maßgeblichen Beurteilungskriterien auf den Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte. 49 E. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen. Koch Schaffert Löffler Schwonke Odörfer http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE627222020&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public

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