MPRE136050964 BPatG München 7. Senat 20170412 7 W (pat) 28/15 Beschluss § 39 PatG, § 3 Abs 1 S 2 Nr 5 PatKostG nachgehend BGH, 5. November 2018, Az: X ZB 6/17, Beschluss DEU Bundesrepublik Deutschland

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KostG). Diesen Betrag musste der Anmelder daher auch für seine Teilanmeldung bezahlen, was er laut der Einzugsermächtigung, die er zusammen mit der Teilungserklärung am 29. Oktober 2014 eingereicht hatte, und gemäß der dem Senat übermittelten Kostenaufstellung des Patentamts auch getan hat. Die Angabe des Patentamts im angefochtenen Beschluss, wonach vorliegend nur 60,- € entrichtet worden seien, ist dagegen unzutreffend. 18

1. bb)Der Umstand, dass das Patentamt dem Anmelder den Betrag von 80,- € - abzüglich einer Erstattungsgebühr - wieder zurückgezahlt hat, führt zu keiner anderen Beurteilung. Wenn eine fällige Gebührenschuld beglichen wird und das Patentamt den Betrag irrtümlich wieder zurückzahlt, lebt die getilgte Gebührenschuld nicht wieder auf. Vielmehr entsteht gegen den Kostenschuldner ein Anspruch auf Wiedereinzahlung des zurückgezahlten Betrages (vgl. Busse/Schuster, PatG, 8. Aufl., PatKostG § 10 Rdn. 8; Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., PatKostG § 1 Rdn. 23, jeweils m. w. N.). 19
2. cc)Für die Frage der Gebührenzahlung gemäß § 39 Abs. 2 und 3 PatG ist es ohne Bedeutung, dass der Anmelder zusammen mit der Teilungserklärung am 29. Oktober 2014 14 Patentansprüche eingereicht hat und damit zwei Patentansprüche mehr als in der Stammanmeldung, ohne dafür weitere Gebühren zu entrichten. 20 Die für zwei weitere Ansprüche fälligen Gebühren (Nr. 311 050 des Gebührenverzeichnisses,

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KostG) gehören im vorliegenden Fall nicht zu den gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG anlässlich der Teilung zu entrichtenden Gebühren (a. A. wohl Fitzner/Lutz/Bodewig/ Gleiter/ Fischer, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., PatG § 39 Rdn. 42). Diese Vorschrift stellt nämlich ausdrücklich auf die Gebühren ab, die „für die Zeit bis zur Teilung … für die ursprüngliche Anmeldung“ zu entrichten waren, was den Rückbezug auf die insoweit allein maßgebliche Stammanmeldung deutlich macht. Da es in der Zeit bis zur Teilung nur die Stammanmeldung gegeben hat, kann bezüglich der zu entrichtenden Gebühren auch nur auf diese abgestellt werden (vgl. auch Senatsbeschluss vom 14. November 2016, 7 W (pat) 30/15). Die vorgenannte Erhöhung der Anspruchsgebühren ist bis zum Zeitpunkt der Teilung in der Stammanmeldung nicht fällig geworden, da es in der Stammanmeldung bis zur Teilung am 29. Oktober 2014 unverändert bei den dort eingereichten zwölf Patentansprüchen geblieben ist. Vielmehr ist die Erhöhung der Anspruchsgebühren nur in der neu begründeten Teilanmeldung fällig geworden. Dies hat zur Folge, dass die Nichtzahlung der hier fälligen weiteren Anspruchsgebühren nicht die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG auslöst, sondern lediglich den allgemeinen Regelungen des Patentkostengesetzes unterliegt. 21

1. b)Die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG, wonach die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, kann auch nicht daraus hergeleitet werden, dass es an der Einreichung der gemäß § 39 Abs. 3 i. V. m. § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG erforderlichen Patentansprüche fehlen würde, weil die für zwei weitere Ansprüche fälligen Gebühren nicht nachgezahlt worden sind. 22
2. aa)Dadurch, dass der Anmelder am 29. Oktober 2014 - und damit gemäß § 39 Abs. 3 PatG grundsätzlich fristgemäß - Patentansprüche eingereicht hat, die in der Zahl gegenüber den ursprünglich eingereichten Ansprüchen um zwei erhöht waren, kommt zwar die Vorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG zur Anwendung. 23 Nach dieser Vorschrift gilt als sonstige Handlung insbesondere die Änderung einer Anmeldung oder eines Antrags, wenn sich dadurch eine höhere Gebühr für das Verfahren oder die Entscheidung ergibt. Dies ist dann der Fall, wenn die nachträgliche Änderung der Anmeldung zu einer höheren Zahl an Ansprüchen führt, als für die Bemessung der Gebühr maßgeblich waren. Die Änderung löst damit die Fälligkeit des Gebührenbetrages aus, der sich aus dem Abzug der schon früher fälligen Anmeldegebühr von dem durch die Änderung erhöhten Gebührenbetrag ergibt (vgl. Gesetzesbegründung, BlPMZ 2009, 307, 320). 24 Auch die Einreichung von Ansprüchen anlässlich einer Teilung, die gegenüber der Stammanmeldung in der Anzahl erhöht sind, ist grundsätzlich als eine Änderung der Anmeldung bzw. des Antrags i. S. von § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG zu werten (so auch Fitzner/Lutz/Bodewig/Gleiter/Fischer, a. a. O., § 39 Rdn. 42). Zwar handelt es sich bei der auf die Teilung einer Anmeldung gemäß § 39 PatG gerichteten Verfahrenshandlung um eine Bewirkungshandlung, die unmittelbar mit Eingang beim Patentamt eine - neue, selbständige - Patentanmeldung zum Entstehen bringt (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdn. 12; Busse/ Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rdn. 30 m. w. N.). Nach herrschender Auffassung ist aber die Teilung als ein rein verfahrensrechtlicher Vorgang der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbar (vgl. BGH BlPMZ 1967, 299 - Kaskodeverstärker; Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rdn. 10; Busse/ Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rdn. 28). Der bereits in der ursprünglichen Anmeldung geltend gemachte Anspruch auf Patenterteilung wird nach der Teilung für den abgetrennten Teil der Anmeldung in einem besonderen Verfahren weiterverfolgt, das rechtlich insoweit als Fortsetzung des bereits anhängig gewordenen Erteilungsverfahrens erscheint (vgl. BGH BlPMZ 1971, 347, 349 - Funkpeiler; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rdn. 31). Vor diesem Hintergrund ist auch die gemäß § 39 Abs. 3 PatG erforderliche - erstmalige - Einreichung von Ansprüchen zur Teilanmeldung mit einer gegenüber der Stammanmeldung erhöhten Anspruchszahl in der Teilanmeldung nicht anders zu behandeln, als wenn die entsprechende Erhöhung der Anspruchszahl in der Stammanmeldung erfolgt wäre. Denn in beiden Fällen ist der Prüfungsumfang gegenüber den ursprünglich mit der Stammanmeldung eingereichten Ansprüchen erweitert. 25
3. bb)Mit Einreichung des zahlenmäßig erhöhten Anspruchssatzes am 29. Oktober 2014 sind somit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 5 PatKostG zwei weitere Anspruchsgebühren (Nr. 311 050 des Gebührenverzeichnisses,

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KostG) fällig geworden. Da diese nicht innerhalb der Dreimonatsfrist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG gezahlt worden sind, gilt die Handlung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht vorgenommen. Dies bedeutet - entsprechend der Rechtslage bei „normalen“, d. h. ungeteilten Anmeldungen - , dass die Erhöhung auf 14 Patentansprüche nicht wirksam war, mit der Folge, dass die Prüfung der Teilanmeldung nicht auf Grundlage des Anspruchssatzes mit der erhöhten Anspruchszahl erfolgen kann, sondern nur auf Grundlage des bisherigen, zur Stammanmeldung eingereichten, zwölf Ansprüche umfassenden Anspruchssatzes mit der niedrigeren Anspruchszahl. 26 cc) Mit der Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG bezüglich des um zwei Ansprüche erhöhten, am

1. Oktober 2014 eingereichten Anspruchssatzes ist aber nicht zugleich auch der Eintritt der Fiktion des § 39 Abs. 3 PatG verbunden. Vielmehr sind die Gebühren, die einerseits in § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 5 PatKostG, andererseits in § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG ihre Grundlage haben, sowie die jeweiligen Rechtsfolgen bei nicht ausreichender Zahlung dieser Gebühren, streng auseinanderzuhalten. 27 Der Grund für die Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG anlässlich der Einreichung von Patentansprüchen mit der Teilung liegt - wie oben ausgeführt - darin, dass die Teilanmeldung als Fortsetzung des bereits anhängig gewordenen Erteilungsverfahrens (Stammanmeldung) erscheint, womit sich die Sachlage nicht anders darstellt als bei einer Fortführung einer ungeteilten Anmeldung mit höherer Anspruchszahl. In einer ungeteilten Anmeldung führt die Nichtvornahmefiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG dazu, dass die Anmeldung auf Grundlage des nicht erhöhten Anspruchssatzes weiterzubehandeln ist, aber nicht dazu, dass die Anmeldung insgesamt entfiele. 28 Die Regelung des § 39 Abs. 3 PatG bietet keine hinreichende Rechtsgrundlage, dies bei Einreichung von Patentansprüchen für die Teilanmeldung, auch wenn es sich um die erstmalige Einreichung handelt, anders zu sehen. Die Existenz der Teilanmeldung, die - wie oben ausgeführt - bereits mit Eingang der Teilungserklärung begründet wird, ist zunächst in der Schwebe. Ob sie endgültig bestehen bleibt oder nicht, hängt nach § 39 Abs. 3 PatG allein von der fristgerechten Erfüllung der dort genannten Voraussetzungen ab, nämlich der Einreichung der Anmeldungsunterlagen und der Entrichtung der Gebühren innerhalb der Dreimonatsfrist. Dieser Schwebezustand soll nach der gesetzlichen Regelung höchstens bis zu drei Monate andauern. Im Zeitpunkt der Erfüllung der Voraussetzungen des § 39 Abs. 3 PatG innerhalb der Dreimonatsfrist wird die Teilungserklärung endgültig wirksam; dadurch erstarkt die Teilanmeldung zu einer normalen Patentanmeldung (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O, § 39 Rdn. 40). Wenn aber die Teilanmeldung durch Einreichung der Anmeldungsunterlagen und Nachzahlung der nach § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG zu entrichtenden Gebühren einmal zu einer normalen Patentanmeldung erstarkt ist - wie hier am
2. Oktober 2014, als der Anmelder sowohl die Gebühren für die Stammanmeldung nachgezahlt als auch die Anmeldungsunterlagen vollständig eingereicht hat -, gibt es keinen Grund dafür, dies durch ein nachträgliches Ereignis wieder entfallen zu lassen. 29 Dem Wortlaut des § 39 Abs. 3 PatG kann nicht entnommen werden, dass die Wirksamkeit der Teilungserklärung als solcher und damit die Beendigung der Schwebefrist nicht nur von der Zahlung der in § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Gebühren, sondern zusätzlich noch von der Zahlung weiterer Gebühren abhängen soll, nämlich davon, dass die mit den eingereichten Patentansprüchen etwaigen fälligen weiteren Anspruchsgebühren gezahlt werden. Würde nicht nur die Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG, sondern zusätzlich noch eine mit Einreichung der Patentansprüche, die eine erhöhte Anspruchszahl aufweisen, beginnende neue Dreimonatsfrist (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG) abzuwarten sein, würde sich die Schwebefrist in gesetzlich nicht vorgesehener Weise über drei Monate hinaus verlängern, unter Umständen sogar bis auf das Doppelte, letzteres in Fällen, in denen die Patentansprüche am letzten Tag der Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG eingereicht werden. Dies ist aber auch mit dem Sinn und Zweck der Regelung des § 39 Abs. 3 PatG, wonach spätestens mit Ablauf der dortigen Dreimonatsfrist Klarheit über das Erstarken der Teilanmeldung zur Vollanmeldung und damit Rechtssicherheit über die Existenz der Teilanmeldung herrschen soll, nicht vereinbar. 30 § 39 Abs. 3 PatG ist daher ist in sachgerechter Weise dahin auszulegen, dass - wenn die Voraussetzungen des § 39 Abs. 3 PatG wie hier erfüllt sind und die Teilanmeldung zur Vollanmeldung erstarkt ist -, dies nicht wieder wegen der Nichtzahlung der erhöhten Anspruchsgebühren rückgängig gemacht werden kann. Vielmehr führt diese Nichtzahlung nur zu denselben Rechtsfolgen wie in einer „normalen“, d. h. ungeteilten Anmeldung, wie oben schon ausgeführt worden ist. 31 Die vorliegende Teilungserklärung gilt daher nicht gemäß § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben. 32
3. Die Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen, § 80 Abs. 3 PatG, weil das Patentamt bei seiner Entscheidung von falschen Tatsachen ausgegangen ist. 33
4. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 und 2 erste Alternative PatG zugelassen. Die Frage der Auslegung von § 39 Abs. 3 PatG betrifft nicht lediglich eine Frage des Kostenansatzes, für die eine Rechtsbeschwerde ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2015, 1144 - Überraschungsei). http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-MPRE136050964&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public