MPRE192150964 BPatG München 27. Senat 20111108 27 W (pat) 68/10 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, § 71 Abs 1 MarkenG, § 91 ZPO, Art 19 Abs 4 GG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "fotografierter Schuh" – vielfältige markenmäßige Verwendung von Streifen und geschwungenen Bögen im Bereich der Sportmode und Sportschuhe – Erfordernis klar definierbarer charakteristischer Elemente eines Serienelements – zur Kostenauferlegung im Falle einer Überprüfung der von Zivilgerichten getroffenen Aussagen zu markenrechtlichen Fragen durch das Bundespatentgericht Fotografierter Schuh Da im Bereich der Sportmode und Sportschuhe eine Vielfalt von Streifen und geschwungenen Bögen markenmäßig verwendet werden, müssen die charakteristischen Elemente eines Serienelements sehr klar definierbar sein, damit Varianten davon nicht in der auf dem Markt verwendeten Formenvielfalt untergehen, sondern als Bestandteil einer Markenfamilie gelten können. Es ist das legitime Recht jedes Betroffenen, von den Zivilgerichten getroffene Aussagen zu markenrechtlichen Fragen einer weiteren Überprüfung durch das Bundespatentgericht zuzuführen. Die damit verbundenen Kosten dürfen aber nicht im Regelfall zu Lasten des Gegners gehen, wenn dieser obsiegt. In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 305 05 621 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner beschlossen: I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende zu tragen. III. Die Rechtsbeschwerde wird hinsichtlich der Kostenentscheidung zugelassen. I 1 Die Widersprechende hat gegen die am 2. Februar 2005 angemeldete und am 11. April 2005 für „Schuhwaren“ eingetragene Bildmarke 305 05 621 (veröffentlicht am 13. Mai 2005) 2 Widerspruch eingelegt aus zwei jeweils auch für Schuhwaren eingetragenen Widerspruchsmarken. Dabei handelt es sich 3 1. um die am 15. September 1992 angemeldete und am 3. Dezember 1992 4 eingetragene Bildmarke 2 025 817 5 und 6 2. um die am 14. September 1991 angemeldete und am 20. März 1992 eingetragene Bildmarke 2 011 596 7 Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 21. November 2005 die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich beider Widerspruchsmarken erhoben. 8 Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 24. Februar 2006 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt, u. a. zwei eidesstattliche Versicherungen vom 23. Januar 2006 mit Umsatzzahlen bezüglich der Widerspruchsmarke 2 025 817 für die Jahre 2002 und 2004 sowie bezüglich der Widerspruchsmarke 2 011 596 für die Jahre von 2003 bis 2005. Ferner hat die Widersprechende Abbildungen von Schuhen vorgelegt. 9 Die Markeninhaberin hat ihre Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten, da sie die eidesstattlichen Versicherungen für unsubstantiiert hält. 10 Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Erstbeschluss vom 20. Mai 2008 zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 24. Februar 2010 zurückgewiesen. 11 Den Widerspruch aus der Marke 2 025 817 hat die Markenstelle mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Laut eidesstattlicher Versicherungen seien im Jahr 2002 1.180 Paar und im Jahr 2004 2.504 Paar mit der Marke versehene Schuhe in Deutschland verkauft worden. Da es sich bei den vorliegenden Waren weder um seltene noch um hochwertige Erzeugnisse handle, sondern um einfache Sport-/Freizeitschuhe des täglichen Gebrauchs und angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Widersprechenden um ein Großunternehmen in Sachen Sportbekleidung, insbesondere Sportschuhe, handle, reichten die vorgelegten Verkaufszahlen sowie die damit erzielten Umsätze nicht aus, um auf eine ernsthafte Benutzung in Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung schließen zu können. 12 Letztlich könne dies jedoch dahingestellt bleiben, da die Marken ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand einhielten. 13 Bei den zu vergleichenden Marken handle es sich um reine Bildzeichen. Die angegriffene Marke bestehe aus einer photographischen Darstellung eines geschnürten Sportschuhs mit einem Seitenstreifen. 14 Das Charakteristikum der Widerspruchsmarke 2 011 596, ein nach oben rechts weich verlaufender, sich verjüngender Bogen, finde in der jüngeren Marke keine Entsprechung. Aufgrund des zusätzlichen nach oben laufenden Streifens, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde, der anfänglich voneinander abweichenden Laufrichtungen der Streifen, des auffälligen Richtungswechsels sowie auch der gleichbleibenden Breite des Streifens in der angegriffenen Marke unterschieden sich die einander gegenüberstehenden Marken deutlich voneinander. 15 Der Streifen auf dem in der jüngeren Marke abgebildeten Schuh wirke nämlich eher eckig, etwa wie ein auf der Seite liegendes, spiegelverkehrtes „f“. Insgesamt erwecke er einen abgestoppten, schwunglosen Eindruck und wirke damit deutlich anders als der elegante, dynamische Schwung der Widerspruchsmarke. Die Zweiteilung des Aufwärtsstrichs und dessen Richtung nach vorne oben fielen deutlich ins Auge und blieben in Erinnerung. 16 Der Verbraucher werde die Unterschiede erkennen, sie aufnehmen und die Marken, selbst aus der Erinnerung heraus, in entscheidungserheblichem Umfang nicht verwechseln. 17 Die jüngere Marke werde durch die Linie an der Schuhseite nicht geprägt, da die besondere Form des Sportschuhs und die prägnante parallele Schnürung nicht so weit in den Hintergrund träten, dass sie den Gesamteindruck nicht mehr mitbestimmten. 18 Aber sogar wenn man eine solche Prägung unterstelle, bestünde keine Verwechslungsgefahr. Die Linienführung der Widerspruchsmarken sei durchgehend nach hinten gerichtet. Sie wirke dynamisch und weich. Die Linienführung auf der jüngeren Marke dagegen steige von der Sohle aus nach vorne an und breche dann rückwärts gewendet ab. Die hintere Linie sei deutlich schmaler als die vordere und der Gesamtstreifen bleibe gleich stark, wohingegen sich bei den Widerspruchsmarken die Linien nach hinten verjüngten. Alles in allem seien sogar bei unterstellter Prägung der jüngeren Marke durch die Linien an der Schuhaußenseite die Unterschiede zwischen den Marken zu groß. 19 Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die der Ansicht ist, entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die Widerspruchsmarken mit der angegriffenen Marke verwechselbar. 20 Der sog. PUMA-Formstrip werde intensiv benutzt und auf verschiedenen Schuhmodellen verwendet, wie sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom 16. Juni 2010 (Anlage AST 5) ergebe. Diese belege, dass die Widersprechende verschiedene Varianten des „PUMA-Formstrips“ als Marken angemeldet habe. Dass der sog. Formstrip aufgrund seiner Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitze, hätten verschiedene Zivilgerichte in ihren Entscheidungen festgestellt. Zur Bekanntheit beigetragen hätte auch, dass es in nahezu sämtlichen internationalen Metropolen PUMA Concept Stores gebe und dass bekannte Sportler in den verschiedensten Sportbereichen entsprechend gekennzeichnete Schuhmodelle trügen. Die jährlichen Werbeaufwendungen der Widersprechenden für Deutschland hätten in den Jahren 2003 bis 2009 zwischen … bis… Euro betragen. Die Zahl der verkauften Schuhe in Deutschlandhabe während dieser Zeit bei jährlich zwischen 2,8 bis 4,2 Millionen Paar gelegen. 21 Zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 2 025 817 vertritt die Widersprechende die Auffassung, diese habe sie durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen ausreichend glaubhaft gemacht. Zwischen März 2003 und Oktober 2005 habe sie insgesamt 5.697 mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Schuhmodelle abgesetzt und damit einen Umsatz von … € erzielt. Im Übrigen ergebe sich eine rechtserhaltende Benutzung aus der Verwendung des Streifenelements auf den PUMA/Mc Queen Schuhen und dem PUMA-Formstrip auf anderen Modellen. Vorgelegt wurde im Beschwerdeverfahren zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung außerdem eine eidesstattliche Versicherung vom 19. September 2011 mit Umsatzzahlen über den Verkauf von Schuhen in Deutschland in der Zeit von 2006 bis 2010. 22 Die Widersprechende trägt vor, zwischen der Widerspruchsmarke 2 025 817 und der angegriffenen Marke bestehe eine Verwechslungsgefahr, wobei aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Beide Marken beinhalteten ein Streifenelement, das von oben rechts nach unten links verlaufe, sich hierbei deltaförmig öffne und dabei im unteren Drittel den Eindruck einer Zweiteilung vermittle. Der Gesamteindruck sei damit hochgradig ähnlich, auch wenn die angegriffene Marke in Details von der Widerspruchsmarke abweiche. Insbesondere seien die verstärkte Krümmung sowie der geringe Grad an Verjüngung im oberen rechten Drittel des Zeichens nicht hinreichend, um die Gefahr einer Verwechslung beim angesprochenen Verbraucher auszuschließen. 23 Beim Vergleich der Marken sei nicht auf die Gesamtabbildung der angegriffenen Marke, sondern auf deren Steifenapplikation abzustellen, da der Schuh als solcher nicht unterscheidungskräftig sein könne. Die Streifenapplikationen hätten jeweils eine weiche Linienführung. Zwar sei die Linienführung der Widerspruchsmarken durchgehend nach hinten gerichtet und verfüge dadurch über einen Hauch mehr Eleganz. Die Linienführung der angegriffenen Marke habe aber ebenfalls einen Schwung, sie setze an der identischen Stelle unten an der Schuhsohle an wie die beiden Widerspruchsmarken und höre an der identischen Stelle auf. Sie sei an der Schuhsohle erheblich breiter als am Schuheinstieg und sie weise Linien auf, die zum Teil gefüllt, zum Teil ungefüllt seien. Die Biegung der Streifenkennzeichnung, die die Erinnerungsprüferin „abgestoppt“ nenne, sei in ihrer Schwungführung nicht entscheidend. Das „Abgestoppte“ ergebe sich nicht aus dem kennzeichnenden Charakter, sondern aus der von der Anmelderin klug gewählten Perspektive. 24 Entscheidend sei, dass in beiden Fällen ein unterteilter, sich verjüngender Seitenstreifen mit identischen Längenmaßen von der identischen Stelle der Fußsohle (mittig bis leicht vorne bei Seitenansicht) bis zum Schuheinstieg mit einem ähnlichen Knick verlaufe. Dies begründe eine nicht unerhebliche Markenähnlichkeit. 25 Erst recht bestehe eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke 2 011 596, die aufgrund ihrer Bekanntheit über eine ganz erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. 26 Zwischen den Marken bestehe schließlich auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen. Die zugunsten der Widersprechenden geschützten und auch benutzten Formstreifenmarken stellten eine Markenfamilie dar. Sie seien allesamt von dem Charakteristikum des sich nach hinten verjüngenden und sich nach vorne bzw. unten deltaartig verbreiternden Streifens gekennzeichnet. Die Irreführung der Verbraucher werde noch dadurch verstärkt, dass neben der Applikation auf der Schuhseite der im angegriffenen Zeichen gezeigte Schuh als solcher eine eins zu eins-Kopie des PUMA Speed Cat sei, eines der erfolgreichsten Schuhmodelle der Beschwerdeführerin. Für den Verbraucher sei deshalb der Schluss naheliegend, dass die Beschwerdeführerin mit der streitgegenständlichen Marke ein Modell kennzeichne, das mit eben dieser besonderen Variation des Formstreifens ausgestattet sei, und damit ein „Sondermodell“ des PUMA Speed Cat kennzeichne. 27 Die Widersprechende beantragt sinngemäß, 28 die Beschlüsse der Markenstelle vom 20. Mai 2008 und vom 24. Februar 2010 aufzuheben und die Löschung der Marke 305 05 621 anzuordnen. 29 Die Markeninhaberin beantragt, 30 die Beschwerde zurückzuweisen. 31 Sie hält die Marken für nicht verwechselbar und verweist auf zwei im Amtsverfahren von ihr vorgelegte rechtskräftige Entscheidungen der Landgerichte Nürnberg-Fürth und Düsseldorf, die eine fehlende Verletzung jeweils mit einer fehlenden Markenähnlichkeit begründet hätten. Insoweit bestehe eine Bindungswirkung. 32 Eine Verwechslungsgefahr sei selbst dann nicht gegeben, wenn man bei dem angegriffenen Zeichen nur auf die seitliche Streifenapplikation abstellen wollte. Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken könne nicht ausgegangen werden. Die Kennzeichnungskraft sei von Haus aus ausgesprochen schwach, so dass selbst die behauptete große Bekanntheit allenfalls zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft führen könne. 33 Die von der Widersprechenden behaupteten Umsatzzahlen würden bestritten. Die behaupteten Werbeaufwendungen stünden nicht nur im Zusammenhang mit einer der Widerspruchsmarken, sondern beträfen sämtliche Produkte der Widersprechenden einschließlich z. B. Bekleidung. Gegen eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sprächen auch Schuhmodelle mit Seitenstreifen von anderen Herstellern, insbesondere von Reebok, asics oder Buffalo. 34 Eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke 2 011 596 wäre aber selbst bei einer unterstellten hohen Kennzeichnungskraft wegen der deutlichen Unterschiede nicht gegeben. Auch wenn man bei der Widerspruchsmarke nur auf den dunklen Streifen abstellen wollte, wäre der Gesamteindruck der Marke deutlich anders als der des angegriffenen Zeichens. Die Gestaltung der Widerspruchsmarke sei nämlich dadurch gekennzeichnet, dass ein ausgesprochen breites Gebilde - ein Streifen im eigentlichen Sinn sei es nicht - an der „Schuhsohle“ im vorderen Bereich des Schuhs ansetze und recht elegant in einem deutlichen Bogen, der einen Winkel von weit über 90° aufweise, nach hinten abbiege, wobei er sich äußerst stark verjünge. An der unteren, linken Seite sei das Gebilde etwa fünfmal so breit wie im rechten Teil. So entstehe eine keulenartige Verbreiterung mit extrem großer Fläche im unteren Bereich und einem „Stiel“, der nach rechts zeige. Die große Fläche dominiere die Seitenfläche des „Schuhs“ und sei flächenmäßig wohl größer als der gesamte „Stiel“ des Gebildes. 35 Wesentlich seien bei der Widerspruchsmarke auch die stark hervorgehobenen Ränder und die Unterteilung der Fläche durch gestrichelte Linien, die optisch stark wirke. Sie ergebe eine Dreiteilung der Gestaltung. Wären diese zusätzlichen Merkmale nicht gegeben, wäre die Marke nicht eintragungsfähig gewesen, denn eine dann völlig einfache geometrische Figur, eine simple umrandete Fläche hätte die Anforderungen des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG (heute § 8 MarkenG) nicht erfüllt. 36 Die stark hervorgehobene Umrandung und die gestrichelten Linien innerhalb des Gebildes stellten daher ein wesentliches Element für den Gesamteindruck dar, wie es sich allein schon durch einen Vergleich mit der Gestaltung ergebe, wenn man diese Elemente weglassen würde. Es würde nur eine einheitlich graue Fläche, ohne Umrandung und Unterteilung übrig bleiben. 37 Die Widerspruchsmarke bezwecke ersichtlich die perspektivische Darstellung der Laufbahn eines Stadions, mit einer Kurve im Hintergrund und den eingezeichneten Bahnen der Läufer, die sich durch die angedeutete Perspektive in den Hintergrund hinein verjünge. Die beiden Ränder folgten gleichmäßig einer Hyperbel-Form, was sich ebenfalls aus der bezweckten perspektivischen Darstellung einer Laufbahn ergebe. 38 Der Gesamteindruck der Applikation auf dem Schuh im angegriffenen Zeichen sei demgegenüber ein völlig anderer. Hier gebe es kein im unteren Bereich großflächiges Gebilde, sondern einen horizontalen Streifen, der an der Schuhsohlenseite beginne und nach hinten/oben verlaufe. Damit seien die Gemeinsamkeiten aber schon erschöpft und entgegen der Auffassung der Widersprechenden stelle keineswegs jeder von der Schuhmitte ausgehende Streifen bereits eine Verletzung der Widerspruchsmarken dar. Bei der Gestaltung gemäß der Anmeldemarke gebe es überhaupt keine Verjüngung des „Streifens“, so dass schon ein ganz wesentliches Merkmal der Widerspruchsmarken fehle. 39 Desgleichen biege das Gebilde nicht in einem stumpfen, deutlich über 90° liegenden Winkel ab, wie das Gebilde gemäß der Widerspruchsmarke, sondern es sei ein spitzer Winkel vorhanden, der dazu führe, dass eine nach vorne, Richtung Schuhsohle gerichtete Spitze entstehe, von der aus gesehen der untere Teil nach hinten Richtung Ferse abknicke. Bei der Widerspruchsmarke hingegen gebe es überhaupt keine derartige Spitze, sondern eine sanfte Kurve. 40 Erst recht fehle im angegriffenen Zeichen die Dreifach-Unterteilung durch Nähte und Ränder, die für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wichtig sei. Vor allem aber sei bei der Anmeldemarke ein weiterer, nach unten schräg im spitzen Winkel abknickender zweiter Streifen vorhanden, der den Gesamteindruck endgültig völlig anders gestalte. Dieser zusätzliche zweite Streifen sei Bestandteil der Gesamtaufmachung. Den Gesamteindruck werde der Betrachter auf einen Blick erfassen und zwar einschließlich auch dieses Teils. Es könnten nicht Teile einer einheitlichen Gesamtaufmachung einfach abgespalten werden. 41 Keine Verwechslungsgefahr bestehe auch mit der Widerspruchsmarke 2 025 817, bei der aufgrund der geringen Umsatzzahlen keinesfalls von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könne. Diese Widerspruchsmarke bestehe aus einem sanft nach rechts geschwungenen Gebilde, wobei durch die im Inneren des Gebildes befindlichen Linien der Eindruck einer spitzen Ausnehmung hervorgerufen werde. Wesentlich für den Gesamteindruck seien der sanfte, elegante Schwung des Gebildes und der Umstand, dass es sich nach rechts sehr stark verjünge. 42 Zu Recht habe die Markenstelle auch Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 2 025 817 geäußert. Diese würden durch die Ausführungen in der Beschwerdebegründung nicht ausgeräumt. 43 In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt aufrechterhalten und vertieft. 44 Die Widersprechende hat dabei die von ihr benutze Markenfamilie betont. Der Senat hat mit den Beteiligten deren Übereinstimmungen (Charakteristika) erörtert. II 45 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Das Beschwerdevorbringen ist nicht geeignet, eine abweichende Beurteilung zu rechtfertigen; auf die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken kommt es daher nicht an. 1) 46 Eine Verwechslungsgefahr kann hier entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht bereits aufgrund der rechtskräftigen Entscheidungen des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 22. Dezember 2004 und des Landgerichts Düsseldorf vom 4. November 2005 verneint werden. Diese Entscheidungen zu Verletzungstatbeständen entfalten keine Bindungswirkung für das Widerspruchsverfahren. 2) 47 Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Die vorgenannten Komponenten stehen in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann (EuGH GRUR 1998, 922 - Canon; BGH GRUR 1999, 241 - Lions).
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