MPRE224230964 BPatG München 26. Senat 20160718 26 W (pat) 87/13 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "City-POST 24 (Wort-Bild-Marke)/POST/Deutsche Post (Gemeinschaftsmarke)/ExtraPost" – zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und -identität – zur Kennzeichnungskraft – unmittelbare Verwechslungsgefahr In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 306 45 567 hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2013 aufgehoben. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der angegriffenen Marke 306 45 567 wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 12 966 anzuordnen. 2. Die Beschwerde ist derzeit gegenstandslos, soweit sie den Widerspruch aus der Unionsmarke 001 798 701 betrifft. 3. Die Beschwerde ist gegenstandslos, soweit sie den Widerspruch aus der Marke 303 63 530 betrifft. I. 1 Die Wort-/Bildmarke (blau, orange, weiß) 2 ist am 21. Juli 2006 angemeldet und am 19. Dezember 2006 unter der Nummer 306 45 567 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der 3 Klasse 16: Briefmarken, Briefpapier, Postkarten; 4 Klasse 39: Erbringung von Postdienstleistungen soweit in Klasse 39 enthalten, insbesondere Beförderung, Zustellung und Abholung von Briefen und Paketen sowie Leerung von Postfächern; Lagerung von Waren und Sendungen; Kurierdienste (Nachrichten und Waren). 5 Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 19. Januar 2007 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben 6 1. aus der Wortmarke 7 POST 8 die am 3. November 2003 in das Register unter der Nummer 300 12 966 eingetragen worden ist für Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 9 „Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“ 10 2. aus der Unionswortmarke 11 Deutsche Post 12 die am 29. Juli 2002 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, vormals: HABM) geführte Register unter der Nummer 001 798 701 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 und 42 eingetragen worden ist, 13 3. und aus der Wortmarke 14 ExtraPost 15 die am 2. Februar 2004 in das Register unter der Nummer 303 63 530 für Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 eingetragen worden ist. 16 Mit Beschluss vom 30. August 2013hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA sämtliche Widersprüche mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Dienstleistungen der Klasse 39 der angegriffenen Marke „Erbringung von Postdienstleistungen soweit in Klasse 39 enthalten, insbesondere Beförderung, Zustellung und Abholung von Briefen und Paketen sowie Leerung von Postfächern; Kurierdienste (Nachrichten und Waren)“ seien mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu 1.) identisch. Da die Widerspruchsmarke zu 1.) für die maßgeblichen Dienstleistungen glatt beschreibend sei, besitze sie von Haus aus keine Kennzeichnungskraft. Aufgrund von Verkehrsdurchsetzung sei sie im Ergebnis aber als durchschnittlich kennzeichnend anzusehen. Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft sei auch bei einem Durchsetzungsgrad von deutlich über 80 % bei glatt beschreibenden Begriffen wie „POST“ nicht auszugehen. Die jüngere Marke unterscheide sich von der Widerspruchsmarke zu 1.) in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht hinreichend deutlich aufgrund der zusätzlichen Wortbestandteile „City-“ und „24“ sowie deren graphischer Ausgestaltung. Der Bestandteil „POST“ präge die angegriffene Marke nicht. Kennzeichnungskraft ziehe die jüngere Marke ausschließlich aus ihrer graphischen Gestaltung, weil alle ihre Wortbestandteile für die geschützten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend und damit gleichgewichtig seien. „City“ stehe für „(Innen-)Stadt“, und „24“ diene regelmäßig als Hinweis auf ein rund um die Uhr verfügbares Angebot. Die in leuchtend roter Farbe geschriebenen Worte „City-“ und „24“ umklammerten den Begriff „POST“ und verbänden sich zu dem ohne weiteres erkennbaren Gesamtbegriff „CityPOST24“ mit der Aussage „rund um die Uhr erreichbare (Innen-)Stadt-Post“. Der Verkehr werde sich nicht alleine an dem Bestandteil „POST“ orientieren, da der Durchschnittsverbraucher aufgrund der andauernden und umfangreichen medialen Berichterstattung über den schrittweisen Abbau des Postmonopols gut darüber informiert sei, dass es inzwischen neben der Widersprechenden eine Vielzahl weiterer Postanbieter im Inland gebe. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen bestehe ebenso wenig, da das Wort „POST“ in der jüngeren Marke in einem beschreibenden Sinne aufgefasst werde und nicht wie eine Marke in der Marke wirke, und die für die Widersprechende eingetragenen zahlreichen Marken mit dem Bestandteil „Post“ nicht geeignet seien, das Verkehrsverständnis zu beeinflussen. Die Unterschiede im Hinweischarakter der Marken werde durch die Verwendung der Schriftfarben Rot und Weiß vor einem blauen Hintergrund verstärkt, während die Widersprechende regelmäßig die Schriftfarbe Schwarz vor gelbem Hintergrund verwende. Das von der Widersprechenden geforderte Verkehrsumfragegutachten zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sei nicht einzuholen, da diese als Rechtsfrage einer Beweisaufnahme nicht zugänglich sei. 17 Hinsichtlich der Widerspruchsmarken zu 2.) und 3.) bestehe vollständige bis teilweise Waren- und Dienstleistungsidentität. Da die Begriffe „Deutsche“, „Post“ und „Extra“ glatt beschreibend seien, verfügten die Widerspruchsmarken zu 2.) und 3.) von Haus aus über äußerst geringe Kennzeichnungskraft. Bei Unterstellung sehr intensiver Benutzung könne der Widerspruchsmarke zu 2.) allenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Ausgehend von Identität der Waren und Dienstleistungen und nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 2.) halte die jüngere Marke den hohen Anforderungen an den Zeichenunterschied stand. In Wort und Graphik wiesen die beiden Marken deutliche Abweichungen auf und stimmten nur in ihrem Bestandteil „Post“ überein, der beide Marken nicht präge. Auch die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens bestehe nicht, da der Begriff „Deutsche“ der Widerspruchsmarke zu 2.) in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finde. Wegen der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 3.) würden die geringen Anforderungen an den Markenabstand ebenfalls noch eingehalten. 18 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Widerspruchsmarken zu 1.) und 2.) verfügten über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit einen erweiterten Schutzbereich, da sie höchst umfangreich benutzt würden und allgemein bekannt seien. Sie gehörten zu den wertvollsten deutschen Marken überhaupt. Die Verkehrsbefragungen zu der Widerspruchsmarke zu 1.) ergäben einen Durchsetzungsgrad von 84,6 %, einen Zuordnungsgrad von 82,4 % und einen Bekanntheitsgrad von über 99 %. Der Umsatz der Widersprechenden im Geschäftsbereich „Brief“ habe zwischen 2002 und 2009 jährlich zwischen 12,1 Milliarden und 15,3 Milliarden Euro gelegen. Beide Widerspruchsmarken würden extensiv beworben. Die frühere Monopolstellung der Widersprechenden führe ebenfalls zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft. Wegen der beschreibenden Bestandteile „City-“ und „24“ werde die angegriffene Marke allein von dem Begriff „POST“ geprägt. Durch dessen farbliche, größenmäßige und typographische Hervorhebung werde er kennzeichenmäßig als das dominierende Element bewusst nahegebracht. Es sei nicht zulässig, einer eingetragenen Marke ihre Unterscheidungskraft mit dem Argument abzusprechen, es handele sich um eine Gattungsbezeichnung bzw. eine rein beschreibende Angabe. Im Ergebnis stünden sich daher identische Zeichen gegenüber. Jedenfalls besitze der Bestandteil „POST“ in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung. Zudem bestehe eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil der Verkehr bei Betrachtung der jüngeren Marke diese mit der bekannten Marke „POST“ in Verbindung bringe bzw. diese für ein Serienzeichen der Widersprechenden halte, die zahlreiche „POST“-Marken jahrelang und umfangreich verwende. 19 Die Widerspruchsmarke zu 3.) ist mangels Verlängerung der Schutzdauer während des Beschwerdeverfahrens, nämlich am 9. November 2015, gelöscht worden. 20 Die Widersprechende beantragt sinngemäß, 21 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom 30. August 2013 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Marken 300 12 966 und UM 001 798 701 anzuordnen. 22 Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemäß, 23 die Beschwerde zurückzuweisen. 24 Sie vertreten die Auffassung, der Begriff „Post“ bestehe seit Hunderten von Jahren und werde für Zustellungen aller Art in der ganzen Welt gebraucht. Es sei nicht einzusehen, dass die Widersprechende den Begriff für sich monopolisiere. 25 Mit gerichtlichem Schreiben vom 21. April 2016 sind die Verfahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 2, Bl. 56 – 60 GA) auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden. 26 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 27 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. 28 1. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 1.) besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. 29 Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.). 30
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