MPRE233760964 ECLI:DE:BPatG:2019:230519B30Wpat529.17.0 BPatG München 30. Senat 20190523 30 W (pat) 529/17 Beschluss § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 119 MarkenG, § 124 MarkenG, § 113 MarkenG, § 37 Abs 1 MarkenG, Art 6quinquies Abschn B Nr 2 PVÜ, Art 5 MAbk Madrid DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "MYPROTEIN (IR-Marke)" – fehlende Unterscheidungskraft In der Beschwerdesache … betreffend die IR-Marke 1 161 511 hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. I. 1 Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wird nachgesucht für die international registrierte Wortmarke IR 1 161 511 2 MYPROTEIN 3 Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 5 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke mit Beschluss vom 16. Januar 2017 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen 4 “Klasse 05: Nutritional supplements; amino acid supplements for dieting, weight loss or muscle gain purposes; vitamin supplements; food supplements; mineral supplements; food supplements for dietetic use; herbal extracts for medical purposes; meal replacement powders; nutritional drink mixes for use as a meal replacement for dieting, weight loss or muscle gain purposes; protein supplements; carbohydrate supplements for dieting, weight loss or muscle gain purposes; vitamin and mineral enriched foods and foodstuffs; food supplements (nonmedicated) being confectionery 5 Klasse 29: Protein enriched foods and foodstuffs; nutritional foodstuffs; proteinbased nutritional drink mixes for use as a meal replacement; snack foods, processed nuts, meat based products, dried milkbased products for meal replacements; milkbased beverages, edible oils and fats; beef jerky; prepared nuts; egg whites; egg yolks 6 Klasse 30: Confectionery; flapjacks; caramel confectionery; caramel and hazelnut confectionery; flavourings for food and beverages; carbohydratebased nutritional drink mix for use as a meal replacement; snack foods; confectionery snack bars; herbal extracts other than for medical purposes; chocolate coated protein based confectionery; protein based confectionery 7 Klasse 35: Retail services, online retail services, mail order retail services, retail services by means of privately run or hosted parties; all in the field of foodstuffs, drinks, nutritional supplements, vitamin supplements, food and drink supplements, meal replacement powders” 8 verweigert, da die Marke insoweit als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliege (gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ). 9 Der Bestandteil „Protein“ bzw. seine umgangssprachliche Bezeichnung „Eiweiß“ bezeichne einen für den Menschen unverzichtbaren Nahrungsbestandteil. Sämtliche zurückgewiesenen Waren könnten Protein enthalten, mit Proteinen angereichert sein oder üblicherweise zusammen mit diesen konsumiert werden. 10 Das vorangestellte Possessivpronomen "My" werde in der deutschen Werbepraxis vielfach als Bezeichnung eines personalisierten Angebotes verwendet, das ganz speziell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden oder Konsumenten zugeschnitten bzw. dessen Bedarf anpassbar sei. Dies könne auch in Bezug auf die vorliegenden, dem Ernährungsbereich zuzurechnenden zurückgewiesenen Waren der Fall sei. 11 Der ohnehin an vergleichbare Begriffskombinationen gewöhnte Verkehr werde daher in der Bezeichnung MYPROTEIN in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren ohne weiteres eine schlagwortartige Umschreibung für ein auf die Konsumenten individuell zugeschnittenes bzw. individuell anpassbares Angebot an proteinreichen Nahrungsmitteln, Getränken und ggf. ergänzenden Präparaten sehen. 12 Eine derartige, ganz auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte proteinreiche Kost einschließlich ggf. erforderlicher Nahrungsergänzungsmittel könne auch Gegenstand der zu Klasse 35 beanspruchten „Retail services, online retail services, mail order retail services, retail services by means of privately run or hosted parties; all in the field of foodstuffs, drinks, nutritional supplements, vitamin supplements, food and drink supplements, meal replacement powders“ sein. 13 Da die Bezeichnung MYPROTEIN unmittelbar Merkmale der vorgenannten Waren und Dienstleistungen beschreibe, werde der Verkehr in dieser Bezeichnung auch keinen betrieblichen Herkunftshinweis für diese Waren erkennen. Daher stehe der Schutzgewährung der IRMarke im tenorierten Umfang auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. 14 Ein Recht auf Schutzgewährung könne auch von den von der Markeninhaberin zitierten Voreintragungen nicht abgeleitet werden. 15 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass es sich bei der angemeldeten Marke MYPROTEIN um ein Einwortzeichen handelt, welches der Verkehr auch aufgrund seiner einheitlichen Schreibweise in Großbuchstaben als Phantasiezeichen, nicht jedoch als Kombination der Wörter „my“ und „Protein“ wahrnehmen werde. 16 Zudem sei auch bei einer Aufspaltung des einheitlichen Begriffs ein Verständnis als Kombination der Wörter „MY“ und „PROTEIN“ nicht zwingend, vielmehr könnte diese nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass auch Schutz für Getränke beansprucht werde, auch in „MYPRO“ und „TEIN“ erfolgen. 17 Aber selbst wenn er darin eine Kombination von „MY“ und „PROTEIN“ mit der Bedeutung „Mein Protein“ erkennen würde, wären weitere gedankliche Zwischenschritte erforderlich, um dem Gesamtbegriff eine Bedeutung zu geben. 18 Bei einem „PROTEIN“ bzw. umgangssprachlich „Eiweiß“ handele es sich um eine Substanz und kein Objekt, welches man besitzen könne, so dass unklar sei, was mit „Mein Protein“ gemeint sein könnte. Nachdem ferner allenfalls die Menge, die konsumiert wird, variiert werden könne, nicht aber die Zusammensetzung der Proteine, könne der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung auch nicht unmittelbar entnommen werden, dass es sich um ein „individuell zugeschnittenes, bzw. individuell anpassbares Angebot an proteinreichen Nahrungsmitteln, Getränken und gegebenenfalls ergänzenden Präparaten“ handele. Insoweit müsste erst eine analysierende Betrachtungsweise vorgenommen werden. Die Kombination von „MY“ und „PROTEIN“ sei daher absolut ungewöhnlich. Dementsprechend sei eine beschreibende Verwendung des Gesamtbegriffs MYPROTEIN auch nicht nachweisbar. Die angemeldete Wortfolge werde daher auch in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis verstanden, so dass ihr auch insoweit nicht die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG entgegenstünden. 19 Für eine Schutzfähigkeit spreche zudem, dass das EUIPO die identischen Unionsmarken Nr. 12185054 „MYPROTEIN“ und Nr. 12795837 „MYPROTEIN“ eingetragen habe, demnach offenbar selbst in Bezug auf die bei Unionsmarken auch relevanten englischsprachigen Verbraucher nicht von einem Schutzhindernis ausgegangen sei. 20 Schließlich gebe es zahlreiche Eintragungen für deutsche Marken in Klasse 5, die sich aus dem Bestandteil „MY“ und einem beschreibenden Bestandteil zusammensetzten. 21 Hilfsweise werde beantragt, das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Durchführung eines Verfahrens auf Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung zu beauftragen. 22 Die Inhaberin der um Schutz nachsuchenden internationalen Registrierung habe ihren Sitz in Großbritannien. Sie trete dort unter „MYPROTEIN“ schon seit dem Jahr 2004 auf. Bereits im Jahr 2010 habe es entsprechende Internetseiten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Irland, Italien und Spanien gegeben. Seit 2015 gebe es 15 internationale Webseiten „MYPROTEIN“, und die Produkte würden weltweit in etwa 50 Länder vertrieben. Das Unternehmen habe bereits über …Millionen Euro in Produktionsanlagen und Infrastruktur in W… Großbritannien, und den USA investiert. Der Umsatz habe sich im Jahr 2014 auf …Mio. Britische Pfund belaufen. In Beiträgen Dritter werde regelmäßig ausgeführt, dass „MYPROTEIN“ einen hohen Bekanntheitsgrad in Deutschland habe, in anderen Ländern Europas aber noch deutlich bekannter sei (vgl. Auszug von der Internetseite www.supplement-ratqeber.de, Anlage 9, Bl. 47 d. A.). So werde „MyProtein“ auch als Nummer 1 für Sporternährung in Europa bezeichnet, wobei Lieferungen auch international erfolgten (vgl. Auszug von der Internetseite www.eiweisspul- ver-test.com, Anlage 10, Bl. 48 d. A.). Hieraus lasse sich bereits ersehen, dass die Marke sich bei den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt habe. 23 Die Markeninhaberin beantragt, 24 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2017 aufzuheben. 25 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug. II. 26 Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. 27 Für sämtliche zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ist der verfahrensgegenständlichen IR-Marke seitens der Markenstelle zu Recht der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt worden, da es der IR-Marke insoweit an Unterscheidungskraft mangelt (§§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ). 28 1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – foryou; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla). 29 Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Schutzerstreckung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 –DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006). 30 2. Nach diesen Grundsätzen fehlt der verfahrensgegenständlichen IR-Marke MYPROTEIN in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. 31
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