MPRE234190964 ECLI:DE:BPatG:2019:300419B27Wpat55.17.0 BPatG München 27. Senat 20190430 27 W (pat) 55/17 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "germina sportus/germina/GERMINA CLASSICS (Wort-Bild-Marke)" – Warenidentität – zur Kennzeichnungskraft - unmittelbare Verwechslungsgefahr In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 30 2015 228 188.0 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. April 2019 durch die Richterin Werner als Vorsitzende, den Richter Schwarz und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen: 1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 25, vom 16. August 2017 wird aufgehoben. 2. Die Löschung der Marke 30 2015 228 188 (germina sportus) wird wegen der Widersprüche aus den Marken DD 637 025 (germina) und UM 001 325 661 (GERMINA CLASSICS) angeordnet. I. 1 Die Beschwerdeführer haben jeweils gesondert gegen die am 9. Dezember 2015 angemeldete und für die Waren 2 Klasse 25: Flache Schuhe; Schuhe [Halbschuhe]; Schuhe für Damen; Schuhe für Freizeitbekleidungsstücke; Schuhe für Freizeitkleidung 3 eingetragene Marke 30 2015 228 188 4 germina sportus 5 Widerspruch eingelegt 6 1. der Beschwerdeführer zu 1) aus der am 24. Dezember 1969 angemeldeten und seit 16. Februar 1970 für die Waren 7 Leder und Ledernachahmungen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Koffer und Reisetaschen, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Holzwaren und Waren aus Kork, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Waren aus Rohr, Weidengeflecht; Bekleidungsstücke, nämlich Camping-, Sport- und Freizeitkleidung 8 für ihn eingetragenen Marke DD 637025 9 germina 10 sowie 11 2. die Beschwerdeführerin zu 2) aus der am 28. September 1999 angemeldeten und seit 1. Dezember 2000 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke, Schallplattentaschen, Reise- und Freizeittaschen, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Geldbörsen, Gürtel, Peitschen, Pferdegeschirre, Pferdesättel, Sattlerwaren, Zaum- und Sattelzeug 13 Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen 14 Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten 15 für sie eingetragenen Unionsmarke 001325661 16 Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, hat mit dem von einer Beamtin des höheren Dienstes erlassenen Beschluss vom 16. August 2017 die Widersprüche zurückgewiesen. 17 Zur Begründung ist ausgeführt: 18 Bei der Widerspruchsmarke zu 1 seien die Waren „Flache Schuhe; Halbschuhe; Schuhe für Damen; Schuhe für Freizeitbekleidungsstücke; Schuhe für Freizeitkleidung“ der Klasse 25 der angegriffenen Marke unter die Waren „Schuhe“ der Klasse 25 der Widerspruchsmarke zu 1. zu subsumieren und daher identisch. 19 Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1 sei normal. Denn dem Wort „germina“ komme im Deutschen keine gebräuchliche Bedeutung zu und der Umstand, dass „germina“ im Lateinischen der Nominativ Plural des „Keim, Sprößling, Erzeugte“ bedeutenden Wortes „germen“ sei, sei dem inländischen Publikum nicht bekannt und habe für die beanspruchten Waren ohnehin keine beschreibende Bedeutung. Mögliche Anklänge an „Germania“ für Deutschland drängten sich dem Publikum ebenfalls nicht auf. Mangels Vortrags des insoweit darlegungs- und beibringungsbelasteten Widersprechenden sei davon auszugehen, dass diese originäre Kennzeichnungskraft nicht durch Benutzung der Marke gesteigert worden sei, und auch für deren Schwächung durch Drittzeichen fehle es am notwendigen Vortrag de Inhabers der angegriffenen Marke. 20 Die Wortmarken „germina sportus” und „Germina“ hielten aber den aufgrund identischer Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1 in der maßgeblichen Wechselwirkung der Faktoren zum Ausschluss der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderlichen überdurchschnittlichen Abstand noch ein. Aufgrund des Mehrbestandteiles „sportus“ unterschieden sich nämlich beide in ihrer Gesamtheit visuell und klanglich deutlichst. Auch in ihrem klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck seien sie nur entfernt ähnlich. Die jüngere Marke werde auch nicht allein durch „germina“ geprägt. Denn der weitere Wortbestandteil „sportus“ im jüngeren Zeichen trete nicht als rein beschreibende Angabe hinter „germina“ zurück, weil das Wort „sportus“ im Deutschen nicht existiere. Zwar könnten die Endverbraucher auch in „sportus“ den Wortstamm „sport“ erkennen, was im Kontext mit den beanspruchten Waren eine Assoziation für Sportschuhe oder sportliche oder sportiv aussehende Schuhe wecken könne. Der Markenteil „sportus“ sei aber doch eine deutlich erkennbare Abwandlung von „sport“, „sportlich“, „sportiv“ oder ähnlichen für Schuhwaren beschreibende Angaben, die weder branchenüblich noch für den Verkehr gebräuchlich seien, sodass „sportus“ nicht rein beschreibend wirke. Somit trete auch im Gesamteindruck der Bestandteil „sportus“ jedenfalls nicht vernachlässigbar hinter dem Bestandteil „germina“ zurück, mit der Folge fehlender prägender Stellung von „germina“. In ihrem daher von beiden Bestandteilen gleichermaßen geprägten Gesamteindruck sei die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke zu 1 klanglich und schriftbildlich nur sehr entfernt ähnlich und halte den überdurchschnittlichen Abstand ein, sodass keine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „germina“ bestehe nicht. Denn ein besonderer Umstand, der nach der Rechtsprechung hierfür erforderlich sei, sei von dem insoweit darlegungs- und beibringungsbelasteten Widersprechenden nicht vorgetragen worden. 21 Bei der Widerspruchsmarke zu 2 ließen sich ebenfalls die beanspruchten Waren der jüngeren Marke unter die „Schuhwaren“ im Warenverzeichnis der älteren Marke subsumieren. Die Widerspruchsmarke zu 2 sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, weil weder dem grafischen Symbol ein Bedeutungsgehalt noch dem Wortbestandteil „germina“ für die beanspruchten Waren ein beschreibender Gehalt zukomme. Die jüngere Marke halte aber auch zu dieser Widerspruchsmarke den erforderlichen Abstand ein. In der Gesamtheit der Summe aller ihrer Elemente seien die Wortmarke „germina sportus“ und die ältere Wort-Bild-Marke visuell und klanglich schon aufgrund der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke zu 2 sowie der abweichenden zweiten Worte beider Marken, einerseits „SPORTUS“ und andererseits „CLASSICS“, nur sehr entfernt ähnlich. Ob die Widerspruchsmarke zu 2 allein durch „germina“ geprägt werde, könne dahinstehen, da dies, wie beim Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 1 bereits ausgeführt, bei der jüngeren Marke nicht der Fall sei. 22 Gegen diesen ihren gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten am 22. August 2017 zugestellten Beschluss haben beide Beschwerdeführer mit Anwaltsschriftsatz vom 20. September 2017, der beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag eingegangen ist, Beschwerde unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühren eingelegt. 23 Die Beschwerdeführer tragen vor: Zutreffend stelle der Beschluss fest, dass die gegenüberstehenden Marken für identische Waren eingetragen seien. Richtig sei auch, dass dem in den Marken übereinstimmenden Begriff „germina“ normale Kennzeichnungskraft zukomme. Nicht zugestimmt werden könne jedoch der Aussage, dass der Bestandteil „sportus" eine von sich aus kennzeichnende Stellung in der jüngeren Marke aufweise. Denn der Bestandteil „sportus" sei eine klar beschreibende Sachaussage für die beanspruchten Waren (besonders sportliche Schuhe) und vermittele hier den Eindruck eines sportlichen Modells der Marke „Germina“. Denn der Begriff „sportus" sei ein gängiger Begriff, der als synonym zu „Sport“ verwendet werde, wie ca. 749.000 Treffer in google zeigten. Der Begriff „sportus“ trete hier ähnlich wie „classics“ in der einen Widerspruchsmarke hinter „Germina“ zurück, da der Begriff beim Verbraucher nur den Eindruck einer Bezeichnung eines sportlichen Schuhmodells bzw. einer Schuhlinie vermittele. Dies treffe umso mehr zu, da die Widerspruchsmarke „Germina“ als Dachmarke verwendet werde und auch das Firmenschlagwort der G… GmbH, in U… sei, durch welche die in den Widerspruchsmarken beanspruchten Schuhe und andere Waren vertrieben würden. Insofern bestehe hier sowohl eine schriftbildliche, eine klangliche als auch eine begriffliche Ähnlichkeit. Würde der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes aufrechterhalten, würde das in Konsequenz bedeuten, dass man sich einfach eine bestehende (gut eingeführte) Marke eines Dritten nehmen könne, einen etwas beschreibenden Zusatz hinten dranhänge und als eigene Marke anmelden könne. Schließlich komme der Marke „Germina“ auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Denn sie kenne im Osten Deutschland fast jeder. „Germina“ sei nicht nur der Name des Kombinats „Germina“ gewesen, unter dem seit den siebziger Jahren nahezu alle Sporthersteller der DDR versammelt gewesen seien, sondern sei auch als Dachmarke für Sportartikel von Skiern bis zu Sportschuhen verwendet worden. Bis zur Wende sei die Marke „Germina“ quasi das „Adidas des Ostens“ gewesen. „Germina sportus“ sei übrigens tatsächlich ein Schuhmodell der Marke „Germina“. Die Marke „Germina“ sei daher im Osten Deutschlands eine bekannte Marke. Dies gelte auch für das gesamte Bundesgebiet, da die Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des Bundesgebiets nach überwiegender Meinung ausreiche und die neuen Bundesländer als wesentlicher Teil von Deutschland als relevantes Gebiet gewertet werden könnten. In jedem Fall sei die Kennzeichnungsraft der Marke „Germina“ sowie der Marke „Germina Classics“ somit durch eine jahrzehntelange umfangreiche Benutzung gesteigert. Darüber hinaus bestehe eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, da der Verbraucher, der mit dem Zeichen „germina sportus“ konfrontiert werde, dieses nur als ein unter der Widerspruchsmarke „Germina“ vertriebenes Produkt auffasse oder zumindest irrtümlich der Widerspruchsmarke zuordne. 24 Die von ihnen in der Beschwerdebegründungsschrift beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr haben die Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 18. April 2019 fallen gelassen. 25 In der Sache selbst haben die Beschwerdeführer keinen ausdrücklichen Antrag gestellt. 26 Der Markeninhaber, dem die Beschwerde vom 20. September 2017 und die Beschwerdebegründung vom 28. September 2017 jeweils ordnungsgemäß zugestellt worden sind, hat sich zur Beschwerde nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt. II. 27 A. Die Beschwerde, über die mangels entsprechenden Antrags eines Beteiligten und mangels Sachdienlichkeit einer mündlichen Verhandlung im schriftlichen Verfahren entschieden werden kann, ist nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässig. Die Beschwerdeführer haben – was gesetzlich auch nicht vorgeschrieben ist – zwar keinen ausdrücklichen Antrag gestellt, aufgrund ihres Vorbringens und unter Berücksichtigung ihrer Widersprüche vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist aber davon auszugehen, dass sie mit ihrer Beschwerde eine Entscheidung wie tenoriert begehren. 28 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache auch Erfolg. Denn da entgegen der Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamtes im angefochtenen Beschluss eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden kann, ist der anderslautende Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke im Markenregister anzuordnen. 29 1. Ob wegen eines Widerspruchs aus einer älteren Marke die angegriffene Marke gelöscht werden kann, bestimmt sich gemäß § 158 Abs. 3 und 5 MarkenG nach der die bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung der §§ 42 und 43 MarkenG. 30 2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach § 42 MarkenG a. F. i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] – Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] – Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] – Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] – Adam Opel/Autec). 31 3. Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. 32
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