Tenor Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 17. Januar 2013 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über
§ 26Rn.
187).
- b)Die Revision wendet sich auch erfolgreich gegen die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die Marke Probiotik sei nicht durch die Verwendungen auf den Produkten "Hipp Anfangsmilch Plus Probiotik?" (Anlagen B 15, B 16) "Hipp Folgemilch Plus Probiotik?" (Anlagen B 17, B 18), "Hipp Hypoallergene Anfangsnahrung HA-Plus Probiotik?" (Anlagen B 21, B 22) und "Hipp Hypoallergene Folgenahrung HA-Plus Probiotik?" (Anlagen B 23, B 24) rechtserhaltend benutzt worden.
- aa)Das Berufungsgericht hat angenommen, in diesen Verwendungsformen liege die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden, den kennzeichnenden Charakter der Marke verändernden Form im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG. Der Wortmarke Probiotik komme allenfalls äußerst geringe Kennzeichnungskraft zu, weil sie sich zumindest in hohem Maße an die beschreibenden Begriffe "Probiotikum/Probiotika" und "probiotisch" anlehne. Aus diesem Grund träten die graphischen Elemente der farblichen Gestaltung, des Bogens über dem Schriftzug und der Krümmung des gesamten Zeichens für die angesprochenen Verkehrskreise nicht so weit zurück, dass sie gegenüber dem Wortbestandteil keinerlei mitprägenden Charakter hätten. Deswegen messe der Verkehr den beiden Verwendungsformen einen im Verhältnis zur angegriffenen Marke eigenständigen Charakter zu und sehe in ihnen nicht dieselbe Marke wie in dem eingetragenen Zeichen.
- bb)Diese Beurteilung hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Beurteilung, ob eine abweichende Benutzung den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert, ist zwar grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur eingeschränkt, insbesondere auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar (BGH, GRUR 2013, 725 Rn. 16 - Duff Beer, mwN). Im Streitfall hat das Berufungsgericht aber insoweit einen zu engen rechtlichen Maßstab der Prüfung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG zugrunde gelegt.
(1)Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste; BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07 , GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 - MIXI; BGH, GRUR 2011, 623 Rn. 55 - Peek & Cloppenburg II; GRUR 2013, 725 Rn. 13 - Duff Beer). Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu berücksichtigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten. Es ist deshalb zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind (vgl. Ströbele in Ströbele/
§ 26Rn.
125 ff.). So werden graphische und farbliche Hinzufügungen und Gestaltungen nicht selten einen lediglich dekorativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst (vgl. BGH, Beschluss vom
- Juli 1998 - I ZB 7/96 , GRUR 1998, 167 , 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus; Beschluss vom
- März 2000 - I ZB 41/97 , GRUR 2000, 1038 , 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 21 - MIXI; GRUR 2013, 725 Rn. 19 - Duff Beer).
(2)Das Berufungsurteil lässt nicht erkennen, dass das Berufungsgericht diese im Streitfall maßgebenden Grundsätze berücksichtigt hat. Es hat insbesondere nicht geprüft, ob es sich bei den dem Markenwort hinzugefügten graphischen Elementen und der farblichen Gestaltung nicht lediglich um dekorative Ausstattungsmerkmale handelt.
- c)Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung auch im Hinblick auf die Verwendung der Marke Probiotik innerhalb der graphisch gestalteten Bezeichnung "PRAEBIOTIK? + PROBIOTIK?" auf den Produkten "Hipp Folgemilch Plus PRAEBIOTIK? + PROBIOTIK?" (Anlagen B 6/B 19, B 7/B 20) und "Hipp HA-Folgenahrung HA-Plus PRAEBIOTIK? + PROBIOTIK?" (Anlagen B 8/B 25, B 9/B 26) verneint. Auch diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand.
- aa)Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, auch insoweit begründe die besondere graphische Gestaltung einen eigenständigen kennzeichnenden Charakter, hat es wiederum nicht geprüft, ob es sich bei den dem Markenwort hinzugefügten graphischen Elementen und der farblichen Gestaltung nicht lediglich um dekorative Ausstattungsmerkmale handelt (vgl. dazu Rn. 18).
- bb)Das Berufungsgericht ist darüber hinaus davon ausgegangen, die einheitliche farbliche Gestaltung der beiden Wortbestandteile und die sie verklammernde orangefarbene Wellenlinie führe dazu, dass der Verkehr die gesamte Darstellung als ein einheitliches Zeichen auffasse, dessen Wortbestandteile PRAEBIOTIK und PROBIOTIK lauteten. Selbst wenn diesen (allein-)prägender Charakter zukäme, führe der zweite Wortbestandteil PRAEBIOTIK, der in der eingetragenen Marke keine Entsprechung finde, dazu, dass der Verkehr diesen nicht außer Acht lasse und in der Gesamtgestaltung keine Benutzung der Marke Probiotik sehe. Auch gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.
(1)Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reicht auch deren Verwendung als Zweitmarke aus. Es muss deshalb immer dann, wenn zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet werden, geprüft werden, ob der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt oder aber keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 , GRUR 2007, 592 Rn. 13 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 17 - MIXI).
(2)Die Revision rügt mit Erfolg, dass das Berufungsgericht bei der Annahme eines Gesamtzeichens außer Acht gelassen hat, dass die Begriffe PRAEBIOTIK und PROBIOTIK in der verwendeten Form durch ein Pluszeichen verbunden und zudem beide Worte jeweils für sich genommen mit einem ?-Symbol gekennzeichnet sind. Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes ? zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (vgl. BGH, Urteil vom 14. Dezember 1989 - I ZR 1/88 , GRUR 1990, 364 , 366 - Baelz; Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06 , GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 - Thermoroll; Urteil vom 10. Januar 2013 - I ZR 84/09 , GRUR 2013, 840 Rn. 35 = WRP 2013, 1039 - PROTI II). Dadurch, dass hier beide Wortzeichen jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ? versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind, bestehen im Streitfall deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.
- d)Mit Erfolg wendet sich die Revision ferner gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der nicht bildlich gestalteten Bezeichnung "PRAEBIOTIK? + PROBIOTIK?" auf der Schmalseite der Produktpackungen "Hipp Folgemilch Plus PRAEBIOTIK? + PROBIOTIK?" (Anlagen B 19, B 20) und "Hipp HA-Folgenahrung HA-Plus PRAEBIOTIK? + PROBIOTIK?" (Anlagen B 25/B 26) sei bereits nicht markenmäßig erfolgt.
- aa)Auf den Schmalseiten der Produktpackungen heißt es durch eine Unterlegung mit einem blauen Balken hervorgehoben: Die einzigartige Kombination aus Probiotik? und Praebiotik? sowie Allergenarme Ernährung mit der einzigartigen Kombination aus Probiotik? und Praebiotik?.
- bb)Der Beurteilung des Berufungsgerichts, darin liege keine markenmäßige Verwendung der Marke Probiotik, kann aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden. Der Annahme einer rein beschreibenden Verwendung der Bezeichnung Probiotik steht bereits entgegen, dass der Verkehr der Beifügung des Zusatzes ? zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis entnimmt, dass es eine Marke diesen Inhalts gibt (dazu Rn. 25). Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts ist es auch fernliegend, dass der Verkehr in dem Zusatz allenfalls einen Hinweis auf den Markenschutz des Inhaltsstoffs, nicht aber (auch) darauf sieht, dass Probiotik als Herkunftshinweis für die Ware Folgenahrung oder Folgemilch verwendet wird. Die Bezeichnung "PRAEBIOTIK? + PROBIOTIK?" tritt dem Verkehr auf den jeweiligen Produktverpackungen nicht lediglich auf der Schmalseite entgegen, sondern bereits blickfangmäßig hervorgehoben auf der Schauseite. Dass die Verwendung auf der Schauseite nicht markenmäßig in Bezug auf das Produkt erfolgt, ist weder vom Berufungsgericht festgestellt noch sonst ersichtlich. Der Verkehr wird dadurch in seiner Wahrnehmung beeinflusst und wird die fragliche Verwendung auf der Schmalseite derselben Packung als einen Herkunftshinweis verstehen, der sich zumindest auch auf das Produkt insgesamt bezieht. Dem steht auch der auf der Schmalseite hergestellte Bezug auf inhaltliche Komponenten des Produkts nicht entgegen. Ein Bezug auf das Produkt als solches ergibt sich vielmehr daraus, dass der Verkehr der Packungsgestaltung insgesamt unschwer entnehmen kann, dass das Produkt maßgeblich aus den mit den Bezeichnungen Probiotik? und Praebiotik? markenmäßig gekennzeichneten inhaltlichen Komponenten besteht und damit auch die betriebliche Herkunft des Kombinations-Produkts selbst gekennzeichnet wird.
- e)Die Revision wendet sich auch mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es spreche gegen eine markenmäßige Benutzung der unter II 1
- b)und
- c)behandelten Verwendungsformen, dass die Beklagte bei der Rechnungsstellung Milchbrei mit Probiotik bezeichnet, sich dagegen bei den übrigen Waren auf die anderen auf den Packungen befindlichen Bezeichnungen beschränkt. Es ist für eine rechtserhaltende Benutzung gemäß § 26 MarkenG ausreichend, wenn die Marke auf Produktverpackungen markenmäßig benutzt wird. Eine zusätzliche markenmäßige Verwendung auch in Rechnungen ist nicht erforderlich. 2. Das Berufungsgericht hat auch die rechtserhaltende Benutzung der Marke Praebiotik verneint und insoweit auf seine Begründung in Bezug auf die Marke Probiotik Bezug genommen. Aus den vorstehenden Gründen kann mithin auch diese Beurteilung keinen Bestand haben. 3. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu den weiteren Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung, insbesondere zu der Frage getroffen, ob die von der Beklagten vertriebenen Anfangs- und Folgemilchprodukte sowie die Anfangs- und Folgenahrung zum gleichen Warenbereich gehören, für die die angegriffenen Marken registriert sind. Dies ist zugunsten der Beklagten im Revisionsverfahren zu unterstellen. Entsprechendes gilt für den Gesichtspunkt der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Marken auf den Schauseiten der vorgelegten Packungen. III. Auf die Revision der Beklagten ist danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO). Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin: 1. Das Berufungsgericht wird die fehlenden Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung der angegriffenen Marken zu treffen haben. Soweit das Berufungsgericht eine Übereinstimmung der benutzten Ware "Milchbrei" mit der eingetragenen Ware "Milchprodukte" auch mit dem Argument abgelehnt hat, die Ware "Milchbrei" sei in der alphabetischen Liste der Waren gemäß § 19 MarkenV in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung der Klasse 30 und nicht - wie Milchprodukte - der Klasse 29 zugeordnet, ist für die Auslegung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht die im Dezember 2012 geltende Klassifikation, sondern die Klassifizierung im Zeitpunkt der Eintragung der betroffenen Marke heranzuziehen (vgl. Ströbele in Ströbele/
§ 26Rn. 187; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aa
O, § 26 MarkenG Rn. 31). 2. Sollten die Marken nicht wegen mangelnder Benutzung nach § 49 Abs. 1 MarkenG verfallen sein, wird das Berufungsgericht weiter die notwendigen Feststellungen zum hilfsweise geltend gemachten Löschungsgrund des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu treffen haben. Büscher Pokrant Kirchhoff Koch Löffler Vorinstanzen: LG München I, Entscheidung vom 20.12.2011 - 33 O 14128/10 - OLG München, Entscheidung vom 17.01.2013 - 29 U 307/12 - Permalink: https://openjur.de/u/691631.html ( https://oj.is/691631 ) Volltext Druckansicht Zitate 27 Zitiert 14 Faksimile Referenzen 0 Themenverwandt Schlagworte Impressum Datenschutz Nutzungsbedingungen Über openJur English openJur e.V.