Angeboten. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
den Gerichtskosten tragen die Klägerin zu 1 2/100, die Klägerin zu 2 20/100 und die Beklagte 78/100.
den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 trägt die Beklagte 98/100. Die Klägerin zu 2 trägt 20/100 der außergerichtlichen Kosten der Beklagten. Im Übrigen behalten die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten auf sich.
Rechts wegen. Tatbestand Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der mit Priorität vom
Bedeutung - beantragt,
Angeboten; e) Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet;
der Klägerin zu 1 geltend gemachten Ansprüche für teilweise begründet erachtet und die Klage der Klägerin zu 2 insgesamt abgewiesen. Hierzu hat es ausgeführt: Der gegen die Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG bestehe nicht. Die Art der Waren, die unter den zu vergleichenden Kennzeichen vertrieben würden, sei zwar identisch. Die zu vergleichenden Kennzeichen stimmten aber nur im Bestandteil "Windsor" überein, der die Zeichen in ihrer Gesamtheit nicht präge. Das englische Wort "Estate" der Klagemarke sei dem inländischen Verkehr in seiner Bedeutung nicht allgemein bekannt. Der Sinngehalt dieses Worts könne daher zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht mit herangezogen werden. Die zu vergleichenden Zeichen lägen derart weit auseinander, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Zwar könnten vorausgegangene Zeichenverletzungen im Einzelfall dazu führen, dass der Verletzer einen größeren Abstand zu dem geschützten Zeichen einzuhalten habe. Davon sei aber zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz im Jahre 2004 nicht mehr auszugehen. Bei den Rankhilfen handele es sich um typische Saisonware, deren Verkauf zum Jahresschluss beendet sei. In der folgenden Gartensaison wirke die Erinnerung des Publikums an die Werbung des Vorjahres im Streitfall nicht mehr fort. Ein Schadensersatzanspruch wegen Markenverletzung stehe allein der Klägerin zu 1 und nicht der Klägerin zu 2 zu. Die Beklagte habe die Klagemarke durch ihre identische Benutzung schuldhaft verletzt. Bei pflichtgemäßem Vorgehen habe der Beklagten bei der Schaltung der Werbung sechs Wochen nach Veröffentlichung der Eintragung die Klagemarke nicht verborgen bleiben können. Die Schadensersatzpflicht bestehe erst seit der erstmaligen Benutzung des mit der Klagemarke identischen Zeichens durch die Beklagte und damit seit dem 31. März 2003. Die Wahrscheinlichkeit eines Schadens ergebe sich schon unter dem Gesichtspunkt eines Marktverwirrungsschadens. Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Klagemarke durch Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" durch die Beklagte bestehe für den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis zum Jahresende 2003. Zwar liege an sich keine Verwechselbarkeit zwischen der Klagemarke und der Bezeichnung "Windsor Garden" i.S.
G vor. Aufgrund der Werbung der Beklagten mit der Bezeichnung "Windsor Estate" für die Rankhilfen sei jedoch das Erinnerungsbild des Publikums überlagert worden und daher für den Zeitraum bis Ende 2003
einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Für den Zeitraum bis
ihr erteilten Auskunft an Eides Statt versichere. Die berichtigte Auskunft der Beklagten vom 16. Dezember 2003, die
den vorherigen Zahlen grundlegend abgewichen sei, erwecke den Eindruck mangelnder Sorgfalt bei der Auskunftserteilung und deute darauf hin, dass die Beklagte versucht habe, den Umfang des Vertriebs rechtsverletzender Waren zu verschleiern. Der Klägerin zu 2 stünden die
ihr geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht zu. Sie sei nur Inhaberin einer einfachen Markenlizenz, die nur eine schuldrechtliche Nutzungsposition ohne selbständige Rechte gegen Dritte begründe. Da eine Verdinglichung der Nutzungsposition fehle, greife § 30 Abs. 4 MarkenG nicht ein. Bei einer einfachen Markenlizenz könne nur der Markeninhaber Schadensersatz beanspruchen, der einen Schaden des Lizenznehmers im Wege der Drittschadensliquidation geltend machen könne. II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 1 hat teilweise Erfolg, während die Revision der Klägerin zu 2 und die Anschlussrevision der Beklagten zurückzuweisen sind.
der Markeneintragung haben (vgl. BGH, Urt. v. 15.3.1957 - I ZR 72/55 , GRUR 1957, 430 , 433 - Havana). Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin zu 1 sei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden. Der Eintritt eines Schadens durch die festgestellte Verletzung der Wortmarke der Klägerin zu 1 ergibt sich daraus, dass die Klägerin zu 1 den Eingriff in ihr Markenrecht als vermögenswertes Recht nicht hinnehmen muss und jedenfalls Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie beanspruchen kann ( BGHZ 166, 253 , 266 - Markenparfümverkäufe). bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Schadensersatzanspruch sei nicht seit dem 1. März 2003, sondern erst seit dem 31. März 2003 begründet. Die erste nachgewiesene Verletzungshandlung, auf die es für den Beginn des Zeitraums der Schadensersatzfeststellung entscheidend ankomme, liege in der Verbreitung des Werbeprospekts am 31. März 2003. Dem kann nicht beigetreten werden.
der Kennzeichnung als schuldhaft rechtswidrige Verletzungshandlung abgesehen einer zeitlichen Beziehung entbehren, weil allein auf die Verletzungshandlung abzustellen sei, ohne dass es auf den Zeitpunkt ankomme, zu dem die Verletzungshandlung vorgenommen worden sei, und deshalb der Beginn der Verletzungshandlung nicht nachgewiesen zu werden brauche ( BGHZ 117, 264 , 278 f. - Nicola, im Anschluss an RG Mitt. 1931, 72, 74; BGH, Urt. v. 16.3.1956 - I ZR 62/55 , GRUR 1956, 265 , 269 - Rheinmetall-Borsig I; vgl. ferner RGZ 107, 251 , 255; ebenso: Fezer, Markenrecht,
einem Verletzer des Markenrechts beanspruchen, sondern müssten sich an ihren Lizenzgeber halten. Diese Ausführungen halten im Ergebnis der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. bb) Nach § 30 Abs. 1 MarkenG kann das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht für Waren, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand
ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder eines Teils dieses Gebiets sein. Unter Geltung des Warenzeichengesetzes war in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt, dass an einem Warenzeichen nur eine schuldrechtliche Lizenz begründet werden konnte, deren Wirkungen sich auf die Lizenzvertragsparteien beschränkte (RGZ 99, 90, 92 - Gilette).
einer schuldrechtlichen Wirkung der Lizenz an einer Marke ist unter Geltung des Warenzeichengesetzes auch der Bundesgerichtshof ausgegangen ( BGHZ 1, 241 , 246 - Piek Fein; 44, 372 , 375 - Meßmer-Tee II; ebenso: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht,
1 ZPO. Er wird vielmehr selbst Prozesspartei. Lizenzgeber und Lizenznehmer sind nach einem Beitritt des Lizenznehmers zur Verletzungsklage des Lizenzgebers einfache Streitgenossen (Ingerl/Rohnke aaO § 30 Rdn. 74; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 30 Rdn. 68; Pahlow in HK-MarkenR § 30 Rdn. 55; Plaß, GRUR 2002, 1029, 1036). Die Klägerin zu 2 konnte sich daher - wie geschehen - als Prozesspartei am Verletzungsprozess der Klägerin zu 1 beteiligen. Die Bestimmung des § 30 Abs. 4 MarkenG stellt jedoch keine materielle, sondern ausschließlich eine verfahrensrechtliche Vorschrift dar (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 30 Rdn. 70; a.A. Plaß, GRUR 2002, 1029, 1030 f.). Sie regelt nicht die Frage, ob dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zusteht (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 86). Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch bei einer Markenverletzung ist danach § 14 Abs. 6 MarkenG. Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor. Den Schaden, der dem Lizenznehmer entstanden ist, kann der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation im eigenen Namen geltend machen (Fezer aaO § 30 Rdn. 32; Lange aaO Rdn. 1412; a.A. zum Patentrecht: Ullmann in Benkard aaO § 15 PatG Rdn. 102). Die Wirkung des § 30 Abs. 4 MarkenG erschöpft sich darin, dass dem Lizenznehmer die Möglichkeit eröffnet wird, als Streitgenosse des Markeninhabers in dessen Verletzungsprozess aufzutreten und Leistung an den Markeninhaber zu verlangen. Mangels eigener Anspruchsgrundlage kann die Klägerin zu 2 als Lizenznehmerin der Marke der Klägerin zu 1 danach keine Leistung an sich beanspruchen. Diese Auslegung des nationalen Markenrechts steht in Übereinstimmung mit der Regelung der Lizenz in Art. 22 GMV. Die Vorschrift der GMV sieht ebenfalls keine Unterscheidung zwischen der schuldrechtlichen und der dinglichen Lizenz vor und räumt in Art. 22 Abs. 4 GMV dem Lizenznehmer, falls der Inhaber der Gemeinschaftsmarke Verletzungsklage erhoben hat, nur die Möglichkeit ein, dem Verletzungsverfahren beizutreten. 2. Feststellung der Erledigung des Auskunftsantrags Mit Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 1 dagegen, dass das Berufungsgericht den auf Feststellung der Erledigung des Auskunftsanspruchs gerichteten Klageantrag, soweit er die Klägerin zu 1 betrifft, teilweise abgewiesen hat. Dagegen hat die Revision der Klägerin zu 2 gegen die teilweise Abweisung des Feststellungsantrags keinen Erfolg. a) Das Landgericht hatte festgestellt, dass der Rechtsstreit zur Auskunft über das Verbreitungsgebiet und die Kosten des Werbeblatts vom 31. März 2003 in der Hauptsache erledigt war. Das Berufungsgericht hat diese Feststellung auf die Auskunft der Klägerin zu 1 über das Verbreitungsgebiet beschränkt. Gegenstand der Beschwer der Klägerinnen durch das Berufungsgericht und Gegenstand des Revisionsangriffs ist daher nur der in der Berufungsinstanz abgewiesene Teil des für erledigt erklärten Auskunftsanspruchs. b) Den Auskunftsanspruch der Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht zu Unrecht verneint und die Klage deshalb abgewiesen. Die Klägerin zu 1 konnte
der Beklagten auch eine Auskunft über die Kosten des Werbeblatts vom 31. März 2003 gemäß § 242 BGB verlangen. Der Auskunftsanspruch umfasste auch Art und Umfang der Werbung. Dazu zählen im Streitfall die Kosten des Werbeblatts, weil die Kenntnis dieser Kosten im Hinblick auf die bundesweit gestreute Werbung zur Beurteilung des Werbeumfangs notwendig war (vgl. BGH, Urt. v. 12.2.1987 - I ZR 70/85 , GRUR 1987, 364 , 365 - Vier-Streifen-Schuh). Bestätigt wird dies durch die
der Beklagten erteilte Auskunft, wonach die Kosten dieser Werbung 555.829,60 € ausmachten. c) Den auf Feststellung der Erledigung des Auskunftsanspruchs gerichteten Klageantrag der Klägerin zu 2 hat das Berufungsgericht dagegen zu Recht abgewiesen. Der
der Klägerin zu 2 bis zur Erledigungserklärung verfolgte Auskunftsantrag war nicht begründet. Ein Auskunftsanspruch nach § 242 BGB, der der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs diente, stand der Klägerin zu 2 mangels eigenen Schadensersatzanspruchs nicht zu (II 1 b).
ihr erteilten Auskunft an Eides Statt versichert. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Beklagte die Auskunft nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt hat. 4. Antrag auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" (Klageantrag zu 3) Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch der Klägerin zu 1 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" für Rankhilfen durch die Beklagte scheide wegen fehlender Verwechslungsgefahr aus, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zwischen der Klagemarke "Windsor Estate" der Klägerin zu 1 und der
der Beklagten benutzten Bezeichnung "Windsor Garden" besteht Verwechslungsgefahr i.S.
G. a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr
Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03 , GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen. b) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt ist, und den
der Beklagten vertriebenen Rankhilfen Warenidentität besteht. c) Zur Kennzeichnungskraft der Wortmarke der Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht keine gesonderten Feststellungen getroffen. Hiergegen erinnern die Revision und die Anschlussrevision nichts. Mangels gegenteiliger Feststellungen ist
einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. d) Den Grad der Ähnlichkeit der Wortmarke "Windsor Estate" mit dem Zeichen "Windsor Garden" der Beklagten hat das Berufungsgericht als so gering angesehen, dass es trotz Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr verneint hat. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist allerdings im Ansatz zutreffend
dem im Kennzeichenrecht maßgeblichen Grundsatz ausgegangen, dass es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97 , GRUR 2004, 235 , 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01 , GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS). Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind. Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, dem Bestandteil "Windsor" in der Klagemarke komme keine das gesamte Zeichen prägende Bedeutung zu. Wegen des Bezugs zum englischen Königshaus und dessen Stammschloss handele es sich um eine Angabe mit beschreibendem Gehalt. Die Übersetzung des weiteren englischen Worts "Estate" der Klagemarke sei erheblichen Teilen des angesprochenen inländischen Verkehrs unbekannt, weil das Wort nicht zum Grundwortschatz gehöre. Es trete deshalb nicht im Gesamteindruck der Wortmarke der Klägerin zu 1 zurück. Das Berufungsgericht ist deshalb davon ausgegangen, dass die Kollisionszeichen keine Annäherungen durch begriffliche Übereinstimmungen im Hinblick auf die Wörter "Estate" (Landgut) und "Garden" (Garten) aufweisen, sondern Gemeinsamkeiten nur in Bezug auf "Windsor" vorliegen. Es hat deshalb weiter angenommen, dass die Zeichenähnlichkeit nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dem kann nicht beigetreten werden. Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit den beschreibenden Gehalt der Bestandteile "Estate" und "Garden" der Kollisionszeichen nicht ausreichend berücksichtigt und ist deshalb
einem zu geringen Grad der Zeichenähnlichkeit ausgegangen. Bei der Klagemarke "Windsor Estate" wird ein Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise das englische Wort "Estate" entweder zutreffend mit "Landgut" übersetzen oder doch zumindest dieses Wort als Gattungsbegriff einordnen. Im Übrigen werden die Verkehrskreise, wenn sie mit der Klagemarke konfrontiert werden, in der zusammengesetzten Marke "Windsor Estate" das Zeichenwort "Estate" jedenfalls nur als Beiwerk auffassen, weil sie sich in erster Linie an dem ihnen bekannten und an erster Stelle stehenden Begriff "Windsor" orientieren werden. Davon ist ebenfalls bei dem
der Beklagten benutzten Zeichen "Windsor Garden" auszugehen. Dem angesprochenen inländischen Publikum ist - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - das englische Wort "Garden" in seiner deutschen Übersetzung allgemein bekannt. Sind die Zeichenbestandteile "Estate" und "Garden" danach an beschreibende Angaben angelehnt oder fasst sie das angesprochene Publikum nur als Beiwerk auf, treten sie weitgehend in den Hintergrund und bestimmen den Gesamteindruck der Kollisionszeichen nicht maßgeblich mit (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01 , GRUR 2004, 775 , 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02 , GRUR 2005, 326 , 327 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Wesentlich für den Gesamteindruck der Kollisionszeichen ist danach der übereinstimmend in beiden Zeichen enthaltene Wortbestandteil "Windsor". Bei den zusammengesetzten Zeichen "Windsor Estate" und "Windsor Garden" ist danach
jedenfalls mittlerer Zeichenähnlichkeit und nicht nur
einer geringen Zeichenähnlichkeit oder gar - wie die Revisionserwiderung den Ausführungen des Berufungsgerichts entnommen hat -
Zeichenunähnlichkeit auszugehen. In Anbetracht
Warenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und einer jedenfalls nicht nur geringen Zeichenähnlichkeit liegt Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Windsor Garden" der Beklagten i.S.
G vor.
G verletzt. Bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt hätte die Beklagte erkennen können, dass sie mit der Bezeichnung "Windsor Garden" in den Schutzbereich der Klagemarke eingriff. Davon ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen, das den Schadensersatzanspruch - wenn auch
seinem Standpunkt folgerichtig nur zeitlich begrenzt - der Klägerin zu 1 zuerkannt hat. Soweit sich die Anschlussrevision gegen eine Markenverletzung i.S.
G wendet, hat sie aus den Gründen zu II 4 keinen Erfolg. Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin zu 1 sei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden. Insoweit gelten die Erwägungen unter II 1 a aa entsprechend. Der Klägerin zu 1 steht der geltend gemachte Schadensersatzanspruch entgegen der Annahme des Berufungsgerichts auch seit dem 14. April 2003 und nicht erst seit dem 2. Juni 2003 zu. Der Schadensersatzanspruch wegen schuldhafter Markenverletzung nach § 14 Abs. 6 MarkenG ist nicht auf den Zeitraum seit der erstmals nachgewiesenen Verletzungshandlung beschränkt (vgl. oben II 1 a bb
KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.