Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

(2025), P. 251-282 Texto Integral: S Privacidade: 1 Meio Processual: REVISTA (PROPRIEDADE INTELECTUAL) Decisão: NEGADA A REVISTA Sumário : I - Não é genérico o pedido em que se pede a condenação da ré. a “cessar e abster-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, quaisquer sinais confundíveis (além de um concreto sinal mencionado) com as marcas registadas anteriores da autora, para distinguir quaisquer produtos os serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes”. II - É certo que o juízo sobre a confundibilidade entre marcas tem de ser feito comparando sinais concretos e tendo presente o que decorre do princípio da especialidade, porém, tal questão, sobre o modo como deve ser feito o juízo de confundibilidade, contende já com o fundo/mérito e não com a ilegal formulação do pedido. III - O princípio da economia processual, aliado ao dever de gestão material concedido ao juiz - ao dever de o juiz intervir com a finalidade de alcançar um resultado materialmente justo e eficiente - conduzem, hoje, a uma mitigação/flexibilização do princípio do pedido, admitindo-se que o juiz, em prol da efetividade do processo, face aos factos alegados e provados e respeitando os princípios da cooperação e do contraditório, possa decretar uma medida menos radical (que a pedida) e qualitativamente diferente, designadamente, se tal “medida” puder ser extraída como pedido subsidiário não expresso, mas relacionado com o pedido formulado pelo autor. IV - Tendo o tribunal, na sentença, extraído e interpretado a parte do pedido, em que se aludia à cessação e abstenção de usar “qualquer outro sinal confundível com as marcas anteriores registadas da autora”, como se se referisse a 6 sinais mistos identificados pela autora na PI, passando a apreciar e a formular um concreto juízo de confundibilidade em relação a tais seis sinais mistos (juízo de confundibilidade esse invocado pela autora na PI e contraditado pela ré na contestação), acabando a decidir que três deles preenchiam o risco de confusão e que os restantes três não preenchiam tal risco de confusão e a condenar a ré a cessar e a abster-se de usar três de tais seis sinais mistos e “absolvendo do demais peticionado”, não pode a ré, apenas no recurso de revista, vir invocar que não foi ouvida sobre tal “reformulação” do pedido e que o Acórdão da Relação, ao condenar a ré a cessar e a abster-se de usar tais seis sinais mistos, condenou em objeto diverso do pedido (incorrendo na nulidade prevista no art. 615.º, n.º 1, al. e), do CPC). V - Constituem as marcas comerciais sinais que geram na mente do público a noção de que tal sinal está a identificar um produto ou serviço e, ao mesmo tempo, estabelecem a ligação entre tal produto ou serviço e a fonte de onde o mesmo provém. VI - Havendo marcas anteriores que gozem de prioridade, deve a “nova marca”, gozar de “novidade relativa”; o que - apreciação da “novidade relativa” - supõe a realização de uma dupla apreciação: sobre a identidade ou confundibilidade entre o “novo sinal” e os sinais que lhe sejam prioritários; e sobre a identidade ou afinidade/semelhança entre os produtos e serviços a que se destinam uns e outros. VII - Devendo entender-se que se está perante produtos ou serviços afins/semelhantes quando os mesmos são concorrentes no mercado, quando têm a mesma finalidade ou utilidade e quando, aos olhos do consumidor, há entre eles uma possibilidade de uso substitutivo. VIII - E devendo entender-se que há semelhança entre marcas quando haja o risco do público/consumidor poder crer que os produtos e serviços que a “nova marca” identifica provêm da empresa titular da “marca anterior”: quando a “nova marca” imite a “marca anterior” e isso gere risco de confusão no espírito de público/consumidor, podendo os traços de confundibilidade entre os sinais ter diversas origens - similitude gráfica, visual, fonética ou qualquer outra. IX - Sendo que a apreciação da existência de tais traços de confundibilidade - a comparação entre os sinais - deve fazer-se globalmente, através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, uma vez que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades. X - Aumentando a notoriedade da marca anterior/prioritária a suscetibilidade de erro/confusão no espírito do público, na medida em que liga mais facilmente a “nova marca” com a “marca anterior”, pelo que, embora a caraterização de uma marca anterior/prioritária, como notória, não seja um requisito de procedência dum “processo de infração”, tal caraterização altera os pressupostos de apreciação dos riscos de confusão e/ou associação. XI - Devendo entender-se por marca notoriamente conhecida, a marca que é reconhecida pelo grande público consumidor como distinguindo de uma forma imediata um determinado produto ou serviço; sendo fatores indicativos para determinar se uma marca é notoriamente conhecida, designadamente, o grau de conhecimento da marca junto dos meios interessados; a duração, extensão e âmbito geográfico do uso da marca; a duração, extensão e âmbito geográfico de promoção da marca; a duração e âmbito geográfico dos registos da marca; o número de decisões favoráveis ao reconhecimento da marca como notoriamente conhecida. XII - A comparação das marcas nominativas, tenham ou não significado conceptual, pode ser feita nos planos visual (o menos importante), fonético e ideográfico/concetual. XIII - Na marca mista, em que coexistem elementos nominativos e figurativos, o elemento nominativo deve, via de regra, ser considerado como o elemento predominante, pois o consumidor médio fará mais facilmente referência ao produto em causa citando o nome desse produto do que descrevendo o elemento figurativo da marca. XIV - Sendo a autora titular de várias marcas (anteriores) nominativas, em que sempre a letra/elemento “M” é seguida por uma palavra ou algarismo, ocorre similitude concetual com marcas (posteriores) mistas da ré em que o “M” dos sinais da ré é seguido de uma letra ou de uma palavra, podendo fazer acreditar o público/consumidor que os serviços ou produtos identificados por tais 3 marcas mistas são provenientes da mesma fonte de que provêm os produtos identificados pelas marcas da autora; pelo que, em face de tais similitudes fonética e concetual, há o significativo risco do público/consumidor poder acreditar que tais 3 marcas mistas da ré não são mais do que mais uma marca “M” da autora. XV - O risco de confusão compreende as situações que o público/consumidor, até admitindo que os produtos ou serviços possam ter origem diferente, incorre no risco de pensar que existe alguma ligação, seja meramente económica e/ou comercial, entre as fontes dos produtos ou serviços assinalados (a proteção da marca registada estende-se à prevenção de qualquer associação indevida que possa prejudicar o valor distintivo e o selling power da marca registada). XVI - Um DPI, enquanto não se extinguir por efeito de uma decisão transitada em julgado, continua a produzir plenamente os seus efeitos, ou seja, a questão da extinção de um DPI não pode ser suscitada e conhecida a título meramente incidental, porém, o RMUE, no seu art. 127.º, n.º 3 (e o art. 252.º do CPI), admite que seja suscitada a extinção de uma marca sem ser por via reconvencional — como sucede no caso de se invocar não existir uso sério nos últimos cinco anos anteriores à instauração da ação - o que configura defesa por exceção, que tem de ser suscitada logo na contestação (e não apenas nas alegações do recurso de revista), em obediência ao princípio da concentração da defesa constante do art. 573.º do CPC. XVII - O nome de domínio não pode corresponder à reprodução de uma marca de terceiro de conhecimento amplo e generalizado. Decisão Texto Integral: ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA I - Relatório BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, sociedade comercial alemã com sede em ... (abreviadamente, BMW) instaurou contra TOPCHALLENGE, SGPS, S.A. e NÚMERO UM – REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, S.A., com os sinais dos autos, a presente ação de processo comum, pedindo que estas sejam condenadas: a. A cessarem e absterem-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, a designação M, MFORCE, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora, no âmbito da sua atividade comercial de serviços (oficinas) de reparação automóvel ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes; b. A remover e a destruir, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse donde conste a designação M, MFORCE, nomeadamente fachadas das oficinas, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico exposto ou usado no interior das oficinas; c. A remover todas as referências a M, MFORCE ou a OFICINASMFORCE dos sítios de internet das Rés, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial; d. A eliminar todas as fotografias das suas oficinas MFORCE dos sítios de internet das Rés, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial; e. No pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, calculada em € 10.000,00 (dez mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento da sentença; E, ainda, “que seja ordenado o cancelamento do nome de domínio “oficinasmforce.pt”, mediante ordem a dirigir à Associação DNS.PT, com sede em Rua ..., ... ..., e com o endereço de e-mail ...”. Alegou, muito sinteticamente, que é “proprietária da conhecida e prestigiada família de marcas “M”, as quais se encontram protegidas através de vários registos da União Europeia” e que as RR., disso conhecedoras, “no outono de 2022, procederam ao rebranding da sua rede de oficinas automóvel, tendo adotado a designação Mforce” e vários sinais mistos a partir de tal designação, com o que “imitam de forma flagrante as prestigiadas marcas “M” da A.”, sendo que a forma como o fizeram “corresponde a uma estratégia intencional de aproveitamento da notoriedade e reputação das marcas “M” da A.”. Regularmente citadas, as RR. apresentaram contestação, impugnando as violações das marcas invocadas pela A. e deduzindo pedido reconvencional consistente na declaração de nulidade do registo da marca U.E. nº 7134158 “M”. A A. replicou, pedindo a absolvição do pedido reconvencional. Realizada a audiência prévia, procedeu-se à prolação de despacho saneador – em que se julgou a instância regular, estado em que se mantém – e de despacho a identificar o objeto do litígio e a enunciar os temas da prova. Realizada a audiência de discussão e julgamento, a Exma. Juíza proferiu sentença, em 9 de junho de 2023 (completada por despacho de 15.11.2023, que apreciou a nulidade da sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão), em que decidiu: “(…) Julgar parcialmente procedente a ação, e, em consequência, condenar as Rés TOPCHALLENGE, SGPS, S.A. e NÚMERO UM – REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, S.A. a. A cessarem e absterem-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, no âmbito da sua atividade comercial de serviços (oficinas) de reparação automóvel ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes, o sinal verbal “MForce” e os seguintes sinais: e b. A removerem e a destruírem, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse donde constem os sinais referidos em a), nomeadamente fachadas das oficinas, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico exposto ou usado no interior das oficinas; c. A removerem todas as referências com os sinais referidos em

1. a)dos sítios de internet das Rés, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial; d. No pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento da sentença; Absolvendo as RR. do demais peticionado. E julgar o pedido reconvencional improcedente e absolver a Autora do correspondente pedido. (…)” Inconformadas com tal decisão, dela interpuseram recursos de apelação quer a A. quer as RR., tendo-se, por Acórdão da Relação de Lisboa, proferido em 08/01/2024, concedido total provimento ao recurso da A. e julgado totalmente improcedente o recurso das RR., em função do que, confirmando-se em parte e revogando-se em parte a sentença recorrida, passaram as RR. a ser/ficar condenadas: “(…) a. A cessarem e absterem-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, no âmbito da sua atividade comercial de serviços (oficinas) de reparação automóvel ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes, o uso da designação verbal MFORCE e dos seguintes sinais: e b. A removerem e a destruírem, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse donde constem os sinais referidos em a), nomeadamente fachadas das oficinas, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico exposto ou usado no interior das oficinas; c. A removerem todas as referências com os sinais referidos em
2. a)e a referência a OFICINASMFORCE dos sítios de internet das Rés, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial; d. No pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento da sentença. e. Mais determinamos o cancelamento do nome de domínio “oficinasmforce.pt”, mediante ordem a dirigir à Associação DNS.PT, com sede em Rua ..., ... ..., e com o endereço de e-mail .... Mantendo-se a absolvição da A. quanto à reconvenção. (…)” Ainda inconformados, interpõem agora as RR. o presente recurso de revista, visando a revogação do Acórdão da Relação e a sua substituição por decisão que as absolva dos pedidos formulados na ação e que condene a A. no pedido reconvencional. Terminaram a sua alegação com as seguintes conclusões: “(…) 1. O Tribunal a quo violou leis de processo, ao dar provimento a novos pedidos formulados pela Autora em sede de recurso de apelação, mas que não têm correspondência e ultrapassam os pedidos que formulou na Petição Inicial. 2. Por consequência, os pontos I. a., b. e c. do dispositivo do acórdão recorrido, na parte em que se refere aos sinais mistos aí representados, devem ser declaradosnulos, com os fundamentos previstos no artigo 615.º, n.º 1, alínea
3. e)(O juiz condene em objeto diverso do pedido) do CPC – cf. artigo 674º, n.º 1, alínea
4. c)do CPC. 3. Por a arguida nulidade decorrer do previsto na alínea
5. e)do n.º 1 do artigo 615.ºdo CPC,pede-se a este Supremo Tribunal (nos termos do artigo 684.º, n.º 1 do CPC) que se digne supriressa nulidade,suprimindo os sinais mistos acima reproduzidos (e as remissões para os mesmos), dos pontos I. a., b. e c. do dispositivo do acórdão recorrido. 4. Na Petição Inicial a Autora formulou o pedido de condenação das Rés a «a. Cessarem e absterem-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, a designação M, MFORCE, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora (…)», sendo o trecho sublinhado deste pedido genérico e, como tal, deve ser julgado improcedente. 5. Sobre esta questão, veja-se o douto Acórdão da Conferência da Relação de Lisboa, de 12/10/2022 (Proc. n.º 297/21.2YHLSB.L1, Ref.ª ......32 – ao que se sabe, não publicado), em que estava em causa um pedido semelhante – de proibição do uso de «quaisquer outros sinais distintivos de comércio que contenham a palavra ’pantera’». 6. O mencionado pedido genérico, não é admitido pelo artigo 556.º do CPC, sendo indefinido, por a Autora pretender, antecipadamente, a proibição do uso de «qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora (…)», o que apenas em concreto poderá vir a ser decidido judicialmente. 7. Em suma, o pedido genérico da parte final do ponto a. da P.I., deve ser julgado improcedente, por processualmente inadmissível, por violar o disposto no artigo 556.º do CPC, e, naturalmente, ser o acórdão recorrido revogado na parte em que julgou procedente esse pedido. 8. O Tribunal a quo considerou que, em face da matéria de facto dada por assente, a marca nominativa M da Autora, é uma marca notória, na acepção do n.º 1 do artigo 234.º do CPI. 9. A qualificação de uma marca como notória constitui uma questão de direito, e, como tal, enquadra-se no âmbito deste recurso – cf. artigo 674.º, n.º 1, alínea
6. a)do CPC. 10. Partindo da matéria de facto dada por provada, e colocando-nos na perspectiva do consumidor médio, afigura-se que a marca da União Europeia n.º 007134158, M (nominativa), não pode ser qualificada como marca notória. 11. Os factos provados 49. a 52., não permitem, de modo nenhum, concluir que a marca nominativa “M” da Autora é notória, a menos que sejam sopesados com muita bondade. 12. Nesta acção, a Autora defende que a sua marca nominativa M goza do estatuto de MARCA NOTÓRIA, apesar de ter oferecido como meio de prova a sondagem «concebid(
7. a)para determinar se a marca M é uma “MARCA DE PRESTÍGIO” na aceção do Regulamento sobre a Marca da União Europeia» - sublinhado por nós. 13. Portanto, a própria Autora,ao utilizar a mencionada sondagem como meio de prova, tomou a iniciativa de fazer um “downgrade” do estatuto da sua marca nominativa M, de marca de prestígiopara marca notória,o que revela que a própria Autora tem alguma falta de confiança nos resultados do estudo de mercado. 14. Conforme as Recorrentes já alegaram na sua apelação, suscitam-se duvidas sobre a interpretação – senão mesmo sobre a credibilidade – dos resultados da dita sondagem, designadamente sobre se o objecto da mesma foi, efectivamente, a marca nominativa M. 15. Se bem se analisarem as respostas dadas, constata-se que se referem ao «logótipo M da BMW» e não à marca M, como seria suposto esperar – vd. respostas constantes dos factos provados 51.1. e 51.3. 16. Apesar de no facto 50. se dizer que a referida sondagem assentou em «um questionário padronizado com a mesma redação traduzido para a língua de cada país», os resultados obtidos no facto provado 52., «Relativamente aos 1002 inquéritos realizados em Portugal, do referido Estudo», referem-se, repetidamente, à «marca M» - e já não ao «logótipo M da BMW», como nas respostas dos factos 51.1. e 51.3. 17. Essa divergência na “tradução” dos resultados da dita sondagem justifica duvidarda credibilidade intrínsecado referido estudodenotoriedade,posto que, como se disse, à mesma questão, alegadamente colocada em todos os países, por igual, nuns países as respostas colhidas são sobre o «logótipo M da BMW», enquanto em Portugal são apresentados como se fossem sobre a «marca M»… 18. Se as questões sobre a notoriedade foram sobre o «logótipo M da BMW», é manifesto que são perguntas indutoras de respostas, por indicarem que o «logótipo M» (sinal misto) pertence à BMW – esta sim, inquestionavelmente, uma marca de prestígio. 19. Como pode falar-se de «notoriedade espontânea» (cit. facto 51.1) da marca nominativa M, quando a questão que foi colocada era formulada, de modo a induzir as respostas, sobre o «logótipo M da BMW» e não sobre a «marca M», exclusivamente nominativa? 20. Devem interpretar-se os factos provados nos pontos 51. e 52., como não referentes à marca exclusivamente nominativa M, da Autora, mas sobre a sua Marca da União Europeia n.º 18001234 (cf. facto provado 14.2), essa sim constituída pelo logótipo M (no sentido corrente): 21. A mesma forma enviesada de as instâncias reconhecerem à marca nominativa M a notoriedade de outros sinais distintivos da BMW (como o acima reproduzido), extrai-se dos factos provados 47 e 48. 22. O facto 47. refere-se ao «número de veículos comercializados» em vários países europeus (não incluindo Portugal), «ostentando as marcas M2, M3, M4, M5, M6, M Perfomance e M Sport»… mas não inclui nenhum veículo com a marca nominativa M. 23. E o facto 48. refere-se ao «volume de negócios» em vários países europeus (não incluindo Portugal), «dos produtos da BMW ostentando as marcas M2, M3, M4, M5, M6, M Perfomance» -… mais uma vez nada se dizendo sobre o volume de negócios da marca nominativa M. 24. Ou seja, as instâncias concluíram ser a marca M notória, não por causa de qualquer estudo de notoriedade sobre essa marca (nominativa), nem com base no número de veículos comercializados sob a marca M, nem a partir do volume de negócios adveniente douso da marca M, mas com base em valores atribuíveis a outras marcas e ao «logótipo M da BMW» 25. Aliás, se bem se analisar a decisão sobre matéria de facto, o que resulta impressivo é a ausência total de factos provados sobre o uso da marca nominativa M, que as instâncias “deduziram” a partir do uso de outras marcas da BMW. 26. O que se retira da matéria de facto dada por provada é que não existe nenhuma base factual para se concluir que o consumidor médio de veículos (português ou europeu), sequer conheça a marca nominativa M, visto que nenhum facto provado respeita, especificamente, ao uso dessa marca–como se alertou acima,a respeitodas respostas à “sondagem”para Portugal, algo foi “lost in translation”... 27. Aliás, na decisão sobre matéria de facto refere-se a «marca M», certamente por facilidade de exposição, mesmo quando não é a marca nominativa que está em causa, mas sim a marca mista 28. A título exemplificativo, veja-se o facto provado 59. (manifestamente conclusivo), relativoao uso da«marca M» paraveículos desportivos,apesar de não existir nenhum outro facto, em concreto, demonstrativo do uso da marca nominativa M. 29. Tal conclusão só é possível para quem confundir a marca nominativa M com a marca mista e outras. 30. Essa “confusão” é particularmente relevante para a decisão, por na douta sentença se ter considerado – e muito bem! – que no que concerne à marca , «de natureza figurativa, o distanciamento em relação aos sinais da Ré é ainda mais evidente» - cit. ponto 3.1.10 C), pág. 27 da sentença. 31. Portanto, afigura-se um equívoco “misturarem-se” as referências às marcas nominativa M e mista , como se apenas de uma única marca se tratasse, e a partir desse erro, atribuir-se à marca nominativa benefícios que só seriam devidos à marca mista. 32. Esse erro de análise resulta da imprecisão da redacção dos supra referidos pontos da matéria de facto, inicialmente explicável, como se disse, por mera facilidade de exposição, mas que, depois, se torna numa interpretação errada da própria redacção “abreviada” desses factos. 33. São disso exemplo, os factos provados 71. e 72., com a redacção seguinte: 71. A página oficial da “BMW M” na rede social Instagram conta com 8,4 milhões de seguidores. 72. Também a página oficial da “BMW M” na rede social Facebook tinha à data da propositura da ação mais de 5 milhões de seguidores. 34. Ora, para além de os referidos números de seguidores serem quantitativamente inexpressivos (a «BMW M» conta com 8,4 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Cristiano Ronaldo conta com 621 milhões de seguidores – Cristiano Ronaldo (@cristiano) • fotos e vídeos do Instagram), 35. consta-se que os mencionados perfis do Facebook e do Instagram, denominados por «BMW M», não são nomeados pela marca nominativa, mas pelo sinal misto . BMW M GmbH (@bmwm) • fotos e vídeos do Instagram Facebook 36. Como se crê ter ficado demonstrado, as referências à «marca M» que são feitas na decisão sobre matéria de facto, pautam-se por falta de rigor, e devem ser interpretadas como respeitando a outras marcas da BMW com a letra M (combinadas com números e palavras), e/ou, aos «logótipos M» - ou . 37. Em suma, a factualidade dada por provada não permite concluir, de modo nenhum, que a marca nominativa, exclusivamente constituída pela letra M, da BMW, seja uma marca notória, sendo até duvidoso que essa marca seja sequer utilizada. 38. Na realidade, sendo bem interpretada a matéria de facto dada por provada, não existe nenhuma evidência de que marca da União Europeia n.º 007134158, M, tenha sido sequer objecto de uso sério, nos últimos cinco anos anteriores à instauração da acção tramitada nos autos. 39. Ou seja, no caso da marca M, a Autora não logrou cumprir o ónus da prova previsto no n.º 1 do artigo 252.º do CPI - cf. artigo 267.º, n.º 1 do CPI. 40. Nos termos desse preceito legal, a Autora nem sequer tem legitimidade substancial para opor às Rés a titularidade da referida marca nominativa M – isto, sem conceder sobre a ausência de qualquer infração a essa marca ou outra da Autora, decorrente da utilização pelas Rés dos sinais MFORCE, nominativos e mistos. 41. O reconhecimento do estatuto de marca notória constituir matéria de direito, pedindo-se aos Venerandos Conselheiros que se dignem não atribuir essa qualificação à marca da União Europeia n.º 007134158, M. 42. A marca da União Europeia n.º 007134158, M, constituída por uma única letra e que não é objecto de uso sério é totalmente desprovida de distintividade – e, por isso, adiante se defenderá a procedência do pedido reconvencional de declaração de nulidade dessa marca. 43. Sem conceder, sempre se dirá que os sinais distintivos MFORCE não se confundem com nenhuma das marcas da Autora, nem se perfila um qualquer risco de associação entre umas e outras. 44. As Rés criaram a expressão de fantasia MFORCE, em na sua vertente mista, combinaram essa expressão com outros elementos gráficos e figurativos, incluído cores (totalmente distintas das utilizadas nas marcas da Autora), que reforçam a insusceptibilidade de erro ou confusão fácil com as marcas da Autora. 45. Se a Autora criou uma marca fraca, não pode agora pretender que detém um direito de exclusivo sobre uma letra do alfabeto, de forma tão extensiva e absoluta que impeça terceiros de a utilizar na constituição de novas marcas. 46. Neste sentido, no acórdão da Relação de Lisboa de 26/11/2009 (Proc.º 33/06.3TYLSB.L1-6 – in dgsi.pt), concluiu-se: «6. No caso das marcas «fracas», por integrarem elementos com pouca capacidade distintiva, insusceptíveis de apropriação, pode bastar uma pequena variação para afastar o juízo de confundibilidade, enquanto nas marcas «fortes» o grau de exigência é maior, sendo necessária uma diferença de tipo para afastar esse juízo». 47. Com (muito) interesse para o caso, veja-se ainda o acórdão do Tribunal a Relação de Lisboa de 23/11/2022 (Proc. n.º 454/21.1YHLSB.L1, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 122/2023, de 26/06/2023, págs. 6 a 64), confirmado, a final, pelo acórdão da 7.ª Secção deste Supremo Tribunal de Justiça de 27/04/2023 (Proc. n.º 454/21.1YHLSB.L1.S1 – in dgsi.
8. pt)48. Esse douto acórdão da Relação (aliás, confirmativo de sentença de 28/09/2022 e, esta, confirmativa de decisão do INPI), rejeitou o recurso da BMW contra a concessão do registo da marca nacional n.º 657862 49. Opondo a BMW a sua marca nominativa M e as marcas mistas “logo M” também invocadas nos presentes autos, a Relação de Lisboa fundamentou a concessão da marca na insuscptibilidade de erro ou confusão, compreendendo a não associação. 50. Deste acórdão recorreu a BMW para o STJ, advogando a oposição de acórdãos, tendo o STJ decidido, por acórdão de 27/04/2027, rejeitar esse recurso. 51. Mutatis mutandis, afigura-se linear que o entendimento que foi perfilhado sobre a marca MCARS pelas instâncias e Supremo Tribunal de Justiça no referido processo deve ser seguido no presente, 52. Com efeito, as semelhanças da marca MCARS com as marcas da BMW eram bem maiores do que in casu. 53. Acrescente-se que na presente acção as instâncias desvalorizaram vários factos, sem para tanto oferecerem uma justificação plausível provavelmente por contrariarem o mesmo entendimento de partida e chegada. 54. No facto 35., em que é dado provado que «Outro fabricante de veículos automóveis, a NISSAN, é a titular de vários registos de marca que incluem igualmente a letra “M” na sua composição conjugada com outros elementos, letras ou números, nomeadamente (…)» as marcas “MM” (nominativa), “M37” (nominativa); “M30D” (nominativa), “M56” (nominativa), “M35” (nominativa), “M35h” (nominativa) e “M45” nominativa) – sublinhado por nós. 55. E as instâncias também desvalorizaram a coexistência relevante de várias marcas constituídas com a letra M, referida no facto provado 36: «Existemaindaregistadas as seguintesmarcasconstituídas pela letra “M” estilizada, que estão registadas no âmbito da classe 37ª:», entre as quais destacamos a marca no ponto 36.2., da MAZDA MOTOR CORPORATION, que assinala produtos das classes 12.ª e 37.ª – acima listados. 56. Destacam-se também os factos provados 85. e 86. sobre «O uso no comércio das designações “Classe M” e “Classe ML” pela Mercedes-Benz-AG» e «O uso no comércio de marcas M da Nissan». 57. Embora a utilização dessas marcas no comércio tenha sido objecto de um acordo confidencial entre as interessadas, importa destacar que os consumidores desconhecem a existência desses acordos, confrontando-se no giro do comércio com várias marcas M. 58. Na mesma senda de desvalorização sistemática dos factos que contradissessem as teses das instâncias (de reconhecimento do carácter “notório” a uma marca que nem sequer se provou ser usada e do “direito de exclusivo” da BMW sobre a letra M), foram ainda ignoradas – mais uma vez sem justificação plausível -, as marcas da União Europeia n.ºs 94623 e 10050656, respectivamente, ambas destinadas a assinalar “serviços de construção e reparação”, da classe 37.ª – cfr. factos provados 43. e 44., que aqui se dão por reproduzidos. 59.Resulta do acima alegado que não pode ser reconhecido à Autora um “direito de exclusivo” sobre a letra M, nem de facto, nem de direito. 60.A comparação a fazer é entre os sinais distintivos nominativos e mistos utilizados pelas Rés MFORCE OFICINASMFORCE e com as marcas da BMW. 61. A única semelhança que se pode encontrar entre essas marcas é a utilização da letra M. 62. No entanto, os sinais utilizados pelas Rés combinam a letra M com outras expressões ou figuras, incluindo neste caso, a utilização de “letterings” específicos, elementos de “design” e cores, que no seu conjunto afastam a susceptibilidade de o consumidor as confundir facilmente. 63. Não ao acaso, na douta sentença proferida nos autos considerou-se – e bem – que, no que concerne à marca , «de natureza figurativa, o distanciamento em relação aos sinais da Ré é ainda mais evidente.» - cit. ponto 3.1.10 C), pág. 27 da sentença. 64. Com efeito, os sinais distintivos de fantasia utilizados pelas Rés possuem um carácter distintivo elevado, que é manifestamente diverso das marcas da BMW. 65. Bem demonstrativo da impossibilidade de erro ou confusão fácil (ou não) entre os sinais em confronto, o que emerge das prolixas alegações da Autora, é a gritante ausência de invocação pela Autora de um singelo caso concreto em que se tivesse verificado um erro, uma confusão, uma associaçãode algum dossinaisMFORCE com alguma das marcas daBMW. 67. Por não se verificar in casu o requisito de imitação de marca da confundibilidade fácil - artigo 238.º, n.º 1, alínea
9. c)do CPI –, conclui-se que os sinais distintivos MFORCE não infringem os direitos de marca da Autora,e,consequentemente,apresenteacção de infracçãodeve serjulgada improcedente, por não provada. 68. A marcadaUnião Europeian.º 7134158, M, daAutora,estánessasituação, na medida em que corresponde a um registo de uma simples letra sem qualquer estilização que lhe confira a necessária eficácia distintiva. 69. Essa marca incorre no disposto no artigo 7.º, nº 1, al.
10. b)do RMUE, por ser desprovida de qualquer carácter distintivo. 70. A ausência de carácter distintivo na marca da União Europeia n.º 7134158, M, constitui uma causa de nulidade absoluta nos termos do artigo 7

(1)(b), ex vi do artigo 59

(1)(a) do RMUE.

1. Nestes pressupostos, o acórdão recorrido incorre em obscuridade, ao considerar que a Autora demonstrou que a marca nominativa M possui distintividade, em função dos resultados de uma sondagem (facto provado 49), cujas respostas ao questionário (cf. facto 51.1.) têm na sua base, afinal, o «logótipo M da BMW».
2. Concluindo-se que a marca da União Europeia n.º 7134158, M, foi registada contrariando o disposto no artigo 7.º

(1)(b), deve ser declarada a nulidade do respectivo registo, nos termos do artigo 59.º