Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça Acórdãos STJ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça Processo: 320/17.5YHLSB.L2.S1 Nº Convencional: 7.ª SECÇÃO (CÍVEL) Relator: ILÍDIO SACARRÃO MARTINS Descritores: PROPRIEDADE INDUSTRIAL IMITAÇÃO USURPAÇÃO REQUISITOS MARCAS PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE CONFUSÃO CONCORRÊNCIA DESLEAL REGISTO PRESCRIÇÃO AÇÃO DE ANULAÇÃO MÁ FÉ Data do Acordão: 11/12/2020 Votação: UNANIMIDADE Texto Integral: S Privacidade: 1 Meio Processual: REVISTA (PROPRIEDADE INTELECTUAL) Decisão: NEGADO PROVIMENTO Indicações Eventuais: TRANSITADO EM JULGADO Sumário : I - Os requisitos previstos no art. 245.º, n.º 1, do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos. II - A função primordial da marca consiste em distinguir entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor. III - A imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente. IV - Não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal. V - A má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro. VI - Não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado. Decisão Texto Integral: Acordam no Supremo Tribunal de Justiça I - RELATÓRIO Jofebar S.A. e Unlimited Perspective, S.A. intentaram acção declarativa com processo comum, contra AA e Ecosteel, SA pedindo que:
(2008), AA développe et présente cette année sur le marché la marque et le nouveau système OTIMAH!». 52. Nesse mesmo catálogo, consta: «Fondateur et dirigeant de la compagnie JOFEBAR, depuis plus de 25 ans, AA se demarque par son esprit pionnier et visionnaire». 53. No catálogo primavera/verão 2015 da referente à “OTIMAH!” (“Otimah! exclusivement 01, spring & summer 2015”): «C’est surtout notre intervention sur la Maison de la Musique de Porto qui nous a apporté une notoriété dans le monde de la métallerie. (…) Le point d’orgue de tous ces travaux a été d’allier aluminium et verre dans cette architecture futuriste. (…) C’est la création d’un vitrage de 38mm (devenu aujourd’hui le standard de la menuiserie) qui a motivé le développement de Panoramah! (…) C’est grâce à toutes ces expériences que j’ai eu, tous ces projets dans lesquels j’ai été associé, que j’ai naturellement voulu créer une nouvelle évolution produit. (…) Ce produit a été crée pour répondre aux exigences toujours plus grandes des architectes. Aujourd’hui, le produit OTIMAH! reprend et combine le meilleur de la menuiserie minimaliste pour allier esthétique, technologie, sécurité et confort. (…) avec OTIMAH!, la menuiserie est totalement intégrée dans le bâti, ce qui permet d’obtenir un affleurement du cadre au ras du sol et de toute la périphérie de la baie. Cette menuiserie minimaliste offre une continuité parfaite entre intérieur et extérieur.». 54. No mencionado catálogo primavera/verão 2015 “OTIMAH!” (“Otimah! exclusivement 01, spring & summer 2015”) é utilizada na sua capa, a foto de uma obra da primeira Requerente no Museu de Foz Côa. 55. Neste catálogo, escreve-se sobre um novo tipo de janela designado “Otimah! Spin”. 56. No referido catálogo “Otimah!” utilizado em França, estão inseridas várias fotos. 57. No catálogo referente à “Otimah!” usado em Espanha, na sua página 2, existe uma fotografia. 58. No site http://www.otimah.com/, no separador “System”, em “Opening Systems”, são utlizadas fotos de obras. 59. Na revista A. MAG, o 1º R. faz reportagem às obras Panoramah, sem fazer menção à marca. 60. Na 2ª parte da revista faz menção aos produtos OPTIMAH! 61. No dia 22 de Abril de 2015 a 2ª A. deu entrada no INPI a um pedido de registo da marca nacional n.º 546385 OPTIMA!, para as classes 6, 19 e 37 da Classificação de Nice. 62. Por decisão deste Tribunal datada de 11/02/2016 os RR foram proibidos de usar a marca OPTIMA! nas suas actividades comerciais ou industriais bem como em publicidade ou divulgação da mesma de qualquer tipo. 63. Foram ainda condenados a pagar por cada dia de violação da proibição imposta, após o decurso de 90 dias da data da prolação da sentença, €500,00. 64. Tal decisão foi confirmada por Acórdão da Relação de Lisboa. 65. A 19/02/2016 o 1º R. pediu ao INPI o registo da marca nº 560596 OTIIMA much more than a window”, a qual se encontra em estudo. 66. Os RR publicaram um vídeo em que descrevem a transformação da palavra OTIMAH! em OTIIMA, através da queda do H e da bandeira suíça agregada à base do ponto de exclamação e a transformação desse ponto em I, que se desloca para junto do outro I’’ – nova redacção dada pelo acórdão da Relação – Fls 543. 67. A Ecosteel foi criada em Janeiro de 2013 e tinha 3 sócios: Jofebar, New Concept e Metaloviana. 68. Em Dezembro de 2013 a Jofebar saiu do capital da Ecosteel. 69. O R. era o gerente da Ecosteel antes e após a saída da Jofebar do capital social. 70. Após saída da Jofebar, houve manutenção dos contratos entre A. e R. 71. Em 2014 A. e R. tinham em parceria as obras do Terminal de Cruzeiros de Leixões – APDL, e do Edificio La Rioja II – Aransa, no Porto, sendo a Ecosteel a subempreiteira da Jofebar, a quem tinham sido adjudicadas ambas as obras. 72. As obras terminaram em Junho de 2014. 73. A obra do edifício Ribamar foi adjudicado à Ecosteel e esta subcontratou a Jofebar para proceder à empreitada das caixilharias minimalistas. 74. A Jofebar apenas fez o andar modelo e saiu da obra. 75.Nessa sequência a Ecosteel viu-se na necessidade de começar a produzir caixilharias minimalistas, tendo-o feito para a obra em curso. 76. Os caixilhos das marcas Panoramah! e Optimah! destinam-se a serem colocados em edifícios e casas. 77. Os caixilhos Panoramah! e Optimah! são adquiridos ao fabricante. 78. São os engenheiros e os arquitectos quem geralmente prescrevem a aplicação deste tipo de caixilharia. Factos aditados pelo acórdão da Relação – fls 542. 79. «No prefácio do livro “BUILDING VIEWS Jofebar/ PanoramAH!”, editado por Carlos Machado e Moura e publicado em 2017 pelo “Circo de Ideias” (cópia com tradução anexa à contestação, como doc. nº 1) — afirma-se o seguinte (na p. 19): “Concentração num único produto Ao longo da sua história, a Jofebar focou-se na criação de uma família de produtos complementares, diversificando e multiplicando a sua gama em várias áreas de negócio e em diversas marcas de sistemas de caixilharia. Estes incluem o desenvolvimento da OptimAH!, uma solução de fachada de guilhotina desenvolvida em conjunto com um especialista em fachadas, que é o primeiro produto criado pela Jofebar com um gabinete externo. Contudo, a experiência de anos recentes levou a empresa a combater esta dispersão e concentrar toda a sua atenção num único produto de excelência. Em consequência, o desenvolvimento da marca PanoramAH! representa hoje o núcleo do desenvolvimento da empresa, o qual é complementado pela dedicação a uma série de actividades culturais”. «Esta obra foi patrocinada pela JOFEBAR, constando da respectiva ficha técnica que a mesma é co-titular dos respectivos direitos de autor, que a coordenação e revisão de provas foram efectuadas por um seu alto responsável (a testemunha ZZ), sendo que o prefácio do livro foi escrito pelo seu presidente do Conselho de Administração, AAA. (art. 76)». 80. Pelo menos em finais de 2012, o projecto OPTIMAH! foi definitivamente abandonado pelos responsáveis da JOFEBAR. 81. Quando, em 27.12.2013, o 1.º Réu pediu o registo da marca n.º 5523562 aquele projecto OPTIMAH! já não existia. 82. As marcas dos AA. e dos RR. não se destinam a assinalar um tipo de caixilhos e de janelas correntes ou banais, que se compram em armazéns ou grandes superfícies, não havendo lugar à sua venda a retalho; 83. Os produtos a que as mesmas visam assinalar são produtos sofisticados, feitos por encomenda, mediante prescrição de profissionais qualificados, normalmente arquitectos ou engenheiros civis, profissionais que sabem quais são os produtos e as marcas existentes no mercado e como distingui-los. 84. Tais produtos são comprados, por regra, directamente ao fabricante. B) Fundamentação de direito A questão colocada e que este tribunal deve decidir, nos termos dos artigos 663º nº 2, 608º nº 2, 635º nº 4 e 639º nºs 1 e 2 do novo Código de Processo Civil, tendo em atenção os factos provados de acordo com as alterações e os aditamento constantes do acórdão da Relação de Lisboa, consiste em saber se existe confundibilidade da marca nacional dos réus, OTIMAH nº 532562, registada em 26.03.2014, com a marca comunitária PANORAMAH registada pela primeira autora em 21.06.2009, sob o nº 6916555. Cumpre decidir. A marca da titularidade das autoras tem registo anterior e há afinidade de produtos entre as marcas em confronto. A marca PANORAMAH assinala produtos das classes 6 e 19 (facto provado nº 9) e a marca OTIMAH assinala produtos das classes 6, 19 e 17 (facto provado nº11). A questão que importa decidir consiste em saber se a marca dos réus OTIMAH, atendendo às características dos sinais em conflito, são imitação da marca da autora PANORAMAH e que, por isso mesmo, induz o consumidor em erro ou confusão, ou indevida associação entre a marca das autoras, anteriormente registadas. Vejamos os normativos aplicáveis no âmbito do Código da Propriedade Industrial (CPI) de 2003[1], em vigor à data da entrada da petição inicial em juízo (05.08.2017). Artº 258º (Direitos conferidos pelo registo) O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor. O artº 245º (Conceito de imitação ou de usurpação) preceitua o seguinte: 1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
- a)A marca registada tiver prioridade;
- b)Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. 2 - Para os efeitos da alínea
- b)do nº 1:
- a)Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
- b)Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins. 3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada. A marca, segundo estipula o artigo 222º nº 1 do CPI, “ pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor. Ora, segundo o critério de apreciação sintetizado pelo Acórdão do STJ de 17.5.1960, in BPI, n° 10/1960, pág. 1610: " Aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas. Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro". “Sendo a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar‑se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender‑se, não a reproduz perfeitamente, limita‑se a imitá‑la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação"[2]. A primeira conclusão a retirar dos preceitos legais acima é a de que a marca tem de ser nova. Essa novidade não implica que seja inédita. A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, isto é, que o sinal não esteja a ser empregue como marca na mesma actividade. São dois, portanto, os requisitos que excluem a novidade da marca: um dos quais se reporta aos sinais em confronto e o outro aos produtos ou serviços a que se destinam. No que toca ao primeiro dos requisitos indicados, exige a lei que os sinais em confronto sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor. Se os sinais em confronto são idênticos, não se suscitam dificuldades práticas no que toca à aplicação da lei. Dificuldades surgem já quando haja que definir se, no confronto entre dois sinais, existe, ou não, semelhança susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado. O Código actual (como o anterior) dá-nos a definição de imitação. Segundo essa definição, para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto. A comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro. É que o consumidor médio quase nunca se defronta com dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva. Se os dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam, ao passo que, quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam. Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se á comparação entre marcas. Daí que a imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente. Daí também que, quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia. De acordo com o artº 245º do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto. Esse consumidor é o consumidor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado. Para definir o consumidor médio, importa ter em conta entre outros factores, o produto ou produtos em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados. Há que cotejar as marcas em causa, à luz dos critérios expostos. No caso dos autos não há dúvidas quanto à anterioridade ou prioridade da marca da autora. Autoras e rés, perante a similitude do negócio desenvolvido, concorrem no mercado de construção, (materiais metálicos e não metálicos). Como diz a Relação, em notável síntese e com acerto no caso em apreço, ambos os sinais em confronto são mistos, ou seja, compostos por elementos verbais ou nominativos e elementos gráficos ou desenhísticos. O ponto de encontro entre os referidos sinais é que todos contêm a expressão "MAH!", sendo a reprodução sonora e visual igual em ambos os sinais nesta parte. É certo que a marca das autoras contem ainda a expressão "unlimited perspectives”, mas estas expressões não têm qualquer impacto no conjunto do sinal, não só pela sua absoluta falta de destaque no sinal como por ser uma frase completamente descritiva e publicitária. Com efeito, qualquer consumidor que se refira à marca referirá apenas "PANORAMAH!" e nunca a parte descritiva da marca. O mesmo se diga da circunstância da marca dos réus ter uma pequeníssima bandeira da suíça, que quase passa completamente despercebida, uma vez que tal apenas poderá indiciar que existe alguma qualquer ligação da marca com aquele país. Há afinidade na circunstância de em ambas as marcas se utilizar um ponto de exclamação e terminarem com 2 letras vermelhas. Diferem, no entanto, e desde logo na parte verbal: realmente enquanto a marca das autoras tem o radical PANORA o radical do sinal das rés é OTI. Por outro lado, há pequenas diferenças de estilo das letras utilizadas, mas insignificantes. O que sobretudo releva no conjunto da marca é a primeira parte da palavra que a compõe, é o radical e não o afixo. Por isso, não há qualquer risco de associação entre as marcas até porque dirigidas a consumidores especializados os quais não é verosímil, desde que informados e atentos, como se exige a qualquer profissional competente, que tomem uma marca por outra ou confundam os produtos que assinalam. Por conseguinte, podemos concluir que o uso pelos réus da expressão OTIMAH no mercado da construção civil não provoca risco de confusão junto do consumidor, nem viola a função da marca nas suas três vertentes: (
- i)função distintiva; (
- ii)função publicitária; e (iii) a (substancial) função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, aquela que permite ao consumidor, confiadamente, associar um determinado produto a uma determinada origem empresarial, através da marca que aquele ostenta. Quanto à alegada concorrência desleal, não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal. Podemos, assim, concluir que a marca das autoras (PANORAMAH!), não foi imitada pela marca dos réus (OTIMAH), mantendo-se decidido no acórdão da Relação. ** Quanto à má-fé assacada aos réus, alegam as autoras e recorrentes que o réu José Maria Ferreira se aproveitou do conhecimento privilegiado de que a autora Jofebar ainda não tinha registado a seu favor a marca original “OPTIMAH!” e, com manifesta má fé, apropriou-se para si dos direitos de exclusivo sobre um símbolo, facilmente associável à marca “PANORAMAH!”, que bem sabia não lhe pertencer. Cumpre decidir. Nos termos do nº 4 do artigo 266º do Código da Propriedade Industrial de 2003, “as acções de anulação devem ser propostas no prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do direito de pedir a anulação da marca registada de má fé que é imprescritível”. Segundo Luís Couto Gonçalves[3], a má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando “o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro”. E como sublinha Carlos Olavo[4], não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado. A marca original “OPTIMAH!” era um projecto da autora Jofebar, SA que nunca passou disso mesmo, um projecto que foi suspenso, definitivamente abandonado em finais de 2012 pelos responsáveis da autora Jofebar e nunca registado a favor da autora (Cfr factos provados nº 31, 32 e 80). Mais se provou que, quando, em 27.12.2013, o 1º réu pediu o registo da marca nº 5523562, aquele projecto “OPTIMAH!” já não existia. Podemos já concluir que não existe qualquer má fé subjectiva que possa ser assacada aos réus. Efectivamente, uma vez que neste caso não existiu qualquer uso da marca em data anterior à do pedido de registo da marca nº 523562, “OTIMAH!”, apresentado em 27.12.2013 e concedida em 26.03.2014 (Facto provado nº 11), nunca poderia aquela marca ser invocada para demonstrar a má-fé do requerente do registo desta. E a circunstância de as autoras terem conjecturado, no passado, usar e proteger a marca OPTIMAH, sem o terem feito, não constituía fundamento de eventual anulação da marca nº 523562, não se mostrando relevante para os efeitos pretendidos pelas recorrentes. Nestes termos, improcedem as conclusões das alegações das recorrentes. SUMÁRIO (
- i)- Os requisitos previstos no artigo 245º nº 1 do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos. (
- ii)- A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor. (iii) - A imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente. (
- iv)- Não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal. (
- v)- A má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro. (
- vi)- Não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado. III - DECISÃO Atento o exposto, nega-se provimento à revista e confirma-se o acórdão recorrido. Custas pelas recorrentes. Lisboa, 12.11.2020 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) Nuno Manuel Pinto Oliveira Ferreira Lopes __________ [1] DL nº 36/2003, de 5 de Março, posteriormente revogado pelo artigo 14º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro. [2] Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, pág. 396. [3] Manual de Direito Industrial, 5ª ed., 2014, pág. 316. [4] Propriedade Industrial, vol I, p. 121.