1 As 28/2006 — Nejvyšší správní soud

7 Ca 44/2008- 91 - text 21 pokračování 7Ca 44/2008 [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: Kraft Foods Schweiz Holding AG, se sídlem Bellerivestrasse 203 (P.O.Box 681), CH-8034 Zürich, Švýcarsko, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D.,LL.M., advokátem c/o Štros & Kusák, Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6- Bubeneč, za účasti osoby na řízení zúčastněné: I.D.C. Holding, a.s., se sídlem Drieňová 3, Bratislava, Slovenská republika, zastoupené Mgr. Janou Turkovou, advokátkou se sídlem Budečská 6, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.1.2008 zn. O-421580, t a k t o : I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.1.2008 zn. O-421580 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.640,-Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce JUDr. Karla Čermáka,Ph.D.,LL.M., advokáta. III. Osoba na řízení zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad“) rozhodl dne 31.3.2006 ve věci námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm.a) a písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) žalobcem, společností Kraft Foods Schweiz Holding AG, (dále též „namítající“), proti zápisu zveřejněného přihlašovaného barevného kombinovaného označení „Mila Oplatky polomáčené v kakaové polevě s mléčnou náplní SEDITA“ zn.sp. O-421580 do rejstříku ochranných známek, přihlášeného dne 20.12.2004 přihlašovatelem společností I.D.C. Holding, a.s. (dále „přihlašovatel“) tak, že námitky zamítl. Úřad neshledal důvod k odmítnutí zápisu přihlašovaného barevného kombinovaného označení „Mila Oplatky polomáčené v kakaové polevě s mléčnou náplní SEDITA", neboť dospěl k závěru, že napadené přihlašované označení není podobné s namítanými mezinárodními ochrannými známkami, a to: slovní č. 163135 ve znění "MILKA" a s kombinovanými č. 204116 ve znění „Milka" a č. 806098 ve znění "M" s dřívějším právem přednosti. Dovodil, že neexistuje ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona pravděpodobnost jejich záměny, za níž se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, a to přesto, že přihlašované výrobky jsou shodné a podobné s výrobky ochráněnými namítanými mezinárodními ochrannými známkami. Po porovnání napadeného kombinovaného barevného označení s jednotlivými namítanými ochrannými známkami z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického Úřad vyloučil možnost záměny či pravděpodobnost asociace, a ve vztahu k námitkám dle ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona následně na str. 9 odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že „podstatnou podmínkou jejich opodstatněnosti je shodnost nebo podobnost napadeného označení s namítanou ochrannou známkou. Vzhledem k nesplnění této podmínky Úřad upustil od podrobnějšího zkoumání dalších skutečností a tedy i hodnocení materiálů předložených namítajícím“. O rozkladu žalobce proti tomuto rozhodnutí, v němž žalobce předně obsáhle argumentoval proti závěru ve vztahu k aplikaci § 7 odst. 1 písm.a) zákona (str.2-6 odůvodnění rozkladu) a výslovně poukázal na absenci posouzení námitek ve vztahu k ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona (str. 6, poslední odstavec) rozhodl předseda Úřadu dne 16.1.2008 zn. O-421580 tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí Úřadu o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného označení potvrdil. V odůvodnění rozhodnutí o rozkladu předseda Úřadu odkázal na ust. § 25 odst. 4 a 5 zákona a ust.§ 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona a současně přechodné ust. § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ohledně přihlašovaného barevného kombinovaného označení uvedl, že bylo přihlášeno dne 20.12.2004 a zveřejněno dne 13.4.2005, a to pro seznam výrobků, zařazených do třídy (5); (29); (30) podle mezinárodního třídění výrobků a služeb. Protože všechny tři namítané ochranné známky (mezinárodní slovní ochranná známka č. 163135 ve znění "MILKA"; mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 204116; mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 806098) představují jak je podrobně uvedeno vzhledem k přihlašovanému označení starší ochranné známky(§ 3 písm.a) bod 1. zákona) byl následně, na základě vymezených premis pro rozhodnutí o námitkách z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona (str. 9 odst. uprostřed) přejat závěr orgánu I. stupně ohledně shody či podobnosti výrobků nebo služeb přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami (str. 9-11), neboť z v rozhodnutí citovaných seznamů výrobků vyplynulo, že jde o shodné nebo podobné výrobky. Ohledně zbývající sporné otázky, zda přihlašované barevné kombinované označení je či není shodné s namítanými mezinárodními ochrannými známkami nebo je jim podobné, dospěl předseda Úřadu ke shodným závěrům jako orgán I. stupně a shodnost ani podobnost porovnávaných označení neshledal, a to z důvodů následně uvedených(viz blíže níže), které vyústily v závěr, že celkový vzhled přihlašovaného označení je odlišný od celkového vzhledu všech namítaných mezinárodních ochranných známek. Argumentace namítajícího byla vypořádána a námitky uplatněné podle ust. § 7 odst. 1 písm.a) zákona nebyly shledány oprávněnými(str. 11-16 rozhodnutí). K dalším námitkám podle ust. § 7 odst. 1 písm.b) zákona předseda Úřadu poukázal na závěr orgánu I. stupně s tím, že podstatnou podmínkou jejich opodstatněnosti je shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochranou známkou, proto orgán I. stupně upustil od podrobnějšího zkoumání dalších skutečností. K námitkám v rozkladu, že se Úřad posouzením těchto námitek nezabýval, ačkoli namítaná ochranná známka č. 163135 byla dne 2.1.1995 prohlášena za proslulou, která požívá širší ochrany a odkazu namítajícího na rozsudek ESD ve věci C- 39/97 Canon, předseda Úřadu konstatoval, že : „... dobré jméno ochranné známky patří mezi skutečnosti, které mohou mít vliv na hodnocení podobnosti srovnávaných označení, a že ochranné známky s dobrým jménem požívají širší ochrany. Dále odvolací orgán poznamenal, že ve smyslu ustanovení § 52 odst. 9 zákona č. 441/2003 Sb. prohlášení ochranné známky za proslulou podle ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zůstává v platnosti po dobu stanovenou v ustanovení § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejdéle po dobu deseti let od nabytí účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. Tato desetiletá lhůta uplynula dne 1.10.2005, a tudíž dále nelze namítanou mezinárodní ochrannou známku č. 163135 považovat za proslulou ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb. Avšak s ohledem na skutečnost, že námitky byly podány dne 13.7.2005, tedy v období, kdy namítaná mezinárodní ochranná známka č. 163135 ještě požívala zvýšené ochrany jako ochranná známka proslulá, není možno takto konstituované ochranné známce odepřít zvýšenou ochranu, a vzhledem k nové právní úpravě zákona č. 441/2003 Sb. je na ní v tomto řízení pohlíženo jako na ochrannou známku s dobrým jménem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona. K tomu je nutno dodat, že dobré jméno ochranné známky vyjadřuje především skutečnost, že podstatná část relevantní veřejnosti ochrannou známku v důsledku jejího užívání zná. Ochranná známka s dobrým jménem je tedy taková ochranná známka, která získala známost mezi spotřebiteli výrobků a/nebo služeb, jichž se týká, tj. v tomto případě mezi veřejností obecně. Obdobné podmínky musela splňovat také ochranná známka, aby mohla být prohlášena za proslulou ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb. K prohlášení ochranné známky za proslulou však bylo navíc nezbytné, aby taková ochranná známka byla užívána pro vysoce jakostní výrobky nebo služby, tedy v daném případě pro vysoce jakostní cukrovinky. Jak však bylo uvedeno již výše, při porovnání přihlašovaného označení s namítanými mezinárodními ochrannými známkami bylo zjištěno, že se liší v řadě prvků a jejich celkový dojem, který vyvolávají je odlišný. Odvolací orgán konstatoval, že podobnost porovnávaných označení nelze založit pouze na shodnosti čtyř písmen ve slovních prvcích „Mila" a „Milka", resp. na jejich provedení psacím písmem, když ostatní prvky přihlašovaného označení, včetně konkrétního provedení písma slovního prvku „Mila" se odlišují od prvků namítaných mezinárodních ochranných známek, resp. namítané mezinárodní ochranné známky další prvky přihlašovaného označení neobsahují. Odvolací orgán tedy uvedl, že jelikož přihlašované označení není s namítanými mezinárodními ochrannými známkami shodné ani podobné, nemůže těžit z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, ani jim být jinak na újmu. Vzhledem k uvedenému odvolací orgán námitky podané podl