1 As 28/2006 — Nejvyšší správní soud

8 A 216/2016- 106 - text 13 8 A 216/2016 [OBRÁZEK]ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci žalobce proti žalovanému za účasti ROLLER GmbH & Co. KG, sp.zn. 1887 se sídlem Willy-Brandt-Alee 72, Gelsenkirchen, SRN, zastoupen Mgr. Jiřinou Svojanovskou, advokátkou se sídlem Brno, Šilingrovo nám. 257/3 Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a 160 68, Praha 6 – Bubeneč MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., reg.č. CH-073.3.001.537-1 se sídlem 9 rue David-Moning, Bienne, Švýcarsko, zastoupena Dr. Radanem Kubrem, advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1 o žalobě proti rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2016, č.j.: O-234742/E269312/2016/ÚPV takto: I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 10. 2016, č.j.: O-234742/E269312/2016/ÚPV a rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2016, č.j. O-234742/D059591/2012/ÚPV se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11.228,- Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce. III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: I. Základ sporu 1. Žalobce je vlastníkem mezinárodní ochranné známky, č. zápisu: 912764, [OBRÁZEK] kdy mimo jiné nárokoval zápis této ochranné známky pro území ČR pro služby třídy 35 velkoobchodní a maloobchodní prodejní činnost ve vztahu k následujícím výrobkům: drahé kovy a jejich slitiny, rovněž výrobky z těchto kovů nebo výrobky těmito kovy potažené, zahrnuté ve třídě 14, šperky, osobní ozdoby, drahé kameny, hodinky, hodinky a chronometrické výrobky. 2. Žalovaný na základě námitek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) osoby zúčastněné na řízení rozhodnutím ze dne 09. 03. 2016, O-234742, č.j. O-234742/D059591/2012/ÚPV, částečně odmítl mezinárodní ochranné známce č. zápisu 912764, v České republice právní ochranu, a to ve vztahu ke shora uvedeným službám. Toto své rozhodnutí žalovaný odůvodnil tím, že mezinárodní ochranná známka je podobná namítaným slovním ochranným známkám ROLEX č. 2703510 a č. 781104, jakož i kombinované ochranné známce č. 318642, [OBRÁZEK] kdy žalovaný shledal podobnost porovnávaných označení z vizuálního i fonetického hlediska s tím, že se neodliší ani po sémantické stránce. Rovněž pak žalovaný shledal podobnost s částí nárokovaných služeb ve třídě 35 s výrobky třídy 14 zapsaných u namítaných ochranných známek, kdy má za to, že v obou případech se jedná o zaměření na hodinářské a klenotnické výrobky, jejichž povaha, použité materiály, účel a užití, jakož i distribuční kanály a odbytiště jsou shodné a koncoví spotřebitelé jsou totožní. Ve zbývající části byly námitky namítajícího zamítnuty. 3. Žalobce podal do tohoto rozhodnutí rozklad, který byl předsedou žalovaného zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím. II. Obsah žaloby a vyjádření žalovaného 4. První žalobní námitka směřuje proti závěru žalovaného o podobnosti známek. Žalobce je přesvědčen, že žalovaný, byť deklaroval, že provedl posouzení porovnávaných označení dle kritéria definovaného průměrného spotřebitele pro konkrétní případ a následně dospěl k závěru týkajícího se celkového vjemu porovnávaných označení, je z žalobou napadených rozhodnutí zřejmé, že tak evidentně nečinil. Pokud má žalovaný za to, že průměrný spotřebitel, k němuž je nutné činit závěry ve vztahu k podobnosti označení je nadprůměrně pozorný, pak je nutné závěry týkající se podobnosti označení i v kontextu tohoto kritéria vymezit, což však žalovaný ve svých rozhodnutích neučinil a de facto pouze „obecně“ porovnával mezinárodní ochrannou známku s namítanými ochrannými známkami, aniž by zohlednil, že se v dané věci nebude jednat o „typického“ průměrného spotřebitele konzumního každodenního zboží, ale spotřebitele luxusního zboží. 5. Z hlediska vizuálního žalovaný shledal podobnost porovnávaných označení s ohledem na podobnost slovních prvků porovnávaných označení, kdy slovním prvkům je v zásadě přiznávána větší rozlišovací způsobilost než prvkům obrazovým, jelikož průměrný spotřebitel snáze odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky (viz. 17 žalobou napadeného rozhodnutí). Žalobce s tímto závěrem nesouhlasí, jelikož má za to, že celkový vizuální dojem není tvořen pouze slovním prvkem, který prioritně porovnává správní orgán, ale i přídavnými obrazovými prvky. 6. Z hlediska fonetického pak žalovaný dle názoru žalobce dospěl k nepřezkoumatelným závěrům, které nemají oporu v provedeném dokazování, jelikož aniž by vyšel z jakéhokoliv podkladu, např. vyjádření Ústavu pro jazyk český, slovníků, výsledků na internetových vyhledávačích apod., dospěl k závěru, že slovo „ROLLER“ není součástí základní slovní zásoby českého spotřebitele v anglickém jazyce (viz. str. 18 žalobou napadeného rozhodnutí), a ani nijak nedefinuje, co za základní slovní zásobu spotřebitele v anglickém jazyce považuje. Obdobně pak žalovaný zcela nepřezkoumatelně činí závěry ve vztahu k fonetickému hledisku, kdy se ani nevypořádal s otázkou, zda průměrný spotřebitel, kterého definoval jako informovaného ve vyšším stupni znalosti a obezřetnosti, bude prioritně slovo „ROLLER“ vyslovovat foneticky česky či zda jej bude vyslovovat v anglické variantě, kterou z hlediska fonetického žalovaný ani nezohlednil. 7. Žalovaný pak svými rozhodnutími zcela popírá svoji rozhodovací praxi, pokud jde o kritéria podobnosti porovnávaných označení, kdy např. shledal nepodobnost označení APAVO a APLEAVO či Hyalosan/Hysan, která se liší rovněž pouze středovou částí označení (obdobně jako v projednávané věci), jak ostatně žalobce uvedl již v rámci rozkladových námitek. 8. Nad rámec výše uvedeného pak žalobce zdůrazňuje, že v známkoprávní literatuře se obecně uznává, že zvlášť vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je nutno vyžadovat, pokud má být do rejstříku zapsáno zejména označení, které je určeno pro označování zboží denní potřeby (viz Roman Horáček a kolektiv. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, 68 - 69 s.); v daném případě je však nepochybné, že výrobky označované namítanými ochrannými známkami mohou být za výrobky denní spotřeby považovány pouze stěží, nadto definoval-li žalovaný pro potřeby řízení průměrného spotřebitele jako nadprůměrně obezřetného. 9. S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti má žalobce za to, že rozkladem napadené rozhodnutí je rozhodnutím nezákonným, kdy žalovaný při výkladu a aplikaci zákonného pojmu „pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“ nereflektoval okruh průměrných spotřebitelů tak, jak je sám vymezil, resp. zcela opomněl toto hledisko následně zohlednit při výkladu jednotlivých aplikovaných kritérií (hledisko vizuální, fonetické a významové). Rovněž v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí odlišně vyložil otázku jednotlivých částí slovního prvku označení z hlediska vnímání spotřebitele v kontextu celkového vjemu porovnávaných označení na spotřebitele, čímž porušil zásadu předvídatelnosti rozhodnutí a zákazu diskriminace a libovůle správního orgánu. Žalovaný pak zcela opomněl, že mezinárodní ochranná známka je toliko grafickým zpracováním znění obchodní firmy žalobce a chrání nárokované označení pouze a jen v předmětné barevné a grafické podobě, přičemž s ohledem na vymezený okruh spotřebitele a specifické výrobky třídy 14, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky, lze mít v souladu s odbornou literaturou a rozhodovací praxí za to, že nelze požadovat vysokou odlišnost porovnávaných označení. 10. Další námitky se týkali závěru žalovaného o podobnosti služeb. Žalobce v této souvislosti zdůrazňuje, že žalovaný při konstatování podobnosti výrobků ve třídě 14 se službami ve třídě 35, automaticky (aniž by však tento svůj závěr jakkoliv blíže odůvodnil) uvádí, že namítané ochranné známky mají vysokou rozlišovací způsobilost, z čehož pravděpodobně dovozuje vyšší míru podobnosti mezi výrobky třídy 14 namítaných ochranných známek, jejichž vlastníkem je výrobce (nikoliv prodejce), a nesouvisejícími službami třídy 35 mezinárodní ochranné známky žalobce, který označení užívá toliko v souvislosti s prodejem nejrůznějších výrobků nikoliv samostatnými výrobky; měl-li tím žalovaný na mysli, že namítané ochranné známky požívají dobrého jména, pak je nutné zdůraznit, že námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), resp. e) zákona o ochranných známkách byly zamítnuty, nadto vysoká rozlišovací způsobilost označení a dobré jméno ochranné známky dle přesvědčení žalobce nelze pojmově ztotožňovat. 11. Žalovaný se ve svých rozhodnutích také zcela opomněl zabývat tou skutečností, že namítané ochranné známky jsou ryze „výrobkovými“ ochrannými známkami ve spojení se služba