23 Cdo 3944/2019 – Nejvyšší soud

23 Cdo 3944/2019-212 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobkyně MAHONY PHARMA a.s. se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/5, Nové Město, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24295361, zastoupené JUDr. Jiřím Solilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, proti žalované K. se sídlem XY,  identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr. Ludvíkem Ševčíkem ml., advokátem se sídlem v Brně, Kobližná 47/19, PSČ 602 00, o porušení práv z ochranné známky a ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu pod sp. zn. 21 Cm 9/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 4. 2019, č. j. 3 Cmo 171/2018-182, t a k t o : I. Dovolání žalované v rozsahu, v němž je napadena měnící část výroku ve věci samé a nákladový výrok rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 4. 2019, č. j. 3 Cmo 171/2018-182, se odmítá. II. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 4. 2019, č. j. 3 Cmo 171/2018-182, v potvrzující části výroku ve věci samé a v nákladovém výroku a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, č. j. 21 Cm 9/2017-154, ve výroku I v rozsahu, v němž byla žalované uložena povinnost zdržet se užívání označení K. na zboží, pytlíčcích, výrobcích v plastových obalech, krabičkách, v reklamě, letácích, stejně jako na prodejích místech či webových prezentacích, včetně prezentace na sociálních sítích a na marketingových akcích, ve výroku II v rozsahu, v němž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 60 000 Kč, a ve výroku III se zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 1. Napadeným rozsudkem odvolací soud ve věci samé potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, č. j. 21 Cm 9/2017-154, v rozsahu, v němž soud prvního stupně uložil žalované povinnost zdržet se užívání označení K. shora uvedeným způsobem a povinnost zaplatit žalobkyni 60 000 Kč, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé tak, že zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhala po žalované stažení zboží nesoucího označení K. z trhu a zaplacení 40 000 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. 2. Žalobkyně se žalobou domáhala po žalované zdržení se jednání, kterým žalovaná zasahuje dle tvrzení žalobkyně do jejích práv k ochranné známce „YX“ s právem přednosti od 15. 9. 2015 a zároveň jedná v nekalé soutěži, odstranění následků tohoto jednání stažením závadného zboží z trhu a zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 100 000 Kč. Žalovaná na svoji obranu tvrdila, že označení „K.“ užívala na svých vyráběných a distribuovaných výrobcích a při jejich nabídce od svého vzniku dne 1. 7. 2015, přičemž její jediný společník a jednatel, pan F. D. tak činí již od roku 2013. 3. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, jež v odvolacím řízení nedoznala změn, podle kterých žalobkyně byla zapsána do obchodního rejstříku dne 24. 4. 2012, žalovaná dne 1. 7. 2015. Žalobkyně je vlastníkem slovní ochranné známky „XY“ s právem přednosti ke dni 15. 9. 2015, a to pro třídy 5 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalobkyně užívá toto označení nejpozději od roku 2013 na základě převodu tohoto označení smlouvou ze dne 20. 12. 2012 uzavřenou se společností Life Factory, a. s. Žalovaná užívá označení K. ve své obchodní firmě a rovněž pro proteinové výrobky, jejich propagaci a distribuci, včetně prostředí internetu na webové stránce wwwXY. Držitelem této domény je od 19. 9. 2013 jediný společník a jednatel žalované, pan F. D., který jako podnikatel užívá sporné označení minimálně od roku 2013. Ten převedl sporné označení na žalovanou po jejím vzniku, avšak i nadále toto označení užívá na jím vyráběných a distribuovaných výrobcích. 4. Po právní stránce dospěl odvolací soud k závěru, že žalované nelze uznat právo na ochranu podle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). Žalovanou nelze považovat za dřívějšího uživatele nezapsaného označení „K.“. Nezapsané označení lze převést na třetí osobu, to ovšem platí za situace, kdy převodce po tvrzeném převodu označení nadále pro své výrobky neužívá. To se v projednávané věci nestalo, neboť jediný společník a jednatel žalované sporné označení i po jeho převodu na žalovanou nadále užíval. Jelikož žalobkyně užívá sporné označení na svých výrobcích minimálně od roku 2013, zasahuje žalovaná do práv žalobkyně z ochranné známky podle § 8 zákona o ochranných známkách. Zároveň se svým jednáním žalovaná dopustila nekalé soutěže podle § 2976 o. z. Žalovaná tak má podle § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství (dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“), povinnost zdržet se závadného jednání a podle § 2988 o. z. zaplatit žalobkyni část požadovaného přiměřené zadostiučinění. Jako důvodný neshledal odvolací soud nárok žalobkyně na stažení závadného zboží z trhu, neboť toto není žalovaná schopna zajistit, a rovněž na zaplacení zbývající části požadovaného zadostiučinění pro jeho nepřiměřenost podle § 4 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 1 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. II. Dovolání a vyjádření k němu 5. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná v plném rozsahu dovoláním, které považuje za přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), pro posouzení otázky hmotného práva, která nebyla dosud v rozhodování dovolacího soudu vyřešena, a to (dle celkového obsahu dovolání) otázky rozsahu práva předchozího uživatele nezapsaného označení ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách v závislosti na prioritě užívání tohoto označení. 6. Nesprávné právní posouzení věci spatřuje žalovaná v tom, že z pohledu omezení účinků ochranné známky ve smyslu § 10 odst. 2 zákon o ochranných známkách není podstatné, od jaké doby bylo žalobkyní předmětné označení užíváno, nýbrž kdy žalobkyně podala přihlášku ochranné známky, což se stalo dne 15. 9. 2015. Oproti tomu žalovaná dané označení již běžně užívala od 1. 7. 2015, což se odráží v tom, že toto označení je firmou žalované. Ve smyslu závěrů vyjádřených v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2014 ve věci sp. zn. 23 Cdo 2044/2013 může přitom být oprávněným subjektem podle § 10 odst. 2 zákon o ochranných známkách i subjekt, který jedná v rámci přípravy své podnikatelské činnosti. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2003 ve věci sp. zn. 32 Odo 697/2002 je nerozhodné, kdo byl prvním uživatelem nezapsaného označení. 7. Dle žalované je rovněž významné, že žalovaná fakticky pokračovala v užívání předmětného označení užívaného původně jediným společníkem a jednatelem žalované. Přitom dle závěrů Nejvyššího soudu vyjádřeného v rozsudku ze dne 15. 4. 2014 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 může být souhlas s užíváním formálně nechráněného označení poskytnut i jiným způsobem než uzavřením licenční smlouvy. Navíc analogickou aplikací § 11 odst. 2 zákona o ochranných známkách (ve znění účinném do 31. 12. 2018) je možno dovodit, že vlastník ochranné známky je povinen strpět další prodej zboží, které je označeno v souladu s § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. 8. Žalovaná dále shledává své dovolání přípustným pro řešení otázky procesního práva týkající se podmínek opravy zjevné chyby rozhodnutí postupem podle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř., při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016 ve věci sp. zn. 22 Cdo 4943/2015, podle kterého je nepřípustné, aby soud postupem podle § 164 o. s. ř. měnil obsah výroku rozhodnutí, ledaže se jedná o chyby v psaní a v počtech. Součástí potvrzujícího výroku napadeného rozsudku odvolacího soudu ve znění, jak byl rozsudek vyhlášen, však byla výjimka ve prospěch užívání předmětného označení jako znění kmene obchodní firmy žalované, kterou odvolací soud v písemném vyhotovení rozsudku nemohl postupem podle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř. vypustit. 9. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že „žalobu v plném rozsahu zamítne“, případně rozsudek odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně zruší a věc vrátí soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 10. Žalovaná doplnila své dovolání podáním ze dne 24. 2. 2020, doručeným dovolacímu soudu dne 25. 2. 2020, ve kterém uvedla, že předmětná ochranná známka žalobkyně byla rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví prohlášena za neplatnou pro vymezené výrobky a služby. 11. Žalobkyně se k dovolání žalované nevyjádřila. III.  Přípustnost dovolání 12. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolán