8 As 37/2011 — Nejvyšší správní soud

9 A 174/2015- 128 - text 46 9A 174/2015 [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Lachmanna a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: Deutsche Telekom AG sídlem Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Spolková republika Německo zastoupeného JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou, sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 5 proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 za účasti: Barrandov Televizní Studio a.s., IČO: 41693311 sídlem Kříženeckého náměstí 322, Praha 5 o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, čj. O-482017/D48657/2012/ÚPV takto: I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 6. 2015, čj. O-482017/D48657/2012/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 15 342 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDr. Andrey Považanové, advokátky. III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: I. Předmět řízení a vymezení sporu 1. Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „předseda Úřadu“ či „žalovaný“) ze dne 5. 6. 2015, čj. O-482017/D48657/2012/ÚPV (dále též „Napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „správní orgán prvního stupně“ nebo „Úřad“) ze dne 13. 6. 2012, čj. O-482017/D039994/2011/ÚPV (dále též „Prvostupňové rozhodnutí“). 2. Prvostupňovým rozhodnutím správní orgán prvního stupně zamítl námitky žalobce podané podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), proti zápisu barevného kombinovaného označení sp. zn. O-482017 ve znění „BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP“, jehož přihlašovatelem je osoba zúčastněná na řízení, do rejstříku ochranných známek. 3. Napadeným rozhodnutím, které bylo žalobci doručeno dne 9. 5. 2016, předseda Úřadu zamítl rozklad žalobce proti Prvostupňovému rozhodnutí a naposledy uvedené rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil. II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí) 4. Předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí rekapituloval závěry vyslovené v Prvostupňovém rozhodnutí. Současně shrnul obsah podaného rozkladu a dalších procesních podání žalobce a osoby zúčastněné na řízení v rámci řízení o rozkladu. Předseda Úřadu dále rekapituloval, že kombinované označení sp. zn. 0-482017 v provedení [OBRÁZEK] bylo přihlášeno dne 27. 12. 2010 a zveřejněno dne 30. 3. 2011 pro služby zařazené ve třídách 35, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení podle předsedy Úřadu ve svém vyjádření k námitkám omezila přihlašovaný seznam služeb o všechny položky ve třídě 35 a některé položky ve třídách 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Po tomto omezení má seznam služeb následující znění: (38) televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů; (41) nakladatelství, vydavatelství, tvorba a šíření audiovizuálních děl, publicistika, televizní zpravodajství, rozhlasové zpravodajství, obrazové zpravodajství, TV produkce, filmová produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost. 5. Předseda Úřadu shrnul, že namítaná ochranná známka Společenství č. 212787 vyobrazená vzorkem barvy spolu s uvedením jejího odstínu Magenta RAL 4010 Telemagenta, s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla přihlášena dne 1. 4. 1996 a zapsána dne 3. 8. 2000 pro tyto služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (38) telecommunications, rental of telecommunication equipment (telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení); (42) designing installations and equipment for telecommunications (navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace). 6. Rovněž rekapituloval, že namítaná ochranná známka č. 316059 vyobrazená vzorkem barvy spolu s uvedením jejího odstínu Magenta RAL 4010 Telemagenta byla přihlášena dne 17. 8. 2009 a zapsána dne 5. 1. 2011 pro tyto služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (38) telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení; (42) navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace. 7. Namítané ochranné známky tak podle předsedy Úřadu představují vzhledem k napadené přihlášce ochranné známky prioritně starší ochranné známky ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 441/2003 Sb. 8. Předseda Úřadu dále shrnul stav řízení, která dle osoby zúčastněné na řízení probíhají u obou namítaných ochranných známek se závěrem, že řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky č. 316059 za neplatnou bylo pravomocně ukončeno rozhodnutím Úřadu ze dne 17. 2. 2015, jímž byl tento návrh zamítnut, a rovněž namítaná známka Společenství č. 212787 je v současné době platně zapsána a neprobíhá u ní žádné řízení. 9. K námitkám týkajícím se zápisu barev jako ochranných známek a následné šíře ochrany žalovaný s poukazem na závěry vyslovené Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „SDEU“) v rozsudku ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01, Libertel, souhlasil se závěrem žalobce, že podmínky pro to, aby označení tvořené výlučně barvou mohlo plnit funkci ochranné známky, byly v případě obou namítaných ochranných známek splněny, a sice pro služby ve třídách 38 a 42, vymezené jako „telekomunikace, pronájem telekomunikačního zařízení" a „navrhování zařízení a vybavení pro telekomunikace", a proto jsou pro tento seznam služeb namítané ochranné známky chráněny. Předseda Úřadu doplnil, že namítané ochranné známky jsou graficky znázornitelné, vzhledem k uvedení kódu dle barevného vzorníku i dostatečně určité, čímž jsou splněny dvě podmínky vytyčené citovaným rozsudkem SDEU. Pokud jde o třetí podmínku, tj. způsobilost označení odlišit výrobky a služby různých subjektů na trhu, namítaná ochranná známka Společenství byla do rejstříku OHIM zapsána před přístupem ČR do EU, a proto získání rozlišovací způsobilosti na území ČR nebylo podle předsedy Úřadu v žádném řízení zkoumáno. Zpochybnění a přezkum získání rozlišovací způsobilosti této ochranné známky pak podle předsedy Úřadu nemůže být předmětem stávajícího řízení o námitkách (resp. o rozkladu). U namítané ochranné známky č. 316059 je podle předsedy Úřadu situace jiná, neboť zde příslušné zápisné řízení, včetně posouzení distinktivity, před Úřadem proběhlo, a sice s kladným výsledkem pro shora uvedený rozsah služeb. Návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou podaný osobou zúčastněnou na řízení byl přitom pravomocným rozhodnutím zamítnut. 10. K námitce nelogičnosti a rozporu závěru o podobnosti označení v nízkém stupni s konstatováním, dle něhož je možné, že část relevantní veřejnosti může posuzovaná označení zaměnit, předseda Úřadu uvedl, že spíše než nelogičnost spatřuje v uvedených závěrech jistou nesystematičnost a nepřesnost formulační, která může být poněkud matoucí. Nesystematičnost spočívá v začlenění tvrzení popisujícího v podstatě problematiku pravděpodobnosti záměny do části, v níž je posuzována podobnost z vizuálního hlediska. Formulační nepřesnost pak vykazuje dané vyjádření podle předsedy Úřadu v tom smyslu, že dostatečně nezdůrazňuje svůj hypotetický charakter. Jelikož kolizní výrobky a služby byly shledány jako nepodobné, správní orgán prvního stupně řízení touto větou nevyloučil podle předsedy Úřadu hypotetickou možnost záměny těchto označení, pokud by se vyskytla na produktech shodných či podobných. Předseda Úřadu zdůraznil, že pro konstatování případné pravděpodobnosti záměny by musely být pečlivě zváženy ostatní relevantní faktory, které by pouhý nižší stupeň vizuální podobnosti převážily. 11. Předseda Úřadu dále v této souvislosti zdůraznil, že závěr o podobnosti označení v nízkém stupni, zejména s ohledem na vizuální hledisko, konkrétně žalobcem zpochybněn či napaden nebyl, proto posouzení podobnosti porovnávaných označení jako takové nebylo nadále předmětem přezkumu v tomto řízení. V této věci předseda Úřadu odkázal na posouzení v rámci Prvostupňového rozhodnutí. 12. K námitce nesprávného posouzení shodnosti či podobnosti namítaných a napadených služeb předseda Úřadu shrnul závěry Prvostupňového rozhodnutí s tím, že porovnávané služby byly označeny jako odlišné co do povahy, obsahu a účelu, byť mezi nimi lze shledat jistou vazbu, přičemž k odlišnosti přispívá i vnímání průměrného spotřebitele. Předseda Úřadu žalobci přisvědčil, že v rámci posouzení podobnosti služeb je nutné vycházet ze znění zapsaných/přihlašovaných seznamů služeb, přičemž hledisko průměrného spotřebitele lze zdůraznit, avšak opět pouze ve vztahu ke službám, jak jsou v seznamech výrobků a služeb vymezeny. To