5 As 41/2017 — Nejvyšší správní soud

5 As 41/2017- 103 - text 5 As 41/2017 - 109 pokračování [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: MAFRA, a. s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, zastoupený JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Vinohradská 938/37, Praha 2, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: European Financial Services, Inc., se sídlem N. E. Freemant Street 229, Oregon, Portland 8407, Spojené státy americké, zastoupen JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Elišky Peškové 735/15, Praha 5, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 2. 8. 2013, čj. O64079/D36889/2012/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2016, čj. 9 A 164/2013 - 172, takto: I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2016, čj. 9 A 164/2013 - 172, se ruší. II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 2. 8. 2013, čj. O-64079/D36889/2012/ÚPV, a rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2012, čj. O-64079/47452/2010/ÚPV, se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení o žalobě a řízení o kasační stížnosti ve výši 28 570 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Michala Růžičky, advokáta. IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o žalobě a řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „European Financial Services“ nebo „navrhovatel“) podala dne 9. 9. 2010 u žalovaného (dále také jen „Úřad“) návrh na prohlášení kombinované ochranné známky č. 174995 ve znění „MLADÁ FRONTA DNES“ [OBRÁZEK] (dále jen „napadená OZ“), jejímž vlastníkem je žalobce, za neplatnou. Navrhovatel uvedl, že napadená OZ je tvořena prvkem shodným s již existující kombinovanou ochrannou známkou č. 170613 ve znění „mladá fronta“[OBRÁZEK] (dále jen „namítaná OZ“), jejímž vlastníkem je společnost Mladá fronta, a.s., přičemž napadená OZ byla přihlášena ve zlé víře. Namítaná OZ má podle navrhovatele vysokou míru rozlišovací způsobilosti, je veřejnosti známá, týká se výrobků a služeb totožného druhu zaměřeného na tentýž okruh spotřebitelů; relevantní veřejnost je tak uváděna v omyl ohledně původu výrobků a služeb a ochranná známka neplní svou základní funkci. [2] Dne 12. 1. 2011 rozšířil navrhovatel svůj návrh ve smyslu § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, účinného do 30. 9. 1995 (dále jen „zákon č. 174/1988 Sb.“). Konstatoval, že napadená OZ byla zapsána bez písemného svolení osoby odlišné od přihlašovatele a žalovaný nezkoumal řádně zaměnitelnost napadené a namítané OZ, ačkoliv u spotřebitelů mohly vzbuzovat omyl o pravém výrobci nebo poskytovateli služeb. [3] Rozhodnutím ze dne 2. 5. 2012 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“) žalovaný: - výrokem I. prohlásil napadenou OZ za neplatnou ex tunc podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v relevantním znění (dále jen „ZOZ“), ve spojení s § 6 ZOZ a § 3 odst. 1 písm. e), odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb.; - výrokem II. prohlásil napadenou OZ za neplatnou ex tunc podle § 32 odst. 1 ZOZ ve spojení s § 4 písm. g) ZOZ a § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb.; - výrokem III. zamítl návrh na prohlášení napadené OZ za neplatnou podle § 32 odst. 1 ZOZ ve spojení s § 4 písm. m) ZOZ. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný nejprve vypořádal námitku žalobce, podle níž žalovaný již dříve pravomocně rozhodl o shodné věci. Žalovaný konstatoval, že v minulosti byl podán návrh na prohlášení napadené OZ za neplatnou, ten však dne 13. 9. 2004 podala společnost Mladá fronta, a. s., tj. osoba odlišná od současného navrhovatele. Nebyla dána ani totožnost věcná, neboť byl podán nový návrh. Proto nebyla založena překážka věci rozhodnuté. V souvislosti s výrokem I. žalovaný shledal naplnění podmínek zápisné nezpůsobilosti napadené OZ, protože obsahuje prvky starší namítané OZ, a to ve vztahu k výrobkům a službám téhož druhu. Ve smyslu přechodného ustanovení § 52 odst. 1 věty třetí ZOZ žalovaný dále posoudil, zda je napadená OZ v souladu s aktuální právní úpravou, neboť v takovém případě by ji nebylo možné prohlásit za neplatnou. Uvedl, že napadená OZ je v rozporu také s nyní účinným ZOZ, protože stejně znějící prvky „mladá fronta“ mohou vést k záměně jimi opatřených výrobků a služeb a mást spotřebitele ohledně osoby jejich výrobce či poskytovatele. K výroku II. žalovaný konstatoval, že byly naplněny podmínky § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb., neboť napadená OZ obsahuje kmen obchodní firmy vlastníka namítané OZ - společnosti Mladá fronta, a. s., resp. jejího právního předchůdce Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství, přičemž žalobce neprokázal písemné svolení ze strany tohoto dotčeného subjektu. S odkazem na § 52 odst. 1 větu třetí ZOZ žalovaný dále posoudil, zda je napadená OZ v souladu s aktuální právní úpravou. Ekvivalent § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb. žalovaný spatřoval v § 4 písm. g) ZOZ, neboť účelem obou ustanovení je snaha předejít klamání spotřebitele ve vztahu k původci výrobků a služeb. Napadená OZ obsahující nosnou část obchodního jména jiného subjektu zakládá vysokou pravděpodobnost klamání veřejnosti, a proto je vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek také podle současného ZOZ. [4] Proti výrokům I. a II. prvostupňového rozhodnutí podal žalobce rozklad. Rozhodnutím ze dne 2. 8. 2013 (dále také jen „napadené rozhodnutí“) předseda žalovaného změnil prvostupňové rozhodnutí tak, že: - výrokem I. zamítl návrh na prohlášení napadené OZ za neplatnou podle § 32 odst. 1 ZOZ ve spojení s § 6 ZOZ a § 3 odst. 1 písm. e), odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb.; - výrokem II. prohlásil napadenou OZ za neplatnou podle § 32 odst. 1 ZOZ ve spojení s § 4 písm. g) ZOZ a § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb. Předseda žalovaného se ztotožnil s názorem vysloveným v prvostupňovém rozhodnutí, podle něhož nebyla dána překážka věci rozhodnuté (z důvodu odlišnosti navrhovatelů, přičemž se nejednalo o stejnou věc ani vzhledem k výše uvedenému rozšíření návrhu). Ve vztahu k výroku I. předseda žalovaného uvedl, že ačkoliv se ve věci nejedná o věc rozhodnutou, je třeba respektovat závěry vyslovené v předchozím správním a soudním řízení ohledně návrhu na prohlášení napadené OZ za neplatnou. Žalovaný vyslovil názor, že napadená a namítaná OZ obsahují shodný prvek „mladá fronta“, čímž se odchýlil od závěru učiněného v rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 5. 2007, potvrzeného v rámci soudního přezkumu; předchozí rozhodnutí je přitom třeba respektovat (viz rozsudek městského soudu sp. zn. 11 Ca 171/2007, proti kterému byla zamítnuta kasační stížnost rozsudkem NSS sp. zn. 6 As 3/2009). Zápis napadené OZ do rejstříku tedy nebyl učiněn v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e), odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb. K výroku II. předseda žalovaného ve shodě s prvostupňovým rozhodnutím uvedl, že zápisem a užíváním napadené OZ mohlo nepochybně docházet ke klamání veřejnosti, protože žalobce je osobou odlišnou od Mladé fronty, vydavatelství a nakladatelství. Zápisnou překážku podle § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb. bylo možné zhojit jen písemným souhlasem uvedeného subjektu, k čemuž nedošlo. Žalobce se mýlí v tom, že žalovaný v prvostupňovém rozhodnutí „překvalifikoval“ důvod dle § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb. na „náhradní důvod“ dle § 4 písm. g) ZOZ. Důvodem pro odmítnutí zápisu podle obou citovaných ustanovení je snaha předejít klamání běžného spotřebitele, jenž by mohl nesprávně vyhodnotit osobu původce u výrobků a služeb nesoucích shodné či podobné označení, které náleží různým subjektům. Každé vyvolání záměny v sobě obsahuje prvek klamavosti. Otázka klamavosti je otázkou právní, nikoliv skutkovou; jedná se o potenciální vlastnost, kterou není třeba prokazovat, přičemž její posouzení je věcí úvahy správního orgánu. Předseda žalovaného tedy shledal naplnění důvodů zápisné nezpůsobilosti napadené OZ podle § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb. a § 4 písm. g) ZOZ. [5] Proti výroku II. napadeného rozhodnutí podal žalobce žalobu u městského soudu, který ji v záhlaví označeným rozsudkem zamítl jako nedůvodnou. Městský soud shrnul, že důvodem neplatnosti napadené OZ je její klamavost. Obsahuje totiž společný kmen „mladá fronta“, který obsahuje již starší namítaná OZ a jenž obsahuje název jiné osoby, aniž bylo doloženo její písemné svolení. Uvedené skutečnosti zakládají vysokou pravděpodobnost klamání veřejnosti o osobě uvádějící na trh výrobky a služby opatřené napadenou OZ. II. Podstatný obsah kasační stížnosti, vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení [6] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu včasnou kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Uvedl, že městský soud zaměnil uplatněný „výmazový důvod“, neboť navrhovatel v návrhu výslo