7 As 140/2012 — Nejvyšší správní soud

8 A 7/2015- 47 - text 12 8A 7/2015 [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci žalobce proti žalovanému MOKATE Czech s.r.o., IČ: 253 78 449 se sídlem Praha 10, Počernická 96, zastoupen patentovým zástupcem Mgr. Václavem Paclem, se sídlem Šenov u Ostravy, Pod Školou 1278 Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a Za účasti: OPAVIA-LU, s.r.o., IČ: 257 02 050, se sídlem Praha 8, Karolínská 661, zastoupen JUDr. Tomášem Kučírkem, advokátem v Praze 1, Petrská 29, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2014, č. j. O-501679/D14752/2014/ÚPV T a k t o: I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá práva na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í: I. Základ sporu 1. Žalobce se včas podanou žalobou dne 8. 1. 2015 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2014, č. j. O-501679/D14752/2014/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 1. 2014 o zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky zn. sp. O-501679 pro část výrobků a služeb, na základě námitek podaných společností OPAVIA-LU, s.r.o., IČ: 257 02 050. 2. Přihlašovatel podal dne 7. 2. 2013 přihlášku napadené obrazové ochranné známky zn. sp. O-501679, která byla zveřejněna dne 20. 2. 2013 pro následující výrobky a služby zařazené do třídy 29: mléko, vejce a výrobky z nich, spadající do této třídy, oleje a jedlé tuky, tukové náhražky, suroviny a polotovary pro pekařskou a cukrářskou výrobu spadající do této třídy, texturované proteiny a směsi z nich pro humánní využití, ostatní speciální komponenty a výrobky pro zušlechťování poživatin v rámci této třídy, mražené, sušené, zavařené, konzervované, kompotové a kandované ovoce, ovocná dřeň, želé a želatina jedlá, džemy a marmelády, hrozinky, zákusky vyrobené z ovoce, potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky živočišného původu, jádra ořechů a oříšků, datle, pomazánky s ořechovým nebo nugátovým základem; do třídy 30: potraviny rostlinného původu, připravené pro konzumaci nebo konzervování zařazené v této třídě, jakož i stimulanty pro zlepšení chutě potravin, pečivové hmoty k dalšímu zpracování, pekařské a cukrářské výrobky, především, vafle, oplatky, sušenky a jemné pečivo pro rychlé občerstvení s použitím tuku, vajec, mléka, džemů, citronů, ořechů, kakaa, čokolády, cukru a koření, pekařské a cukrářské výrobky k dopečení, výrobky zdravé a racionální výživy, přírodní vlákniny, káva, kávové náhražky a přísady, čaj, kakao a kakaové přípravky a výrobky, čokoláda, fondán, cukr, med, droždí, kypřicí prášky, koření a jeho směsi, potravinářské zahušťovače, těsta a plnicí masy a náplně do pekařských a cukrářských výrobků, zmrzlina, potravinové doplňky v rámci této třídy, nikoliv pro lékařské účely, tresti a výtažky do potravin, nikoliv pro lékařské, náplně, krémy a polevy, přípravky z obilnin, bio výrobky pekařské, těstárenské a cukrářské; do třídy 35: maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky uvedenými ve třídách 29 a 30, shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy), v rozsahu zbožových tříd 5, 29 a 30 za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, export a import těchto výrobků, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky v uvedených třídách 5, 29 a 30, export a import těchto výrobků; elektronický obchod prostřednictvím Internetu (oneline-shop) s výrobky ve třídách 1 - 34; do třídy 40: pekařská a cukrářská činnost a zpracovávání jejich výrobků, zpracování pečivových hmot pro těstárenské, pekařské a cukrářské výrobky, zpracování mléka, ovoce, obilovin, luštěnin, semen, olejnin a jejich směsí, výroba jemného pečiva, zejména oplatkového a sušenkového zboží v rámci této třídy, zmrazování a konzervování potravin, provozování pekařství a cukráren podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. [OBRÁZEK] 3. Dne 21. 2. 2013 byl přihlašovatel vyzván provést úpravu a přetřídění pro výrobky a služby zatříděné ve třídách 29, 30, 35 a 40 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb s tím, že podle 10. Verze tohoto třídění jsou veškeré potravinové doplňky zařazovány do třídy 5, náplně a krémy se třídí podle toho, z čeho jsou vyrobené, ve třídě 40 je zakázková výroba, jinak výroba jako taková je zatřiďována podle výrobků, provozování pekařství a cukrářství, stejně jako provozování kavárny patří do třídy 43. 4. Dne 28. 2. 2013 přihlašovatel přetřídil, resp. upřesnil některé položky seznamu a odstranil vady přihlášky obrazové ochranné známky. 5. Dne 31. 5. 2013 podala společnost OPAVIA-LU, s.r.o., IČ: 257 02 050, námitky proti zápisu napadené obrazové ochranné známky zn. sp. O-501679 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), g) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Namítající uvedl, že společně se společností Mondelez Czech Republic s.r.o., IČ: 471 23 915, tvořící s ní koncern, v roce 2011 začal vyrábět a uvedl na trh sušenky BeBe Dobré ráno mini, a to v několika příchutích. Tento koncept navazoval na zavedené sušenky BeBe Dobré ráno, které byly uvedeny na trh minimálně od roku 2009. Současně uváděl, že je mj. majitelem starších ochranných známek č. 309325, č. 211435, č. 282258, č. 280895, č. 282283 a č. 282287 registrovaných pro pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo apod. ve třídě 30 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Namítající dále uvedl, že přihlašovatel v roce 2012 začal vyrábět a uvedl na trh produkt nazvaný Hi mini s popisem cereální sušenky nejen do jogurtu, přičemž i tento produkt je vyráběn v několika příchutích. Obal tohoto produktu, jakož i samotný produkt mají zcela shodné charakteristické rysy jak obal výrobků BeBe Dobré ráno mini, tak samotných výrobků. Obal Hi mini užívá obdobné grafické prvky a jejich prostorové rozvržení jako obal výrobku BeBe Dobré ráno mini – dominantní miska s jogurtem a mini sušenkami a nad ní lžička s jogurtem. Samotný výrobek Hi mini svým designem – oválné mini sušenky, na jejichž povrchu je jako reliéf obilný klas – rovněž napodobuje výrobek BeBe Dobré ráno mini. Na tuto skutečnost byl přihlašující dopisem ze dne 17. 1. 2013 upozorněn a dopisem ze dne 1. 3. 2013 zároveň vyzván, aby stáhnul předmětný výrobek z trhu v České a Slovenské republice, a aby se zdržel uvádění na trh a prodeje předmětného výrobku v předmětném obalu. Přihlašovatel uvedený výrobek z trhu nestáhnul, doposud ho prodává a bezprostředně po první výzvě podal přihlášku napadené ochranné známky sp. zn. zn. sp. O-501679, ačkoliv věděl, že se dotýká práv a porušuje práva namítajícího. 6. První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 309325 byla dne 16. 12. 2009 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 9. 9. 2009 pro následující výrobky a služby zařazené do třídy 30: pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, sladké i slané, cukrářské výrobky, kakaové, čokoládové, kávové náplně, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilovin; do třídy 35: akviziční, marketingové, propagační, reklamní, informačně-obchodní a inzertní činnost, distribuce zboží k reklamním účelům, zejména v oblasti výrobků trvanlivého pečiva; do třídy 41: organizování a pořádání soutěží pro veřejnost na podporu prodeje výrobků trvanlivého pečiva podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. [OBRÁZEK] 7. Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 211435 byla dne 27. 7. 1998 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 4. 8. 1997 pro následující výrobky zařazené do třídy 30: trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. [OBRÁZEK] 8. Nicméně tato ochranná známka podle údajů v rejstříku ochranných známek zanikla dne 4. 8. 2017. 9. Třetí namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 282258 byla dne 24. 7. 2006 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 21. 6. 2005 pro následující výrobky zařazené do třídy 30: pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, cukrovinky, výrobky z obilovin, cereální výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. [OBRÁZEK] 10. Čtvrtá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 280895 byla dne 10. 5. 2006 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 23. 6. 2005 pro následující výrobky zařazené do třídy 30: pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, cukrovinky,