4 As 18/2011 — Nejvyšší správní soud

4 As 18/2011- 126 - text 4 As 18/2011 – 145 [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Société des Produits Nestlé S. A., se sídlem Vevey 1800, Vevey, Švýcarská konfederace, zast. Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem, se sídlem Maiselova 15, Praha 1, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: M. V., zast. Ing. Pavlem Nádvorníkem, patentovým zástupcem, se sídlem Sokola Tůmy 1, Ostrava – Hulváky, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2010, č. j. 8 Ca 377/2008 – 95, takto: I. Kasační stížnost s e z a m í t á . II. Žalovaný j e p o v i n e n uhradit žalobci k rukám jeho zástupce Mgr. Karla Šindelky náklady řízení ve výši 2880 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. O d ů v o d n ě n í : Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) ze dne 14. 8. 2008, č. j. O441222, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) ze dne 25. 10. 2007, sp. zn. O-441222, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Naposledy uvedeným rozhodnutím byly zamítnuty námitky žalobce podané proti zápisu přihlašovaného barevného kombinovaného označení ve znění „KiNG TAT“ do rejstříku ochranných známek. Žalobce označil napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i jemu předcházející prvostupňové rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví za nezákonné a věcně nesprávné a tvrdí, že byl napadeným rozhodnutím zkrácen na svých právech vyplývajících z vlastnictví starších namítaných ochranných známek: slovní ochranné známky č. 161308 ve znění „KIT KAT“, slovní ochranné známky Společenství č. 3780178 ve znění „KIT KAT“, prostorové ochranné známky Společenství č. 2097376, prostorové ochranné známky Společenství č. 2632529, obrazové ochranné známky Společenství č. 3780095 ve znění „Kitkat“, barevné obrazové ochranné známky Společenství č. 2455129 ve znění „Kitkat“, mezinárodní barevné kombinované ochranné známky č. 569801 ve znění „KitKat“ a mezinárodní barevné kombinované ochranné známky č. 735948 ve znění „KitKat“. Žalobce poukázal na rozpor s § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“) a konstatoval, že napadené kombinované přihlašované označení je tvořeno slovním prvkem „KiNG TAT“ a obrazovým motivem čokoládové tyčinky hnědé barvy o dvou dílcích, to vše umístěno v úzkém obdélníku, v jehož pravé části převažuje červené pozadí. Zdůraznil, že již při zběžném pohledu je patrné, že obrázek umístěný v pravém dolním rohu představuje vyobrazení čokoládové tyčinky složené ze dvou obdélníkových dílců, nikoli hnědých pruhů, jak je nesprávně uvedeno v prvním odstavci na straně 17 rozhodnutí žalovaného. Dále žalobce namítal, že žalovaný ve svém rozhodnutí zcela opomenul skutečnost, že se srovnávané ochranné známky shodují nejen v prvních dvou písmenech „KI“ a posledních dvou písmenech „AT“, ale že přihlašované označení obsahuje další zcela shodné písmeno „T“. Písmeno „T“, které je posledním písmenem první části namítaných ochranných známek „KIT“, vlastník napadeného označení v podstatě pouze posunul na začátek druhého slovního prvku „TAT“ a mezi ně vložil písmena „NG“. Žalobce vyjádřil přesvědčení, že touto záměnou však nebyla odstraněna vzájemná podobnost srovnávaných označení. V další námitce žalobce uvedl, že se žalovaný v napadeném rozhodnutí nevypořádal s argumentací žalobce, že všechna písmena slovního spojení „KIT KAT“, t. j. „K“, „I“, „T“, a „A“ jsou obsažena ve slovním spojení „KiNG TAT“, přičemž stejně jako v případě namítaného slovního spojení „KIT KAT“ je písmeno „T“ použito dvakrát. Žalovanému vytýkal, že se nezabýval tvrzením žalobce, že vlastník napadeného označení (osoba zúčastněná na řízení), ačkoli měl nepřeberné množství možností, jak pojmenovat svůj výrobek, použil při tvorbě napadeného označení koncept velmi podobný slovnímu spojení „KIT KAT“, t. j. 2 velmi podobné krátké slovní prvky složené ze 3 „KIT“, resp. 4 písmen „KING“, následované druhým vizuálně a foneticky jednoznačně podobným slovním prvkem „KAT“, resp. „TAT“. Žalobce je přesvědčen, že vlastník napadené ochranné známky tento koncept nezvolil náhodně, ale zcela úmyslně s cílem se připodobnit k namítaným ochranným známkám žalobce a zejména čokoládovému výrobku žalobce „KIT KAT“. Podle žalobce bude vlastník napadené ochranné známky přihlašované označení užívat pro čokoládové tyčinky/oplatky, t. j. pro identické výrobky, pro které žalobce celou řadu let užívá na trhu ochranné známky „KIT KAT“. Žalobce dále poukázal na skutečnost, že právě první dvě a poslední dvě písmena t. j. „KI“ a „AT“ jsou nejdůležitějšími částmi slovního spojení „KIT KAT“. Rozhodující význam první a poslední části slovního označení pro konstatování závěru o podobnosti označení a naopak nepodstatnou roli středu označení potvrzuje ve své rozhodovací praxi i Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (dále též „OHIM“), viz např. jeho rozhodnutí ze dne 20. 12. 2002, č. 3852/2002, v níž podala společnost Lancôme Parfums et Beauté & Cie úspěšné námitky proti zápisu přihlašovaného označení Trůfee na základě svojí starší ochranné známky TROPHEE. V citovaném rozhodnutí došel OHIM k závěru, že srovnávaná označení Trůfee a TROPHEE jsou foneticky a vizuálně podobná, přičemž mimo jiné uvedl: „Začátky Tr a konce ee jsou shodné. Odlišnosti ve středu označení „oph“ a „uf“ nehrají takovou roli, neboť spotřebitel se obvykle nesoustředí na střední část“. Podle žalobce je zejména i výslovnost srovnávaných slovních prvků velmi blízká a tato označení jsou foneticky podobná. Běžný tuzemský spotřebitel vysloví tato slova jako „kitkat“ a „kingtat“ s akcentem na začátek slova. Dvojice neznělých souhlásek „NG“ při běžné výslovnosti zaniká a proto nepostačuje k odlišení srovnávaných označení z fonetického hlediska. Žalobce zdůraznil, že podle ustálené rozhodovací praxe žalovaného i podobnost v jednom aspektu (vizuálním, fonetickém či významovém) může vést ke vzniku nebezpečí záměny. Tedy i pouhá podobnost ve výslovnosti srovnávaných označení může vést k jejich vzájemné záměně či asociaci, v případě fonetického hlediska zejména z toho důvodu, že výrobky jsou často doporučovány mezi přáteli a známými předáním v ústní formě. Žalobce dále označil za nelogický názor žalovaného, že seznamy výrobků nejsou zcela shodné a proto nelze užít kompenzační zásadu (princip, podle kterého nižší míra podobnosti označení může být kompenzována vyšší mírou podobnosti výrobků a služeb a naopak), neboť označení nejsou podobná a u ochranných známek není úplná shoda seznamů. Z rozhodnutí žalovaného je zřejmé, že napadené označení je ve třídě 30 a 32 zapsáno pro výrobky shodné a podobné, zatímco služby ve třídě 35 podobné nejsou. S ohledem na shodnost a podobnost výrobků ve třídách 30 a 32 tedy žalovaný měl přistoupit k aplikaci kompenzačního principu. Skutečnost, že přihlašované označení je vedle výrobků ve třídě 30 a 32 přihlášeno ještě pro další, podle žalovaného nepodobné služby ve třídě 35, nezbavuje žalovaného povinnosti aplikovat kompenzační zásadu. Podle žalobce tak žalovaný pochybil, pokud kompenzační zásadu v daném případě nezohlednil. Žalobce také namítal, že k vlastní podobnosti namítaných ochranných známek se zveřejněným označením přispívá rovněž grafické ztvárnění napadeného označení „KiNG TAT“, které obsahuje další prvky charakteristické pro výrobky a namítané ochranné známky žalobce, jmenovitě červenou barvu a vyobrazení čokoládové tyčinky. Existence těchto podobných obrazových prvků pak zvyšuje míru podobnosti zveřejněného označení s výrobky a ochrannými známkami „KIT KAT“ žalobce. Tyto grafické prvky přispívají k již tak vysoké míře nebezpečí asociace výrobků opatřených přihlašovaným označením a výrobků „KitKat“ žalobce na trhu, s čímž se žalovaný v napadeném rozhodnutí nevypořádal. Žalobce uzavřel, že s ohledem na velmi vysokou míru fonetické podobnosti a vysokou vizuální podobnost srovnávaných označení existuje pravděpodobnost záměny předmětných označení a závěr žalovaného o neexistenci pravděpodobnosti záměny tedy není věcně správný. Navrhl, aby městský soud rozhodnutí žalovaného zrušil, věc mu vrátil k dalšímu řízení a uložil mu povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku nahradit žalobci náklady řízení k rukám jeho právního zástupce. V rámci doplnění žaloby ze dne 6. 11. 2009 žalobce přiložil protokol z jednání Soudu hlavního města Budapešti ve věci sporu žalobce a společnosti Babello-1997 Kft. o porušování práv k ochranným známkám řady „KIT KAT“ žalobce dovozem a následnou nabídkou výrobku „KiNG TAT“ na maďarském trhu. V průběhu tohoto jednání byl soudem vyhlášen příkaz ukládající žalované společnosti Babello-1997 Kft. povinnost zdržet se