1 As 3/2008 — Nejvyšší správní soud

8 A 20/2014- 184 - text 22 8A 20/2014 [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci žalobce proti žalovanému KMITEX s.r.o., IČ: 629 17 455, (dříve KINEX CZ s.r.o.) Praha 9, Novovysočanská 537/31, zastoupen advokátem JUDr. Petrem Schlesingerem, se sídlem Brno, Slovákova 11 Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a Za účasti: HTC holding a.s., IČ: 313 42 141, se sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, Slovensko, (dříve KINEX BEARINGS, a.s., IČ: 359 62 623, dříve KINEX, a.s., IČO: 31 561 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko), zastoupen JUDr. Janem Žákem, advokátem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV T a k t o: I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16.456 Kč k rukám zástupce JUDr. Petra Schlesingera, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku. III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í: I. Základ sporu 1. Žalobce KMITEX s.r.o., IČ: 629 17 455, (do 18. 11. 2015 KINEX CZ s.r.o.), se včas podanou žalobou dne 27. 1. 2014 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 5. 2013 o prohlášení kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ za neplatnou na návrh společnosti KINEX, a.s., IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko, s účinky ex tunc. 2. Dne 6. 2. 1995 podal přihlášku napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ podnikatel J. Ř., obchodní jméno: J. Ř. – BIKES, IČ: ..., s místem podnikání P. 4, N. s. 1204, Úřadu průmyslového vlastnictví pro výrobky zařazené do třídy 8: ruční nářadí a nástroje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Posléze přihlašovatel převedl svou přihlášku napadené ochranné známky dne 11. 12. 1995 na společnost KINEX CZ s.r.o., IČ: 62917455, zapsanou do obchodního rejstříku dnem 7. 3. 1995, jejímž byl společníkem a jednatelem. Napadená ochranná známka do rejstříku byla zapsána dne 13. 3. 1996. 3. [OBRÁZEK] 4. První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 151889 ve znění „KINEX“ byla s právem přednosti ode dne 16. 12. 1954 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 24. 1. 1955 pro výrobky do třídy 7, 9 a 16: Rysovadlá a rysovacie prístroje, remeselnícke a meriace nástroje a potreby, ocelové meradlá, posuvné meradlá a hlbkomery, nože do strojov podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. 5. [OBRÁZEK] 6. Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 192238 ve znění „KINEX“ byla s právem přednosti ode dne 3. 2. 1995 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 24. 7. 1996 pro výrobky do třídy 7: vratidla, dvouřadová ložiska pro textilní průmysl; do třídy 12: dvouřadová ložiska pro jízdní kola a pro vodní pumpy automobilů, kliky jízdních kol s převodovkou, uložení pedálů kol a ostatní součástky do jízdních kol podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. [OBRÁZEK] 7. Dne 26. 10. 2012 podala společnost KINEX , a.s. IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko, návrh na prohlášení napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ za neplatnou podle § 4 písm. g), l) a m) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel tvrdil, že je majitelem dvou prioritně starších ochranných známek, které shledává zaměnitelné s napadenou ochrannou známkou. Uváděl, že napadená ochranná známka vůbec neměla být zapsána do rejstříku ochranných známek, neboť postrádá zápisnou způsobilost, a jediným důvodem podání její přihlášky bylo – v rozporu se zásadou dobré víry a dobrých mravů – parazitovat na dobré pověsti navrhovatele a jeho měřidel. 8. Navrhovatel předložil za účelem prokázání svých tvrzení následující podklady: 1. Výpis ze slovenského obchodního rejstříku týkající se navrhovatele, z něhož plyne, že vznikl dne 1. 5. 1992. 2. Kopii zakladatelské listiny navrhovatele, z níž plyne, že vznikl na základě privatizace státního podniku KINEX š. p. 3. Kopii rozhodnutí Ministerstva pro správu a privatizací národního majetku Slovenské republiky ze dne 23. 3. 1992, jímž se schvaluje privatizační projekt š. p. KINEX Bytča. 4. Výpis z obchodního rejstříku týkající se majitele, z něhož je zřejmé, že vznikl dne 7. 3. 1995 a jeho bývalým jednatelem je původní přihlašovatel napadené ochranné známky, pan J. Ř., P. 5. Výpis z živnostenského rejstříku týkající se majitele. 6. Výpis z obchodního rejstříku týkající se společnosti KIN MT Group s.r.o., Praha, která vznikla dne 2. 1. 2012, současného výhradního distributora navrhovatele na území České republiky. 7. Výpis z obchodního rejstříku Slovenské republiky ohledně společnosti KINEX CZ Slovakia s.r.o. 8. Výpisy z rejstříku ochranných známek týkající se ochranných známek ve vlastnictví navrhovatele a majitele. 9. Kopii určitých stránek Encyklopedie Slovenska, VEDA, vydavatelstvo Slovenské akademie ved v Bratislavě, Martin, 1973, v níž je v části zabývající se kuličkovými ložisky uvedeno, že jsou spolu se specializovaným nářadím vyráběna státním podnikem sídlícím v Bytči, od roku 1958 nesoucím název Kinex. 10. Kopii tiskoviny KINEX Spravodaj, vydání březen 2012, str. 7, týkající se historie navrhovatele, resp. jeho právních předchůdců, z nichž první vznikl v roce 1906. 11. Kopii firemního informačního měsíčníku NOVÝ KINEX, číslo 1, rok 2006, str. 1 až 4, týkající se historické existence a předmětu podnikání navrhovatele a obsahujícího několik shodných vyobrazení ochranných známek navrhovatele. 12. Kopii licenční smlouvy k ochranným známkám navrhovatele uzavřené dne 16. 1. 2012 se společností KIN MT Group s.r.o., Praha, jíž byla této společnosti udělena výhradní licence pro území České republiky. 13. Katalog výrobků navrhovatele prodávaných pod ochrannými známkami navrhovatele společností KIN MT Group s.r.o., Praha, platný od 1. 1.2012. 14. Kopii dopisů majitele ze dne 4. 7. 2008 a ze dne 19. 7. 2010 k výzvě patentového zástupce navrhovatele, v nichž jednatel majitele uvedl, že obě společnosti spolupracovaly od roku 1996, a že se jeho užívání ochranné známky ve znění „KINEX" vztahuje pouze na doprodej zásob výrobků koupených od navrhovatele. 15. Kopii rozvahy a výkazu zisků a ztrát společnosti majitele za rok 2008, 2009, 2010 a 2011. 16. Fotografie prodejen společnosti majitele z let 2011 a 2012, na nichž je umístěno označení odpovídající svou podobou napadené ochranné známce i ochranným známkám navrhovatele. 17. Kopie katalogů výrobků majitele z let 2009, 2010 a 2011, na nichž je uvedena napadená ochranná známka. 18. Výtisky e-mailové korespondence majitele z roku 2012, v nichž vysvětluje původ výrobků označených předmětnými ochrannými známkami. V jednom z e-mailů je mimo jiné uvedeno, že majitel byl založen v roce 1995 jako obchodní zastoupení navrhovatele v České republice, a také, že ve vztahu k výrobkům nabízeným pod napadenou ochrannou známkou disponuje majitel vlastní výrobní kapacitou. V jiném informuje o propagační akci na výrobky „KINEX“ (nikoli „KINEX cz“). 19. Kopii elektronického výpisu z centrálního registru domén vedeného CZ. NIC ohledně domény www.kinexcz.cz, jejímž držitelem je majitel a www.kinex.sk, jejímž držitelem je navrhovatel. 20. Kopii objednávky výrobků majitele pod označením „KINEX" navrhovatelem a kopie notářských zápisů z roku 2012 osvědčující stav takto zakoupených výrobků. 21. Kopii katalogu výrobků navrhovatele pro rok 2013 prodávaných společností KIN MT Group s.r.o., tedy držitelem výhradní licence k ochranné známce navrhovatele (doklad předložen spolu s vyjádřením k rozkladu - vyloučen odvolacím orgánem s poukazem na ustanovení § 82 odst. 4 a § 86 odst. 3 správního řádu). 22. Výtisk z internetových stránek shop.kinmtg.com společnosti KIN MT Group s.r.o. (doklad předložen spolu s vyjádřením k rozkladu – vyloučen odvolacím orgánem s poukazem na ustanovení § 82 odst. 4 a § 86 odst. 3 správního řádu). Kopii certifikátu navrhovatele o udělení licence společností KIN MT Group s.r.o. k ochranné známce navrhovatele (doklad předložen spolu s vyjádřením k rozkladu - vyloučen odvolacím orgánem s poukazem na ustanovení § 82 odst. 4 a § 86 odst. 3 správního řádu). 9. Majitel napadené ochranné známky předložil v rámci zná