1 As 51/2010 — Nejvyšší správní soud

15 A 134/2020- 82 - text 18 15 A 134/2020 [OBRÁZEK]ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudkyně Mgr. Věry Jachurové a soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci žalobce: STAUFČÍK, s.r.o., IČO: 26277859 se sídlem Boršice 112 zastoupený advokátem JUDr. Milanem Kyjovským se sídlem Jaselská 202/19, Brno proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 za účasti této osoby zúčastněné na řízení: Andreas Stihl AG & Co. KG se sídlem Badstrasse 115, Waiblingen, Spolková republika Německo zastoupený advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M. se sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 5 v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22.10.2020, č.j. O-127301/D20038634/2020/ÚPV takto: I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: 1. Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda ÚPV“) zamítl žalobcův rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 19.3.2020, č.j. O-127301/D17125580/ 2017/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím Úřad zamítl návrh žalobce na zrušení mezinárodní barevné obrazové ochranné známky č. 664727, jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, podaný z důvodu uvedeného v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Dle žalobce se jedná o ochrannou známku, která se v důsledku činnosti nebo nečinnosti vlastníka stala pro zapsané výrobky označením, které je v obchodě obvyklé. 2. Ze správního spisu vyplývají následující skutečnosti. Dne 31.10.1996 byla u Mezinárodního úřadu WIPO na základě přihlášky podané osobou zúčastněnou na řízení, s účinky ochrany pro území České republiky od téhož dne, zapsána barevná obrazová ochranná známka v provedení: [OBRÁZEK] s číslem zápisu 664727 pro následující seznam výrobků zařazených do těchto tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (7) Elektrické pily řetězové, brusnořezné kotouče s řídícím mechanismem, výkonný křovinořez, motorová sekačka, motorové nůžky na živé ploty, motorový vrták samostatný nebo závislý na jiném přístroji, postřikovače s motorovým nasáváním, motorová dmychadla, motorové foukače a vysavače, elektrické omítače, půdní kypřič závislý na jiném přístroji, odsávací a vysokotlaké čističe pro domácnost a průmyslové použití, přístroje pro řezání a podélné řezání. (8) Ruční nůžky na živé ploty. (dále jen „napadená ochranná známka“), a to v přesně definované kombinaci dvou odstínů barev podle vzorníku barev RAL a PANTONE (oranžová v odstínu RAL 2004 nebo Pantone 164c; šedá v odstínu RAL 7035 nebo Pantone 428u.). Z výpisu z databáze ochranných známek plyne, že na tvar, v němž jsou barvy v napadené ochranné známce umístěny, se známkoprávní ochrana nevztahuje. 3. Návrhem ze dne 15.12.2017 se žalobce domáhal zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Návrh odůvodnil tím, že barevnou kombinaci oranžové a šedivé používá mnoho výrobců a distributorů zahradní techniky. Nejedná se proto o barevnou kombinaci, která by byla příznačná jen pro vlastníka napadené ochranné známky. Předmětná barevná kombinace se podle žalobce po dni zápisu napadené ochranné známky stala běžnou součástí jiných ochranných známek, a napadená ochranná známka tedy v důsledku pasivity jejího vlastníka tzv. zdruhověla. Tato tvrzení žalobce doložil výtisky katalogů výrobků konkurenčních výrobců zahradní techniky a odkazy na jejich webové stránky. Uvedl též šest evropských ochranných známek, které podle něj obsahují chráněnou barevnou kombinaci. 4. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad návrh žalobce na zrušení napadené ochranné známky zamítl, a to proto, že žalobce ohledně svého tvrzení o zdruhovění napadené ochranné známky neunesl důkazní břemeno, které jej coby navrhovatele tížilo. Úřad konstatoval, že žalobce k prokázání svých tvrzení předložil nedatované výtisky nabídek různé zahradní techniky na internetových stránkách www.mounfield.cz, www.biano.cz, www.agro-centrum.cz, www.dolmar.cz, www.gardentech.cz a www.unihobby.cz, které byly doplněny výtiskem nabídky různých druhů pil výrobce Oleo-Mac z internetové stránky www.heureka.cz. Materiály předložené žalobcem pouze dokládají, že výrobci zahradní techniky mají určitý okruh oblíbených barev, mezi které kromě mnoha odstínů oranžové a šedé barvy patří rovněž odstíny červené a žluté a také černá, bílá, stříbrná nebo zelená barva. Již z nich ale nelze seznat, kolik a jakých výrobků v konkrétních barevných kombinacích bylo prodáno, komu, kdy a v jaké hodnotě. Z uvedených materiálů tak nelze vyvozovat závěr, že konkrétní barevná kombinace oranžové a šedé, která tvoří napadenou ochrannou známku, je ostatními soutěžiteli na relevantním trhu v České republice běžně užívána v obchodním styku, a že napadená ochranná známka se tak stala označením, které je v obchodě pro tyto výrobky obvyklé. Rozsudek Tribunálu ve věci T-234/01, na který poukázal žalobce, nelze na danou věc vztáhnout, protože se týká zápisné způsobilosti označení, které nebylo nadáno rozlišovací způsobilostí. Napadená ochranná známka však rozlišovací způsobilost po svém zápisu získala. Napadená ochranná známka chrání konkrétní oranžovo-šedou barevnou kombinaci, argumentace o samostatném užívání oranžové nebo šedé barvy na výrobcích zahradní techniky proto nemůže být úspěšná. Žalobci se nepodařilo prokázat užívání chráněné oranžovo-šedé barevné kombinace na výrobcích zahradní techniky v takové míře, že ji spotřebitel bude vnímat jako označení pro tyto výrobky obvyklé. Úřad dále upozornil na to, že napadená ochranná známka představuje kombinaci dvou vertikálních barevných pruhů. Čtyři žalobcem zmiňované ochranné známky jsou založeny na třech až čtyřech horizontálních pruzích umístěných nad sebou, další dvě ochranné známky chrání červeno-šedou a žluto-šedou barevnou kombinaci. Tyto ochranné známky tedy vykazují jinou strukturu než tu, kterou má napadená ochranná známka, a tudíž lze jen stěží označit jednání vlastníka, jenž tyto ochranné známky aktivně nenapadl, za pasivitu 5. V odůvodnění napadeného rozhodnutí se předseda ÚPV ztotožnil s názorem Úřadu, že v řízení nebylo žalobcem prokázáno, že napadená ochranná známka zdruhověla ve smyslu § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Předseda ÚPV nejprve odkázal na čl. II. odst. 7 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb., podle kterého pro řízení o návrhu na zrušení ochranné známky zahájené podle zákona o ochranných známkách ve znění účinném do 31.12.2018 a do tohoto dne pravomocně neskončené se použijí ustanovení zákona o ochranných známkách ve znění účinném od 1.1.2019. Ustanovení § 31a odst. 5, § 32b odst. 3 a § 32c zákona o ochranných známkách se však nepoužijí. Následky neužívání starší ochranné známky se posuzují podle zákona o ochranných známkách ve znění účinném v den podání návrhu. 6. Skutkový stav věci považoval předseda ÚPV za řádně zjištěný. Protože se jedná o řízení návrhové, procesní odpovědnost za důkazy, jejich množství, formu a kvalitu nese výlučně navrhovatel (žalobce). Úřad nebyl povinen aktivně vyhledávat důkazy na podporu tvrzení žalobce, ani mu v průběhu řízení předběžně naznačovat, zda jsou jím předložené důkazy dostačující k úspěchu v řízení. Nelze akceptovat názor, že by Úřad měl v případě pochybností o barevné kombinaci obsažené v důkazech předložených žalobcem zkoumat obsah internetových stránek, na které žalobce odkázal. Využitím internetových stránek jako důkazních prostředků se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 12.4.2011, č.j. 1 As 33/2011-58, v němž dovodil, že v důsledku proměnlivosti webových stránek v čase není záruka, že informace na internetových stránkách obsažené budou v okamžiku soudního přezkumu odpovídat informacím, které na určité internetové stránce byly v okamžiku správního rozhodnutí. Žalobce využil možnosti zachytit konkrétní stav dotčených internetových stránek v tištěné formě (předložil jejich konkrétní výtisky z jednoho dne) a dále odkázal na internetové stránky jiných výrobců. Nebylo však úkolem Úřadu vyhledávat na těchto internetových stránkách konkrétní výrobky v předmětné šedo-oranžové kombinaci, navíc bez záruky, že v téže podobě se tyto internetové stránky nalézaly i v době podání návrhu. 7. Předseda ÚPV shledal nedůvodným tvrzení žalobce, že po něm Úřad požadoval důkazy, k nimž žalobce neměl přístup. Zrušení ochranné známky je závažným zásahem do práv jejího vlastníka, a proto bylo třeba důvěryhodně doložit např. objemy prodejů konkrétních výrobků obsahujících šedo-oranžovou kombinaci tvořící napadenou ochrannou známku v konkrétním ča